분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <bmssanofi.com>이고, 분쟁도메인이름은 Cydentity, Inc. dba Cypack.com에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2007년 7월 3일 전자서면으로, 2007년 7월 9일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2007년 7월 8일 해당 서류의 수령을 통지하였다.
센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2007년 7월 5일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 7월 6일 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었고, 등록약관의 언어가 한국어라는 점을 확인해주었다.
신청인이 2007년 7월 16일 센터에 제출한 행정절차 개시 보류 요청에 따라 본 행정절차가 30일간 정지되었고, 이후 신청인이 2007년 8월 16일 센터에 제출한 행정절차 재개 요청에 따라 본 행정절차가 재개되었다.
센터는 2007년 8월 20일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2007년 8월 20일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2007년 9월 9일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2007년 9월 13일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 조정욱 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 9월 28일 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청인은 세계적으로 널리 알려진 다국적 제약회사로 대한민국을 포함한 아시아 유럽 등의 국가에서 SANOFI 등록상표를 1992년부터, 그리고 SANOFI-AVENTIS 등록상표를 2004년부터 보유하고 있으며, <sanofi.com> 및 <sanofi-aventis.com> 등을 포함한 다수 도메인 이름도 등록 및 사용하고 있다. 한편, 신청인의 경쟁 회사인 Bristol-Myers Squibb(BMS)와 신청인간 합병 가능성에 대한 기사가 2007년 1월 31일 언론을 통해 발표된 바가 있다. 분쟁도메인이름은 2007년 2월 6일 피신청인 명의 아래 등록되었다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
신청인의 주장에 따르면 분쟁도메인이름을 구성하고 있는 “sanofi” 부분은 신청인의 상표와 동일, 유사하고, “bms”는 신청인의 경쟁 제약 그룹인 Bristol-Myers Squibb의 약어에 해당하므로, 분쟁도메인이름과 신청인의 SANOFI 상표와는 혼동을 초래할 정도로 유사하다.
신청인의 주장에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 어떠한 권리나 이익을 가지고 있지 아니하다. 또, 피신청인은 신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 대가를 요구하는 등 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용한 것이다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위 주장에 대한 답변서를 제출하지 않았고, 본 행정절차 개시 전 2007년 7월 8일 피신청인이 센터로 발송한 전자우편을 통하여 분쟁도메인이름의 소유권 양도 의사를 표시한 바 있다.
6. 검토 및 판단
본 결정문은 절차규칙 제 11조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성한다.
규정 제 4조(a)항에 따라 신청인은 다음 요건을 입증하여야 한다.
(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점; 및
(2) 피신청인(도메인이름 보유자)이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 점; 및
(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 점.
A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름의 주요부분을 구성하고 있는 “sanofi” 부분은 신청인의 SANOFI 상표와 동일, 유사하므로, 분쟁도메인이름은 신청인의 위 상표와 혼동을 초래할 정도로 유사하다.
분쟁도메인이름 중 신청인의 SANOFI 상표와 동일한 명칭을 결합하고 있는 “sanofi”에 “bms”가 부가되어 있으나, 이와 같은 부가어(“bms”)의 추가만으로 분쟁도메인이름과 상표간에 유사성이 부인되지 않는다고 판단된다. 다수의 UDRP 패널이 단순히 신청인의 상표에 다른 문자를 추가한 것만으로는 유사성이 부인되지 않는다는 취지의 결정을 하고 있다 (NBC Universal, Inc.Universal Studios LLP v. Junak Kwon,
WIPO Case No. D2004-0764; Viacom International Inc. v. Beomjoon Park,
WIPO Case No. D2001-0220 등).
따라서, 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.
B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인이 센터에 제출한 관련 증거와 자료에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단된다. 또, 센터에 제출된 2007년 7월 8일 피신청인의 이메일에는 피신청인 스스로 “(중략)…문제가 있다면 도메인 소유권을 넘겨 드리겠습니다”라는 내용의 의사표시를 하였다. 또, 피신청인은 신청인의 주장 및 입증에 대하여 아무런 반론이나 항변도 한 바 없다.
따라서, 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)항의 요건이 충족된 것으로 판단된다.
C. 피신청인의 부정한 목적
피신청인은 다음의 각 항을 종합하여 고려할 때 부정한 목적으로 분쟁도 메인이름을 등록, 사용한 것이라고 판단된다: (i) 신청인의 SANOFI 및 SANOFI-AVENTIS 상표는 대한민국과 세계에 널리 알려져 있다는 점; (ii) 피신청인은 특별한 권리나 정당한 이익 없이 분쟁도메인이름을 등록, 사용하였다는 점; (iii) 피신청인은 ‘신청인과 Bristol-Myers Squibb사와 합병가능성’에 대한 언론보도가 있은 후 신청인의 상표와 Bristol-Myers Squibb사의 약어에 해당하는 bms를 결합하여 분쟁도메인이름을 등록하였다는 점(관련 UDRP 결정 참고 Allianz Ag And Dresdner Bank Ag v. Comofer S.L.,
WIPO Case No. D2001-1398; Allianz AG and Dresdner Bank AG v. MIC,
WIPO Case No. D2001-1298); (iv) 2007년 3월 28일자 피신청인 발신의 이메일에 의하면, 분쟁도메인이름의 양도대가로 5,000 달러를 제시하였다는 점; 그리고, (v) 2007년 7월 27일 피신청인이 등록기관에 보낸 메일에서 “(중략)… 문제가 있다면 도메인 소유권을 넘겨드리겠습니다”라는 내용의 의사표시를 하였다는 점 등.
따라서, 본 패널은 위 사실에 기초하여 규정 제4조 (a)(iii)호의 요건이 충족된 것으로 판단한다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 신청인의 신청과 같이 분쟁도메인이름 <bmssanofi.com> 을 등록 말소할 것을 결정한다.
조정욱 단독패널위원
일자: 2007년 10월 8일
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