Reclamantul este Herbalife International, Inc. din Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii, reprezentat de către Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, România.

Pârâtul este Frecățeanu Mihai Emilian din Slobozia, Ialomiţa, România.

2. Numele de domeniu şi Registratorul

Nume de domeniu în litigiu este <herbaliferomania.ro> înregistrat la ROTLD (“Registratorul”).

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 9 iulie 2013. La data de 9 iulie 2013 Centrul a trimis către ROTLD o cerere prin e-mail solicitându-i acestuia o verificare cu privire la nume de domeniu în litigiu. La data de 11 iulie 2013, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca deținător al numelui de domeniu în litigiu şi furnizând datele de contact ale acestuia. Reclamantul a depus o rectificare la Plângere la data de 18 iulie 2013.

Centrul a verificat dacă Plângerea împreună cu rectificările făcute acesteia îndeplineasc cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Politica”), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”) şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea şi procedurile au început la data de 18 iulie 2013.

Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 7 august 2013. Pâratul nu a formulat Răspuns. Drept urmare Centrul a notificat Pârâtul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile la data de 8 august 2013.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 22 august 2013. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de Acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Limba procedurii este cea română.

4. Situaţia de fapt

Reclamantul își desfașoară activitatea la nivel internațional și se ocupă cu producerea și comercializarea de produse cosmetice și suplimente nutritive. Această activitate este desfașurată din 1980 sub numele “herbalife”. Reclamantul a făcut investiții substanțiale în marca sa HERBALIFE și își desfașoară activitatea în mai mult de 85 de țări din întreaga lume.

Reclamantul deține înregistrări pentru marca HERBALIFE în multe țări din lume, inclusiv în România – de exemplu:

- marca națională verbală HERBALIFE nr. 020216 depusă pe 7 ianuarie 1993 pentru bunuri în clasele 3, 5;

- marca națională combinată HERBALIFE nr. 020465 depusă pe 7 ianuarie 1993 pentru bunuri în clasele 3, 5; și

- marca națională verbală HERBALIFE nr. 023118 depusă pe 12 octombrie 1994 pentru bunuri în clasele 30, 32.

Reclamantul operează numeroase website-uri printre care și “www.herbalife.com” și “www.herbalife.ro”.

Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 10 mai 2007. La momentul depunerii Plângerii, pe pagina web accesată prin intermediul numelui de domeniu în litigiu era postat un anunț în sensul că website-ul a fost mutat pe pagina web disponibilă la adresa “www.herbalrom.ro”; pe această pagină Pârâtul se prezenta ca fiind distribuitor al produselor Reclamantului și afișa marca și însemnele Reclamantului.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamantul

Reclamantul susține că fiecare dintre cele trei elemente specificate în paragraful 4(a) din Politică sunt întrunite în prezentul caz, după cum urmează:

(i) Numele de domeniu în litigiu <herbaliferomania.ro> este similar până la confuzie cu marca sa HERBALIFE:

Numele de domeniu în litigiu combină marca Reclamantului în întregime cu termenul nedistinctiv “romania” iar astfel, utilizatorii de Internet pot interpreta, în mod eronat, ca Pârâtul este divizia locală sau un distribuitor autorizat al Reclamantului.

Riscul de confuzie este accentuat de faptul că pe website-ul pe care sunt redirecționați utilizatorii de Internet care accesează numele de domeniu în litigiu Pârâtul folosește fără drept marca Reclamantului și o serie de elemente specifice acestuia (culoarea verde, elementul figurativ frunză), elemente care sunt afișate pe website-urile oficiale ale Reclamantului.

(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu:

Reclamantul nu este afiliat cu Pârâtul și nu l-a autorizat niciodată pe acesta să înregistreze numele de domeniu în litigiu sau să utilizeze în vreun mod marca sa HERBALIFE. Pârâtul nu este un distribuitor autorizat al Reclamantului, nu este cunoscut în mod obișnuit după numele de domeniu în litigiu, nu a desfășurat vreodată o activitate legitimă utilizând numele de domeniu în litigiu și Pârâtul nu efectueaza o utilizare necomercială legitimă sau de bună-credință a numelui de domeniu în litigiu. Pârâtul nu deține nicio marcă sau cerere de marcă pentru sau care conține cuvântul “herbalife”.

Reclamantul susține că Pârâtul a utilizat numele de domeniu în litigiu să redirecționeze clienții către websiteul sau “www.herbalrom.ro” în scopul de a vinde produsele Reclamantului în timp ce astfel de produse sunt distribuite prin distribuitori autorizați independenți iar Pârâtul nu deține această calitate. De asemenea, Pârâtul este o persoana fizică și, conform normelor legale aplicabile, acesta nu poate desfașura activități comerciale fără a fi înregistrat la autoritățile competente.

În plus, pe pagina web accesată de către utilizatorii de Internet, Pârâtul afirmă în mod fals că este un distribuitor independent al Reclamantului și afișează fără drept marca și elemente specifice ale Reclamantului.

(iii) Numele de domeniu în litigiu <herbaliferomania.ro> a fost înregistrat și este utilizat cu rea-credință:

Marca Reclamantului este fantezistă și renumita la nivel mondial iar ca atare Pârâtul nu poate susține necunoașterea existenței mărcii HERBALIFE la data înregistrării numelui de domeniu în litigiu. Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în 2007, la mult timp după înregistrarea primei mărci naționale HERBALIFE în România în 1993 și începerea activității Reclamantului sub această marcă în anul 1980.

În continuare, folosirea de către Pârât a mărcilor Reclamantului în scopul de a promova produse care sunt vândute în mod obișnuit de către Reclamant este o dovadă clară ca Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu cunoscând mărcile și produsele Reclamantului, și, ulterior, a intenționat să comercializeze valoarea acestor mărci.

Pârâtul folosește numele de domeniu în litigiu cu rea-credință deoarece nu există vreo afiliere cu Reclamantul, iar Pârâtul, prin alegerea și folosirea numelui de domeniu în litigiu atrage, pentru câștig propriu, utilizatori către website-ul său, prin crearea unui risc de confuzie cu mărcile Reclamantului. Astfel, Pârâtul face afirmații false cu privire la relația sa cu Reclamantul și afișează fără drept marca și însemnele Reclamantului.

În plus, când a fost contactat de către reprezentantul Reclamantului, Pârâtul a solicitat pentru transferul numelui de domeniu în litigiu și a altor două nume de domenii (despre care Reclamantul nu a cerut vreo ofertă) suma de 108.000 Euro (o suta opt mii Euro), ceea ce reprezintă o sumă considerabilă în exces față de costurile directe legate de înregistrarea unui nume de domeniu în zona <.ro>.

B. Pârâtul

Părâtul nu a răspuns la susţinerile Reclamantului.

6. Discuţii şi Constatări

Paragraful 15(a) din Reguli sfătuiește Completul să “decidă o plângere pe baza declarațiilor și a documentelor depuse și în conformitate cu Politica, aceste reguli și orice alte reguli și principii de drept pe care Ie consideră aplicabile.”

În conformitate cu paragraful 4(a) din Politică, pentru a obține transferul sau anularea numelui de domeniu în litigiu, Reclamantul trebuie să dovedească întrunirea cumulativă a celor trei circumstanțe enumerate mai jos:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar și duce la confuzie cu o marcă cu privire la care Reclamantul are drepturi;

(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; și

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit de catre Pârât cu rea-credință.

Lipsa unui răspuns din partea Pârâtului nu duce în mod automat la emiterea unei decizii în favoarea Reclamantului, acesta din urmă trebuie să dovedească existența cumulativă a celor trei elemente menționate în paragraful 4(a) din Politică, așa cum am menționat mai sus.

Pe cale de consecință, în continuare, Completul va analiza eventuala întrunire a celor trei elemente în speța de față.

A. Nume de domeniu în litigiu identic sau suficient de similar astfel încât să producă confuzie cu marca

La această cerință, Reclamantul trebuie să dovedească două aspecte, anume: că are drepturi cu privire la o marcă, și, mai departe, că numele de domeniu în litigiu este identic sau suficient de similar astfel încât produce confuzie cu marca sa.

Reclamantul are drepturi cu privire la marca HERBALIFE, deținând înregistrări la nivel mondial, inclusiv în România din anul 1993 unde Pârâtul este aparent domiciliat.

Partea dominantă din numele de domeniu în litigiu, <herbaliferomania.ro>, încorporează în întregime marca și numele comercial al Reclamantului HERBALIFE.

În plus față de aceasta, numele de domeniu în litigiu conține termenul generic “romania”, o indicație geografică –nume de țară care nu îi poate servi Parâtului să eludeze testul de similaritate efectuat între numele de domeniu în litigiu și marca Reclamantului.

Numeroase complete administrative de soluționare a disputelor privind numele de domenii au considerat că adăugarea unor cuvinte generice sau descriptive unor mărci nu sunt suficiente pentru a evita stabilirea unei similarități care duce la confuzie și nu schimbă impresia generală că un nume de domeniu nu ar fi similar și ar duce la confuzie cu marca reclamantului (a se vedea cazurile Telstra Corporation Limited v. Peter Lombardo, Marino Sussich and Ray Landers, Cazul OMPI nr. D2000-1511; Nike, Inc. v. Farrukh Zia, Cazul OMPI nr. D2000-0167; Revlon Consumer Products Corporation v. Domain Manager, PageUp Communications, Cazul OMPI nr. D2003-0602; Sanofi-Aventis, Aventis Inc. v. Searchology, Domain Registrant, Cazul OMPI nr. D2007-0889; Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez, Cazul OMPI nr. D2009-0434; Revlon Consumer Products Corporation v. Vladimir Sangco,Cazul OMPI nr. D2010-1774; Revlon Consumer Products Corporation v. IONE Inc., Cazul OMPI nr. D2010-1000).

În continuare, este bine-stabilit în deciziile anterioare ale completelor administrative de soluționare a disputelor privind numele de domenii faptul că prezența sau absența semnelor de punctuație (e.g., linii, puncte) într-un nume de domeniu și indicatorii de nume de domenii generici sau de țară (e.g., “.com”, “.info”, “.net”, “.ro”, “.it”) sunt irelevanți când evaluam similitudinea până la confuzie între o marcă și un nume de domeniu.

Pe cale de consecință, Completul decide că primul element din Politică este întrunit, și că Reclamantul a demonstrat faptul că numele de domeniu în litigiu este similar și duce la confuzie cu marca sa HERBALIFE, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi şi interese legitime

Cu privire la acest element din Politică, Reclamantul a demonstrat prima facie în acest caz că nu are vreo relație cu Pârâtul și că nu i-a acordat acestuia niciun drept să înregistreze și să utilizeze marca HERBALIFE. Ca urmare, în conformitate cu deciziile administrative anterioare legate de disputele privind numele de domenii, sarcina probei cu privire la acest element se transferă Pârâtului care trebuie să demonstreze drepturile și interesele sale legitime în legatură cu numele de domeniu în litigiu.

Deși corect notificat de către Centru, Pârâtul a ales sa nu transmită niciun răspuns în prezenta procedură. În fapt, conform notelor curierului, Pârâtul a refuzat livrarea documentelor tipărite din această procedură administrativă (în orice caz le-a primit în format electronic). Având în vedere și celelalte circumstanțe ale cazului de față, atitudinea Pârâtului poate duce la concluzia că nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. A se vedea de asemenea Alcoholics Anonymous World Services, Inc., v. Lauren Raymond, Cazul OMPI nr. D2000-0007; The Great Eastern Life Assurance Company Limited v. Unasi Inc., Cazul OMPI nr. D2005-1218; Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S, Cazul OMPI nr. D2000-0011.

În continuare, nu este nicio dovadă în fața Completului care să sugereze faptul că Pârâtul a efectuat o utilizare bona fide a numelui de domeniu în litigiu, sau că ar fi fost cunoscut după numele de domeniu în litigiu, sau că ar desfășura activități necomerciale legitime sau de bună-credință a numelui de domeniu în litigiu.

În fapt, Pârâtul utilizează numele de domeniu în litigiu pentru a redirecționa utilizatorii de Internet către un alt website unde Pârâtul vinde produse sub marca HERBALIFE. În continuare, în acest caz, prezumând că toate produsele oferite spre vânzare sau o parte dintre acestea sunt produse originale Herbalife, întrebarea cheie la acest element este dacă utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârât pentru această revânzare echivalează cu oferta de vânzare de bună-credință prevazută în paragraful 4(c)(i) din Politică. Opinia curentă a deciziile completelor administrative cu privire la acest aspect este rezumată în paragraful 2.3 a Selectiei OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire Întrebări UDRP Selectate, Ediția a doua (“Selectia OMPI 2.0”) după cum urmează:

“În mod normal, un vânzător la mâna a doua sau un distribuitor poate oferi spre vânzare bunuri și servicii cu bună-credință iar astfel să aibă interese legitime cu privire la un nume de domeniu dacă utilizarea sa întrunește anumite criterii. Aceste criterii includ în mod normal oferirea spre vânzare a bunurilor și serviciilor originale, utilizarea website-ului spre a vinde numai bunuri sub marca respectivă și ca pe website să se dezvăluie corect și vizibil relația deținătorului website-ului cu titularul mărcii.”

Acest sumar este axat pe decizii ale completelor precum Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Cazul OMPI nr. D2001-0903 și Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc.,Cazul OMPI nr. D2002-0095. Cel puțin o condiție enumerată nu este satisfăcută în prezentul caz: pe website-ul corespunzător pe care este redirecționat utilizatorul de Internet sunt indicații false cu privire la relația dintre Reclamant și Pârât, respectiv numeroase anunțuri afișate pe website-ul Pârâtului îl prezintă pe Pârât ca fiind “distribuitor independent” al Reclamantului, fapt care este vehement contestat în Plângere.

Având în vedere aceste aspecte, Completul decide că al doilea element din Politică este întrunit, și că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(ii).

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credinţă

Paragraful 4(a)(iii) din Politică prevede reaua-credință atât la înregistrarea cât și la utilizarea numelui de domeniu în litigiu.

Când analizăm reaua-credință la înregistrare, următoarele aspecte trebuie avute în vedere (1) dacă Pârâtul avea cunoștință despre Reclamant și marca acestuia, și (2) dacă Pârâtul a intenționat să profite de confuzia provocată de similaritatea dintre numele de domeniu în litigiu și marca Reclamantului (a se vedea Avon Products, Inc. v. Mary Ultes, Cazul OMPI nr. D2009-0471).

Marca Reclamantului este utilizată încă din anul 1980 și este înregistrată în multe țări din întreaga lume, inclusiv în România din anul 1993, unde Pârâtul este aparent domiciliat. Marca HERBALIFE nu are vreun înțeles anume în engleză sau română iar de aceea este distinctivă pentru bunurile revendicate.

Numele de domeniu în litigiu <herbaliferomania.ro> a fost înregistrat în anul 2007 și include în întregime marca distinctivă a Reclamantului.

Chiar dacă nu a avut nicio reacție la prezenta procedură, poziția Pârâtului a fost furnizată ca Anexa 9 la Plângere, răspunsul prin email la solicitarea Reclamantului de a i se transfera numele de domeniu în litigiu efectuată înainte de prezentele proceduri. Astfel, Pârâtul pretinde că a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu bună-credință deoarece mama sa era un distribuitor autorizat al Reclamantului și deoarece dorea să obțină profit financiar din vânzarea bunurilor Reclamantului. Fără acordul Reclamantului de a îi utiliza marca și de a înregistra nume de domenii care curpind marca HERBALIFE, această înregistrare nu poate fi considerată ca fiind un comportament de bună-credință iar, în același timp, confirmă faptul că Pârâtul avea cunoștință de marca și afacerea Reclamantului, Pârâtul nu este un distribuitor autorizat al Reclamantului și că Pârâtul a inclus marca HERBALIFE în numele de domeniu în litigiu pentru a atrage utilizatori de Internet pe portalul său web pentru profit personal.

La momentul depunerii Plângerii, utilizatorii de Internet care accesau numele de domeniu în litigiu erau redirecționați către un alt website deținut de către Pârât pe care acesta vindea produse promovate ca fiind bunuri Herbalife.

Pârâtul utilizează fără acord marca distinctivă a Reclamantului în vederea atragerii de utilizatori de Internet care caută afacerea Reclamantului pentru a genera trafic pe portalul său și pentru a obține profit comercial din impresia falsă creata utilizatorilor de Internet cu privire la posibila afiliere sau legătură a sa cu Reclamantul. Această impresie este adâncită prin utilizarea mărcii Reclamantului în numele de domeniu în litigiu și conținutul websiteului pe care este redirecționat utilizatorul de Internet la accesarea numelui de domeniu în litigiu, inclusiv marca și însemnele specifice Reclamantului, și declarații care indică faptul că Pârâtul este distribuitor al Reclamantului.

Paragraful 4(b)(iv) din Politică prevede că utilizarea unui nume de domeniu pentru a încerca cu intenție “atragerea, pentru câștig comercial, utilizatorilor de Internet pe website-ul [Pârâtului] sau la alta locație on-line, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantului cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea, sau cumva garantarea website-ului sau locației sau a produselor/serviciilor [Pârâtului] pe website-ul sau la locația [Pârâtului]” sunt dovezi de înregistrare și utilizare cu rea-credință”.

Având în vedere că numele de domeniu în litigiu include marca Reclamantului și că website-ul utilizat prin accesarea numelui de domeniu în litigiu afișează marca și bunurile Reclamantului, Completul apreciază că întradevăr Pârâtul a intenționat să inducă în eroare utilizatorii de Internet care accesau website-ul corespunzător numelui de domeniu în litigiu care puteau crede că s-ar afla pe un website afiliat sau cumva aprobat de către Reclamant, pentru câștigul său personal.

În continuare, Pârâtul a oferit Reclamantului vânzarea numelui de domeniu în litigiu și a altor două domenii pentru suma de 108.000 Euro, o sumă pe care Completul o consideră excesivă în raport cu orice costuri ar fi putut avea Pârâtul în legătură cu înregistrarea și administrarea numelui de domeniu în litigiu. Acesta poate constitui de asemenea comportament de rea-credință. Însă, paragraful 4(b)(i) din Politică prevede că înregistrarea numelui de domeniu în litigiu trebuie să fie facută în primul rând pentru scopul de a-l revinde, transfera pentru o sumă considerabilă în exces față de costurile demonstrabile direct legate de numele de domeniu în cauză. Astfel, întrebarea care se pune în acest caz este dacă avem dovezi care indică faptul că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în primul rând pentru a-l revinde, închiria, sau transfera în alt mod Reclamantului. Conform răspunsului Pâratului la abordarea Reclamantului de a-i transfera numele de domeniu în litigiu (Anexa 9 la Plângere), Pârâtul pretinde că a înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru a crește vânzările afacerii mamei sale ca distribuitor autorizat al Reclamantului. Dacă ar fi să credem aceste afirmații ale Pârâtului, nu am putea considera că scopul principal al înregistrării numelui de domeniu în litigiu a fost de a-l revinde ulterior Reclamantului, ci acela de a profita pe nedrept de marca și reputația bine stabilită pe piața de profil a Reclamantului și de a exploata aceste bunuri fără drept și fără acordul Reclamantului în scopul de a obține profituri personale.

Chiar dacă paragraful 4(b)(i) din Politică nu ar fi aplicabil în acest caz, pentru a demonstra al treilea element este suficient să avem întrunite condițiile unei singure ipoteze de comportament de rea-credință, și anume cel prevăzut de paragraful 4(b)(iv) din Politică detaliat mai sus.

Pe cale de consecință, Completul decide că al treilea element din Politică este întrunit, și că Reclamantul a demonstrat faptul că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este utilizat cu rea-credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele mai sus enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca nume de domeniu în litigiu <herbaliferomania.ro> să fie transferat Reclamantului.

Marilena Comănescu
Membru Unic
Data: 1 septembrie 2013