Eiser is de v.o.f. L.M.N. Engineering, tevens handelend onder de naam NewFigure uit Zoetermeer, Nederland, vertegenwoordigd door Versteeg Wigman Sprey advocaten, Nederland.

Verweerder is NewFysic B.V. uit Amstelveen, Nederland, vertegenwoordigd door Langerak Van Roest Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <newfigure.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Provider.nl.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 8 februari 2018. Het Instituut heeft op 9 februari 2018 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 februari 2018 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 februari 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 maart 2018. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 6 maart 2018.

Op 9 maart 2018 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 21 maart 2018 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Vervolgens heeft Eiser op 23 maart 2018 per e-mail een brief met nadere informatie en toelichting op de Eis, tevens reactie op het Verweerschrift (met acht aanvullende bijlagen) ingediend (de “Reactie op het Verweerschrift”). Verweerder heeft bezwaar gemaakt tegen het toelaten van deze Reactie op het Verweerschrift.

4. Procedurele opmerkingen

Toelaatbaarheid Reactie op het Verweerschrift

Allereerst zal moeten worden beslist op de toelaatbaarheid van de Reactie op het Verweerschrift.

Uitgangspunt van de Regeling is dat het debat is geconcentreerd in één schriftelijke ronde. Hiermee dienen partijen rekening te houden bij het opstellen van hun stukken. Artikel 12.1 van de Regeling bepaalt dat de schriftelijke procedure is gesloten na benoeming van de Geschillenbeslechter, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd of die zijn toegelaten tot de gedingstukken worden gerekend. Op dit uitgangspunt kan een uitzondering worden gemaakt ingeval bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De Reactie op het Verweerschrift is door Eiser ingediend nadat de schriftelijke procedure was gesloten. Tot het indienen daarvan is Eiser niet uitgenodigd. Eiser heeft geen bijzondere omstandigheden gesteld, die tot het toch toelaten van een nader stuk van de zijde van Eiser zouden kunnen nopen, noch is daarvan gebleken.

De Geschillenbeslechter ziet derhalve geen reden de Reactie op het Verweerschrift alsnog toe te laten; het zal niet tot de gedingstukken worden gerekend.

Verzoek tot Schorsing

Verweerder heeft vanwege procedure(s) bij de burgerlijke rechter verzocht de onderhavige procedure te schorsen totdat de burgerlijke rechter heeft beslist. Verweerder voert daartoe aan dat in een door Verweerder aanhangig gemaakte kort geding procedure Eiser in reconventie dezelfde eis heeft gesteld als in onderhavige procedure, te weten overdracht van de Domeinnaam. Aangezien Eiser in zijn Eis mededeelt hoger beroep te zullen instellen in de kort geding procedure, is dezelfde eis nog onder de rechter. Daarnaast ligt het volgens Verweerder voor de hand dat deze eis ook in een bodemprocedure het onderwerp van geschil zal zijn. In het vonnis in kort geding is bepaald dat de bodemprocedure binnen zes maanden na vonnisdatum dient te worden ingesteld.

De Regeling bevat geen bepalingen die voorzien in het schorsen van de procedure (anders dan in de situatie voorzien in artikel 19.3, die zich hier niet voordoet). De Toelichting op de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen vermeldt bij artikel 17 enkel dat het aan het Instituut, de mediator of de Geschillenbeslechter is om te bepalen welke gevolgen het voorleggen van hetzelfde geschil aan de gewone rechter voor de procedure heeft, zonder dat deze Toelichting daaraan overigens enige invulling geeft.

De eventuele bodemprocedure kan niet worden afgewacht. De procedure zoals in de Regeling voorzien, wordt gekenmerkt door korte termijnen. De mogelijkheid van een schorsing van de procedure wordt enkel genoemd in artikel 19.3 en ook in dat geval wordt enkel voor een beperkte tijd geschorst. In een procedure die erop gericht is partijen snel duidelijkheid te verschaffen, past niet dat een zaak voor langere duur of voor onbepaalde tijd wordt geschorst.

Verder volgt uit artikel 21 van de Regeling dat deelname aan de geschillenregeling verweerder noch eiser ervan hoeft te weerhouden de kwestie buiten deze regeling aan de rechter voor te leggen. Het domeinnaamgeschil kan dus naast een burgerlijke procedure plaatsvinden.

Daarbij komt dat het beoordelingskader anders is. De burgerlijke rechter oordeelt binnen het kader van het civiele recht, zoals artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek of de Handelsnaamwet. Dat is een ander beoordelingskader dan de meer specifieke Regeling, waardoor de uitkomst van beide procedures ook anders kan zijn.

Alles in overweging nemende, wijst de Geschillenbeslechter het verzoek tot schorsing af.

5. Feitelijke Achtergrond

Op 11 januari 2003 is de Domeinnaam door de rechtsvoorganger van Verweerder geregistreerd. Verweerder is voortgekomen uit een doorstart van het in 2008 gefailleerde New Figure Clinics B.V. Bij de doorstart heeft Verweerder onder andere domeinnamen van New Figure Clinics B.V. gekocht. Een daarvan was de Domeinnaam. Tot 18 januari 2011 voerde Verweerder de statutaire naam en handelsnaam New Figure Clinics B.V. Daarna is hij overgestapt op zijn huidige statutaire naam en handelsnaam NewFysic B.V. en voert hij niet meer een handelsnaam waarin New Figure voorkomt.

Eiser is houder van het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer 0850791, ingeschreven op 10 november 2009, waarin “NFZ NewFigure” in gestileerde letters voorkomt, hierna te noemen het “Merk”.

Op 5 februari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in voornoemd kort geding tussen partijen. De vordering van Eiser, overdracht van de Domeinnaam, is daarbij afgewezen.

6. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser houdt zich bezig met de exploitatie van een afslankmethode waarvan begeleiding en de verkoop van voedingssupplementen deel uitmaken.

Eiser beroept zich op zijn handelsnaam en zijn beeldmerk.

Eiser handelt sinds 2006 onder de handelsnaam NewFigure (al dan niet met diverse toevoegingen). Daarvoor heeft Eiser in 2006 toestemming gekregen van NewFigure Clinic B.V. Tegen dit gebruik is nooit bezwaar gemaakt, ook niet door Verweerder. De Domeinnaam is gelijk aan de handelsnaam en aan de tekst in het beeldmerk van Eiser.

Verweerder heeft tot 2011 de handelsnaam NewFigure Clinics gebruikt, daarna niet meer. De handelsnaam is op 18 januari 2011 ook uit het handelsregister uitgeschreven. Verweerder heeft derhalve geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam.

De registratie en/of het gebruik van Domeinnaam is te kwader trouw. Verweerder heeft sinds 2010 geen website direct onder de Domeinnaam. Wel is de eigen naam van Verweerder als keyword aan de domeinnaam gekoppeld. Tevens laat Verweerder de URL doorverwijzen naar zijn eigen website. Daarmee worden bezoekers en (potentiële) klanten van de website van Eiser naar de website van Verweerder geleid, waarop concurrerende producten worden aangeboden.

B. Verweerder

Verweerder houdt zich ook bezig met de exploitatie van een afslankmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van coaching, begeleiding en verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en mineralen, zowel via Internet als via verkooppunten in Nederland.

Verweerder stelt dat hij, alsmede zijn rechtsvoorganger, New Figure Clinic B.V., een ouder recht hebben dat zij rechtmatig hebben verkregen. De Domeinnaam is al sinds 2003 in gebruik door de rechtsvoorganger van Verweerder. Destijds werd NewFigure dus al als handelsnaam gebruikt voor de onderneming. In 2008 heeft Verweerder alle ondernemingsactiviteiten, waaronder de Domeinnaam, gekocht uit de boedel van het faillissement van de rechtsvoorganger.

Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij een ouder recht heeft en enig recht dat Eiser meent te hebben is op onrechtmatige wijze verkregen. Pas in 2006 is Eiser namelijk begonnen met huidige ondernemingsactiviteiten. Er is in dat jaar korte tijd een samenwerking geweest met de rechtsvoorganger van Verweerder, omdat Eiser als franchisenemer aan de slag zou gaan. Nadat de samenwerking was geëindigd, is Eiser onder eigen naam en zonder toestemming de activiteiten blijven voortzetten. Verweerder ontkent dat Eiser in 2006 toestemming heeft gekregen voor het gebruik van de handelsnaam NewFigure en stelt dat Eiser zich de handelsnaam onrechtmatig heeft toegeëigend.

Verweerder stelt dat de Domeinnaam al geregistreerd werd voordat Eiser met zijn onderneming begon. De handelsnaam “NewFigure” wordt ook al sinds 2003 gebruikt door de rechtsvoorganger van Verweerder. Tot 2011 heeft Verweerder de naam “NewFigure” als handelsnaam voor zijn onderneming gevoerd (al dan niet in combinatie met toevoegingen). Verweerder heeft de handelsnaam en de Domeinnaam voor veel geld gekocht en wenst deze te behouden. De Domeinnaam is aan de onderneming verbonden omdat Verweerder tot 2011 zijn onderneming voerde onder de naam “NewFigure Clinics B.V.”. Dit is ook onder het publiek (met name de klantenkring van Verweerder) bekend en Verweerder wenst via deze Domeinnaam op Internet gevonden te kunnen worden. Deze nawerking dient Verweerder ten goede te komen en niet Eiser. Verweerder heeft dus een legitiem belang om de Domeinnaam te behouden.

Van registratie en/of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is geen sprake. De rechtsvoorganger van Verweerder heeft de Domeinnaam al in 2003 geregistreerd en sindsdien ook de handelsnaam “NewFigure” gebruikt. De onderneming van Eiser bestond toen nog niet. Verweerder heeft de door hem in 2008 gekochte rechten te goeder trouw gebruikt. Het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder heeft ten doel de nawerking van de door Verweerder opgebouwde bekendheid van de handelsnaam ten goede te laten komen aan zijn onderneming. Daarnaast stelt Verweerder dat zij het doorverwijzen met het oogmerk doet om klanten die de Domeinnaam nog steeds actief gebruiken door te kunnen leiden naar zijn website. Verweerder heeft immers jarenlang de Domeinnaam gebruikt en tevens de gelijkluidende handelsnaam.

7. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:

a) de Domeinnamen zijn identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de Domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd of worden te kwader trouw gebruikt.

Eiser stelt sinds 2006 de handelsnaam NewFigure te hebben gevoerd. Eiser laat echter na daarvan bewijs over te leggen in de Eis, terwijl dit op zijn weg had gelegen, omdat het recht op een handelsnaam immers wordt gevestigd door gebruik. In het overgelegde, hiervoor genoemde vonnis van de rechtbank Amsterdam wordt echter als vaststaand aangenomen dat Eiser sinds maart 2006 de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer gebruikt. Uit de door Verweerder als bijlage 8 overgelegde brief d.d. 2 april 2007 van zijn advocaat aan Eiser, blijkt eveneens (uit de adressering) dat Eiser de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer gebruikte. Op grond hiervan zal de Geschillenbeslechter aannemen, dat Eiser de aanduiding NewFigure Clinic Zoetermeer als handelsnaam gebruikt.

Onbestreden is dat Verweerder tot 2011 de handelsnaam NewFigure Clinics heeft gebruikt, daarna niet meer. Het enkele geregistreerd houden van een domeinnaam vormt geen gebruik als handelsnaam. Nu niet is gesteld of gebleken dat die handelsnaam een zodanige bekendheid had dat deze in 2018 nog beschermenswaardige bekendheid bij het publiek geniet, moet er van worden uitgegaan, dat Verweerder zijn rechten met betrekking tot deze handelsnaam inmiddels door niet-gebruik heeft verloren.

Gesteld noch gebleken is dat Verweerder zich tegen het gebruik door Eiser van de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer met succes heeft verzet respectievelijk het staken van het gebruik heeft afgedwongen.

Daarmee staat ten behoeve van deze procedure voldoende vast dat Eiser rechthebbende is op de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer.

Daarnaast staat als onbestreden vast dat Eiser houder van het Merk is.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De ingeroepen handelsnaam luidt NewFigure Clinic Zoetermeer. Het ingeroepen Merk bestaat uit de gestileerde letters “NFZ NewFigure”.

De Domeinnaam bestaat uit de aan elkaar geschreven aanduiding “newfigure”, welke prominent voorkomt in zowel de handelsnaam als het Merk. Dat resulteert er in dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de handelsnaam en het Merk van Eiser dat er verwarring kan ontstaan met deze handelsnaam en het Merk.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft de Domeinnaam gekocht en wenst die te behouden omdat Verweerder meent dat de Domeinnaam, als overeenstemmend met zijn oude handelsnaam, onder zijn klanten nog steeds bekend is en hij zo op Internet ook gevonden wil kunnen worden.

Zoals hiervoor overwogen staat vast dat Verweerder na 2011 de handelsnaam NewFigure Clinics niet meer heeft gebruikt. Niet onderbouwd is dat de handelsnaam, nadat het gebruik ervan in 2011 is gestaakt, nog steeds bekend is bij de klantenkring van Verweerder. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de Domeinnaam.

Een ander belang waaruit een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam zou kunnen blijken, is niet gesteld of gebleken. Daarmee staat binnen de huidige procedure vast dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Sinds 2010 is geen website direct onder de Domeinnaam. Wel heeft Verweerder daaraan zijn eigen naam als keyword toegevoegd. Tevens heeft Verweerder (in ieder geval gedurende enige tijd) de Domeinnaam laten doorverwijzen naar zijn website “www.newfysic.nl”. Verweerder deed dit met het doel zijn klanten naar zijn website door te linken. Nu Verweerder echter geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam meer heeft, is het aan de Domeinnaam koppelen van zijn naam als keyword en het doorwijzen naar Verweerders website, waarop diensten/producten worden aangeboden die concurreren met de diensten/producten die Eiser aanbiedt, aan te merken als een gebruik te kwader trouw in de zin van de Regeling.

Ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling is derhalve voldaan.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <newfigure.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Deze uitspraak laat onverlet de huidige en toekomstige mogelijkheid voor Partijen om hun geschil aan de rechter voor te leggen en doet zodanig niet af aan de eventuele uitkomst daarvan.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 4 april 2018