WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Jemako International GmbH v. Minds, Perceptive

Zaaknr. DNL2014-0024

1. Partijen

Eiser is Jemako International GmbH uit Rhede, Duitsland, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

Verweerder is Minds, Perceptive uit Zeist, Nederland, vertegenwoordigd door de eenmanszaak iConsult in de persoon van de heer H. de Heer.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <jemako.nl> is geregistreerd bij SIDN via Internationale Domeinregistratie Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 18 juni 2014. Het Instituut heeft op 18 juni 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 juni 2014 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 juni 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 juli 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 17 juli 2014.

Op 24 juli 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 28 augustus 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 4 september 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de Duitse vennootschap Jemako International GmbH. Eiser houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van schoonmaakartikelen onder de merknaam JEMAKO.

Eiser beroept zich in deze procedure op het Gemeenschapswoordmerk JEMAKO (nr. 1276500), dat is gedeponeerd op 12 augustus 1999. Eiser is niet zelf de houder van deze merkregistratie, maar heeft een licentie verkregen op grond waarvan zij onderhavige procedure is gestart.

Verweerder is Perceptive Minds (in de WhoIs: Minds, Perceptive).

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 23 augustus 2000.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser

Eiser stelt onder het merk JEMAKO schoonmaaksystemen- en producten te ontwikkelen die via een netwerk van geaccrediteerde distributiepartners in verschillende landen worden verhandeld, waaronder Nederland.

Eiser stelt dat Gregor Kohlruss – de houder van Gemeenschapswoordmerk JEMAKO – aan Eiser een licentie heeft verleend op grond waarvan Eiser bevoegd is zelfstandig op te treden tegen merkinbreuk (en in die hoedanigheid ook onderhavige procedure mag voeren).

Eiser stelt voorts dat de Domeinnaam identiek is aan het merk JEMAKO waardoor er verwarring kan ontstaan tussen het merk en de Domeinnaam.

Recht en/of legitiem belang Verweerder

Volgens Eiser is Verweerder geen rechthebbende op de naam JEMAKO op grond van een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam. De onderneming van Verweerder wordt gedreven onder de naam 'Perceptive Minds', aldus Eiser.

Eiser stelt dat Verweerder een voormalig distributiepartner is van Eiser en dat de distributieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd op 31 mei 2014. Volgens Eiser heeft Verweerder op enig moment de Domeinnaam op legitieme wijze gebruikt, maar is daar sinds de beëindiging van de distributieovereenkomst geen sprake meer van en weigert Verweerder thans de Domeinnaam over te dragen aan Eiser. Eiser verwijst voorts naar enkele bepalingen uit de door haar overgelegde distributieovereenkomst waarin is vastgelegd dat Verweerder geen domeinnaam mag houden waarvan het merk JEMAKO onderdeel uit maakt.

Kwade trouw Verweerder

Eiser stelt dat het aannemelijk is dat Verweerder als voormalig verkoper van de producten van Eiser op de hoogte was van het bestaan van het merk JEMAKO van Eiser.

Volgens Eiser moet, zelfs wanneer de registratie van de Domeinnaam te goeder trouw zou zijn geweest, het huidige gebruik van de Domeinnaam als te kwader trouw worden aangemerkt. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt vanaf het moment dat de samenwerking tussen partijen werd beëindigd. Volgens Eiser wordt de Domeinnaam thans gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website te leiden, daarbij gebruikmakend van de mogelijke verwarring tussen de Domeinnaam en het merk van Eiser. Eiser stelt dat Verweerder ten onrechte de indruk wekt aan Eiser gelieerd te zijn.

B. Verweerder

Rechten van Eiser

Volgens Verweerder is het door Eiser ingeroepen merk later geregistreerd dan de Domeinnaam. Voorts stelt Verweerder dat de onderneming van Verweerder eerder is ingeschreven (bij de KvK) dan de onderneming van Eiser in Duitsland. Eiser kan Verweerder niet verplichten de Domeinnaam over te dragen, aldus Verweerder.

Recht en/of legitiem belang Verweerder

Verweerder stelt geen voormalig distributiepartner te zijn van Eiser en niets met Eiser te maken te hebben. Volgens Verweerder is de door Eiser overgelegde – en thans beëindigde – distributieovereenkomst gesloten tussen Eiser en mevrouw T. de Heer, die handelde op eigen naam en rekening. Verweerder stelt om die reden aan geen enkele bepaling van de distributieovereenkomst te zijn gebonden.

Verweerder stelt de Domeinnaam nog altijd legitiem te gebruiken.

Kwade trouw Verweerder

Verweerder stelt dat Eiser wist dat de Domeinnaam reeds was vastgelegd toen men het merk liet registreren. Volgens Verweerder heeft Eiser gedreigd de distributieovereenkomst met T. de Heer op te zeggen indien de Domeinnaam niet om niet zou worden overgedragen. Nadat de Heer dit weigerde, heeft Eiser de distributieovereenkomst beëindigd, aldus Verweerder.

Verweerder stelt onder gebruikmaking van de Domeinnaam – uitsluitend – Jemako producten te verkopen in Nederland en België, maar dat Eiser naar aanleiding van het onderhavige geschil gestopt is Verweerder nog langer te beleveren. Verweerder stelt in dit verband te overwegen via de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam in de toekomst ook andere dan Jemako producten te zullen gaan verkopen indien Eiser blijft weigeren Verweerder te beleveren.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich in deze procedure op Gemeenschapsmerk JEMAKO ("het Merk"). Hoewel Eiser niet de houder van het ingeroepen merk is, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Eiser middels het overleggen van de licentieverklaring genoegzaam heeft aangetoond bevoegd te zijn onderhavige domeinnaamprocedure te voeren.

Hoewel het voor de vaststelling of een eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1 van de Regeling niet van belang is of een ingeroepen merk eerder is geregistreerd dan de in het geding zijnde domeinnaam, wijst de Geschillenbeslechter op het volgende. Het door Eiser ingeroepen merk is eerder gedeponeerd (12 augustus 1999) dan dat de Domeinnaam is geregistreerd (23 augustus 2000). Vanaf het moment van registratie van het merk (13 februari 2001) wordt er met terugwerkende kracht tot aan het moment van depot bescherming verleend.

Ten aanzien van de overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnaam overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag het toplevel domein ".nl" bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten.¹ Nu de Domeinnaam het woordmerk JEMAKO waar Eiser zich op beroept volledig incorporeert, concludeert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk.

Eiser heeft hiermee voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Het verweerschrift bevat in het geheel geen informatie over de identiteit (alsook de rechtspersoonlijkheid) van Verweerder Perceptive Minds, op grond waarvan door de Geschillenbeslechter moet worden geconcludeerd dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Het is immers niet gebleken dat Verweerder merk en/of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de (merk)naam JEMAKO of onder die naam bekend is.

Ten aanzien van de verschillende partijen die aan de zijde van Verweerder bij deze kwestie betrokken zijn en het verweer van Verweerder overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. De Geschillenbeslechter begrijpt de rol van iConsult zo dat deze optreedt als vertegenwoordiger van Perceptive Minds. Uit het verweerschrift volgt dat iConsult een eenmanszaak is die door de heer H. de Heer wordt gedreven. De Heer is getrouwd met mevrouw de Heer, met wie Eiser in het verleden een distributieovereenkomst had gesloten. Hieruit volgt dat de verschillende partijen aan de zijde van Verweerder dermate nauw met elkaar verbonden zijn dat Verweerder volledig bekend moet worden geacht met de achtergrond van deze kwestie.

De vraag of Verweerder al dan niet gebonden zou zijn aan de overeenkomst die mevrouw de Heer had met Eiser is voor de beoordeling van het onderhavige geschil echter irrelevant. Wat wel relevant is, is dat vaststaat dat er via de aan de Domeinnaam gekoppelde website producten van Eiser werden verkocht onder de merknaam JEMAKO. De Geschillenbeslechter zal daarom moeten beoordelen of er aan de zijde van Verweerder een recht of legitiem belang zou kunnen bestaan bij de Domeinnaam in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling. Het is vaste jurisprudentie onder de Regeling dat een wederverkoper een recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam indien die wederverkoper voldoet aan de – niet limitatieve – criteria zoals die zijn neergelegd in de beslissing Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat uit de overgelegde afbeeldingen van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam hoe dan ook al blijkt, dat niet wordt voldaan aan tenminste één van de 'Oki Data criteria': de website maakt onvoldoende duidelijk dat deze niet is verbonden aan de onderneming van Eiser. Het enkele feit dat er 'onafhankelijk verdeelcentrum' staat weergegeven is daartoe onvoldoende, nu de overige kenmerken van de website – waaronder in het bijzonder ook het logo van Eiser dat bovenaan de website staat weergegeven – de suggestie wekken dat dit wel het geval is.

Daarmee is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Het is niet vast komen te staan of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

Ten aanzien van het gebruik te kwader trouw overweegt de Geschillenbeslechter dat nu

Verweerder niet verbonden is aan de onderneming van Eiser, Eiser Verweerder heeft gesommeerd de Domeinnaam over te dragen en Verweerder de Domeinnaam gebruikt zoals onder 6.B beschreven, Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Met de weigering de Domeinnaam over te dragen wordt feitelijk aan Eiser het gebruik van de Domeinnaam ontzegd, terwijl Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam zoals hierboven reeds is vastgesteld.

Daarmee is ook aan het derde vereiste van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <jemako.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 2 oktober 2014

¹ Zie in dit verband Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-008.