ARBITRATION AND MEDIATION CENTER

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting Den Haag Marketing v. D. Olthoff

Zaaknr. DNL2011-0017

1. Partijen

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Verweerder is D. Olthoff uit Den Haag, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <denhaagmarketing.nl> (hierna: de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 maart 2011. Het Instituut heeft op 4 maart 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 maart 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 maart 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 maart 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 28 maart 2011.

Op 1 april 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 29 april 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 31 mei 2011. Op 31 mei 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 6 juni 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Domeinnaam is geregistreerd op 23 januari 2003. Verweerders eenmanszaak Message in a Bottle is op 12 december 2008 houder van de Domeinnaam geworden en heeft deze op 6 juni 2010 aan Verweerder overgedragen.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres beroept zich in de onderhavige procedure op handelsnaamrechten voor haar stichting. Eiseres stelt dat zij tussen 2004 en 2007 de handelsnaam “Den Haag Marketing & Events” heeft gevoerd en nadien de handelsnaam “Den Haag Marketing”. Voornoemde handelsnamen worden hierna tezamen aangeduid als de “Handelsnamen”. Eiseres heeft stukken overgelegd waaruit moet blijken van gebruik van de Handelsnamen.

Eiseres voert voorts aan:

De Domeinnaam is identiek aan de handelsnaam “Den Haag Marketing” en de Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam “Den Haag Marketing & Events”. Tengevolge van de mate van overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnamen is verwarringsgevaar te duchten bij het in aanmerking komende publiek.

De omstandigheid dat de Domeinnaam in het verleden doorlinkte naar de website van Verweerder “www.miab.nl” is eveneens reden om verwarringsgevaar aan te nemen.

Indien en voorzover zou komen vast te staan dat Verweerder wel over handelsnaamrechten op de Domeinnaam zou beschikken, heeft Eiseres een ouder recht op de Handelsnamen en een sterker recht op de Domeinnaam.

Het verwarringsgevaar is bovendien te duchten, aangezien de Domeinnaam verschijnt in de zoekresulataten van zoekmachines na ingave van de zoekopdracht “Den Haag marketing” en de internetgebruiker na het klikken op dat zoekresultaat niet terecht komt op de website van Eiseres maar van Verweerder.

Tenslotte is verwarring te duchten aangezien partijen zich beide toeleggen op marketingactiviteiten en beide zijn gevestigd in Den Haag.

Verweerder beschikt niet over een legitiem belang bij de Domeinnaam en heeft evenmin handelsnaamrechten verkregen op de Domeinnaam.

Na gesommeerd te zijn door Eiseres heeft Verweerder de doorverwijzing naar de website “www.miab.nl” verwijderd en vervangen door de weergave van het Linked-In-profiel van Verweerder.

Verweerder heeft de Domeinnaam gebruikt met het doel om internetgebruikers naar de website van Message in a Bottle (de voornoemde website van Verweerder) te geleiden. Zodoende werd de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen, met gebruikmaking van de verwarring die ontstaat met de handelsnaam van Eiseres.

Bovendien is de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw geschied, omdat Eiseres hiermee de mogelijkheid is ontnomen om een domeinnaam te registreren die overeenstemt met haar handelsnaam.

Eiseres vordert in het licht van bovenstaande dat Eiseres in plaats van Verweerder houder van de Domeinnaam wordt.

B. Verweerder

Verweerder heeft in het Verweerschrift verweer gevoerd tegen de stellingen van Eiseres en heeft verzocht tot afwijzing van de vordering met veroordeling van Eiseres in de kosten van de procedure.

Verweerder heeft – zakelijk weergegeven – het navolgende verweer gevoerd.

Verweerder stelt dat hij zich sinds 11 september 2002 toelegt op marketingactiviteiten in de stad Den Haag. Om de zichtbaarheid op internet te vergroten heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. Immers, zo stelt Verweerder, zoeken internetgebruikers vaak op vakgroep, branche of service in combinatie met een plaatsnaam. Verweerder noemt bij wijze van voorbeeld de registratie van een domeinnaam <denhaagantiek.nl>.

Verweerder stelt dat hij in het kader van voornoemde bedrijfsactiviteiten op 23 januari 2003 de Domeinnaam heeft geregistreerd. De registratie van de Domeinnaam is derhalve van eerder datum dan het gebruik van de handelsnaam “Den Haag marketing” door Eiseres.

Bovendien bestaan de Handelsnamen, volgens Verweerder, louter uit generieke termen.

Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd en/of gebruikt. In dat verband verwijst Verweerder nog naar een dertiental andere domeinnamen (waarvan hij volgens eigen zeggen houder is, of is geweest) die bestaan uit generieke elementen in combinatie met een plaatsnaam of andere geografische aanduiding (bijvoorbeeld <bbscheveningen.nl>).

Tenslotte stelt Verweerder dat hij de Domeinnaam gebruikt om door te verwijzen naar zijn Linked-In-profielpagina om daarmee aan het publiek kenbaar te maken dat Verweerder marketingdiensten levert in Den Haag. Naar de mening van Verweerder staat het hem vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de Domeinnaam in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de Eiseres in plaats van de Verweerster de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich op de Handelsnamen en overlegt enkele stukken om haar gebruik van de Handelsnamen aan te tonen, zoals correspondentie en overeenkomsten waarin de naam “Den Haag marketing & events” wordt gehanteerd en twee zeer recente schermafdrukken van de website “www.denhaagmarketing.com” waar gebruik wordt gemaakt van de naam Den Haag Marketing.

Voor de beoordeling of voldaan is aan het eerste vereiste kan evenwel in het midden blijven van wanneer de handelsnaamrechten dateren. Door Verweerder is betwist dat de Handelsnamen bescherming toekomt omdat deze uit generieke termen bestaan. Verweerder miskent daarmee dat het Nederlandse handelsnaamrecht onderscheidend vermogen van een handelsnaam niet vereist. Het generieke karakter van de Domeinnaam kan wel gevolgen hebben voor de beoordeling onder het tweede en derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres genoegzaam heeft bewezen rechten in de Handelsnamen te hebben. Daarbij merkt de Geschillenbeslechter op dat los van het bestaan van handelsnaamrechten de naam van de stichting van Eiseres Den Haag Marketing is, hetgeen een recht geeft in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling.

Bij de beoordeling of de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met het ingeroepen merk (c.q. handelsnaam), dient in ieder geval buiten beschouwing te worden gelaten de extensie “.nl” (Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de Domeinnaam identiek aan de handelsnaam Den Haag Marketing en stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam Den Haag Marketing & Events.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling moeten eisers aantonen dat de domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

b. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;

c. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op de Domeinnaam omdat hij niet over handelsnaamrechten op de Domeinnaam zou beschikken. Mocht komen vast te staan dat zulks wel het geval zou zijn, dan heeft Eiseres, aldus Eiseres, oudere rechten op de handelsnaam Den Haag Marketing en daarmee een “sterker recht” op de Domeinnaam.

Verweerder heeft gesteld wel over een recht en/of legitiem belang op de Domeinnaam te beschikken omdat hij de Domeinnaam gebruikt om bij het publiek aan te kondigen dat hij zijn bedrijf maakt van de levering van marketingdiensten in Den Haag. Aangezien de registratie van de Domeinnaam van vroeger datum is dan het gestelde handelsnaamgebruik van Eiseres, zou Verweerder een recht op de Domeinnaam hebben.

SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat Verweerders eenmanszaak Message in a Bottle op 12 december 2008 houder van de Domeinnaam is geworden, waarna deze op 6 juni 2010 aan Verweerder is overgedragen. De Geschillenbeslechter kan Verweerder in zijn stelling omtrent registratie van de Domeinnaam in 2003 niet volgen. Echter, in het licht van vorenstaande heeft Verweerder, naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, genoegzaam aangetoond dat hij voor kennisneming van de bezwaren van Eiseres tegen de registratie van de Domeinnaam deze, middels zijn eenmanszaak, te goeder trouw gebruikte om zijn marketingdiensten aan het publiek kenbaar te maken. Immers, de eerste door Eiseres overgelegde communicatie aan Verweerder dateert van 19 mei 2010.

Verweerder heeft voldoende geloofwaardig aannemelijk gemaakt dat hij reeds lang actief is als ondernemer op het gebied van marketing in Den Haag en dat geeft een voldoende legitiem belang in de zin van het tweede vereiste, zeker bij een domeinnaam die bestaat uit dergelijke generieke termen die verwijzen naar de activiteiten van de Verweerder.

Eiseres miskent in haar stellingen dat Verweerder over een handelsnaamrecht zou moeten beschikken om haar recht of legitiem belang aan te tonen.

Eiseres miskent eveneens het karakter van de Regeling door subsidiair te stellen dat Eiseres een “sterker” recht zou hebben op de Domeinnaam dan Verweerder. Zie in dit verband Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0020. De Geschillenbeslechter hecht eraan in herinnering te roepen dat de Regeling in de kern bedoeld is om domeinnaamkaping tegen te gaan. Een procedure onder de Regeling biedt, anders dan een procedure voor de burgerlijke rechter, geen ruimte voor de afweging van belangen en de beoordeling welk recht al dan niet “sterker” is. Het vaststellen of al dan niet sprake is van handelsnaaminbreuk is niet aan een geschillenbeslechter.

Nu Eiseres er niet in is geslaagd om aan te tonen dat Verweerster een legitiem belang ontbeert bij de Domeinnaam, zal de Eis moeten worden afgewezen. Bijgevolg behoeft het al dan niet bestaan van registratie en/of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam in beginsel geen nadere bespreking.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Hoewel de bespreking van de kwade trouw van Verweerder in het licht van bovenstaande niet van belang is voor de uitspraak, overweegt de Geschillenbeslechter nog wel het volgende ten aanzien van die punt.

Artikel 3.2 van de Regeling somt niet-limitatief een aantal omstandigheden op die kunnen dienen als bewijs van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam. Die omstandigheden zijn:

a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;

b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;

c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;

d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.

Geen van de vorenstaande, noch andere relevante omstandigheden doen zich naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voor. Alle omstandigheden in aanmerkingen genomen kan er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter zodoende geen sprake zijn van registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 10 juni 2011