WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Mediq N.V. v. Naomi Bab

Zaaknr. DNL2011-0004

1. Partijen

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Verweerder is Naomi Bab uit Tilburg, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <mediqpharmaceuticals.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 januari 2011. Het Instituut heeft op 14 januari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 januari 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 januari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 februari 2011. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 7 februari 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

In navolging op een verzoek van Eiser, heeft het Instituut op 10 februari 2011 de procedure tot en met 12 maart 2011 geschorst. Op basis van verdere verzoeken van Eiser is de procedure achtereenvolgens tot en met 22 maart 2011 en 20 april 2011 geschorst. Op 21 april 2011 heeft het Instituut de procedure, in navolging op een gelijkluidend verzoek van Eiser, hervat.

Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 2 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiser is een internationale retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen, medische instrumenten en medische middelen. Eiser is opgericht in 1899 en onder haar huidige naam ingeschreven in het handelsregister op 11 januari 2001. Tot 2009 handelde Eiser onder de naam Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (OPG). Sinds 1992 is Eiser beursgenoteerd aan de NYSE Euronext te Amsterdam.

Verweerder is mevrouw Naomi Bab. Over Verweerder zijn geen verdere details bekend.

Domeinnaam

De Domeinnaam is op 19 mei 2010 door Verweerder geregistreerd. De Domeinnaam verwijst door naar een zogenaamde parkeersite.

Merkrechten

Eiser is houder van de volgende Benelux merkregistraties:

- Benelux merkregistratie nummer 776748 voor het woordmerk MEDIQ, welke is gedeponeerd op 29 juli 2005 (publicatie depot 1 oktober 2005) en werd ingeschreven op 14 november 2005. De merkregistratie is voor waren en diensten onder de klassen 35 (detailhandeldiensten met betrekking tot producten uit de apothekersbranche, ook via het Internet) en 44 (advisering op het gebied van de farmacie, ook via het Internet; diensten van apothekers (klaarmaken van recepten).

- Benelux merkregistratie nummer 789918 voor het woordmerk MEDIQ, welke is gedeponeerd op 17 november 2005 en werd ingeschreven op 25 januari 2006. De merkregistratie is voor waren en diensten onder de klassen 5 (farmaceutische en geneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingssupplementen voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s, vitaminepreparaten; pleisters, verbandmiddelen; ontsmettingsmiddelen; insectenverdelgingsmiddelen en insectenwerende middelen; draagbare huisapotheken; reisapotheken (gevuld)), 10 (orthopedische artikelen; hechtmateriaal; voorbehoedmiddelen; medische apparaten en instrumenten; medische artikelen voor éénmalig gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen), 36 (verzekeringen; financiële zaken) en 41 (opleidingen).

- Benelux merkregistratie nummer 865504 voor het woordmerk MEDIQ, welke is gedeponeerd op 14 mei 2009 (publicatie depot 2 juni 2009) en werd ingeschreven op 10 september 2009. De merkregistratie is voor waren en diensten onder de klassen 3 (bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; cosmetische crèmes; mondverzorgingsproducten, niet voor medicinaal gebruik; lippenbalsem, niet voor medicinaal gebruik) en 30 (koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; druivensuiker; pastilles, niet voor farmaceutisch gebruik; drop).

- Benelux merkregistratie nummer 796571 voor het woordmerk MEDIQ PHARMACY, welke is gedeponeerd op 27 maart 2006 en werd ingeschreven op 29 maart 2006. De merkregistratie is voor waren en diensten onder de klassen 5 (farmaceutische en geneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingssupplementen voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s, vitaminepreparaten; pleisters, verbandmiddelen; ontsmettingsmiddelen; insectenverdelgingsmiddelen en insectenwerende middelen; draagbare huisapotheken; reisapotheken (gevuld)), 35 (zakelijke bemiddeling bij detailhandels- en groothandelsdiensten met betrekking tot producten uit de apothekersbranche, ook via het Internet) en 44 (advisering op het gebied van de farmacie, ook via het Internet; diensten van apothekers (klaarmaken van recepten)).

Handelsnaam

Eiser voert sinds 2009 de handelsnaam Mediq en staat in het handelsregister ingeschreven onder deze naam. In Nederland zijn circa 225 apotheken actief onder de naam Mediq. Eiser is verder houder van onder meer de domeinnamen <mediq.nl>, <mediq.com> en <mediqpharmacies.com>.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Ten eerste stelt Eiser dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk en de handelsnaam van Eiser. Eiser stelt dat aan de elementen “pharmaceuticals” en “.nl” in de Domeinnaam geen onderscheidend vermogen kan worden toegediend. Eiser stelt dat “mediq” het meest onderscheidend onderdeel van de Domeinnaam is. Het element “pharmaceuticals” dient volgens Eiser te worden gezien als een generieke toevoeging op Mediq.

Daarnaast is volgens Eiser sprake van overeenstemming tussen de merken MEDIQ en MEDIQ PHARMACY en de Domeinnaam wanneer het merk en de Domeinnaam, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen het merk en de Domeinnaam. Eiser stelt dat die situatie hier aan de orde is aangezien het publiek zal verwachten dat de website onder de Domeinnaam wordt geëxploiteerd door Eiser, hetgeen niet het geval is.

Ten tweede stelt Eiser dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder maakt volgens Eiser geen gebruik van de Domeinnaam anders dan dat de Domeinnaam doorverwijst naar een zogenaamde parkeersite. Eiser stelt dat Verweerder geen geldige merk- of handelsnaam rechten op de benaming “Mediq Pharmaceuticals” of “Mediq” heeft. Evenmin is Verweerder volgens Eiser algemeen bekend onder deze benamingen. Eiser stelt voorts dat geen sprake is van enige relatie tussen Eiser en Verweerder. Verder is er volgens Eiser geen sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam door Verweerder.

Ten derde stelt Eiser dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is. Het merk van Eiser is een bekend merk binnen de gezondheidszorg. Eiser stelt dat het daarom aannemelijk is dat Verweerder op de hoogte was van het bestaan van dit merk ten tijde van de registratie door Verweerder van de Domeinnaam. Eiser stelt en legt bewijs over van resultaten van zoekopdrachten via <Google.nl>, waaruit blijkt dat het gebruik van de zoekterm “Mediq” resulteert in verwijzingen naar Eiser of apotheken handelend onder de naam van Eiser. Ook op grond hiervan is het volgens Eiser aannemelijk dat Verweerder bekend was met het merk van Eiser op het moment van registratie van de Domeinnaam.

Daarnaast stelt Eiser dat de kwade trouw van Verweerder blijkt uit het niet reageren op sommatiebrieven van Eiser aan Verweerder. Tenslotte stelt Eiser dat het gevaar bestaat dat Verweerder door toekomstige exploitatie van een website onder de Domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Eiser kan behalen, dan wel reputatieschade voor Eiser zal veroorzaken.

Eiser vordert derhalve dat zij houder wordt van de Domeinnaam, in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Taal van de Procedure

Ingevolge artikel 17.1 van de Regeling zal de procedure in de Nederlandse taal behandeld worden nu Eiser en Verweerder beide in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, en de Geschillenbeslechter niet gebleken is van bijzondere omstandigheden.

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op grond van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van deze vereisten moet zijn voldaan.

1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

(i) “naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

(ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt”.

2. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam;

3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenrechter zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft een kopie overgelegd van de Benelux registratie van haar merken MEDIQ en MEDIQ PHARMACY en heeft aldus voldoende bewijs geleverd van haar rechten op deze merken. Eiser heeft gesteld, en Verweerder heeft niet weersproken, dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eiser.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de beschermde merken van Eiser dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

De Domeinnaam bestaat uit het volledige merk MEDIQ van Eiser met toevoeging van het element ‘pharmaceuticals’. De gelijkenis geldt te meer tussen de Domeinnaam en het merk MEDIQ PHARMACY van Eiser. De enkele toevoeging in de Domeinnaam van de beschrijvende term ‘pharmaceuticals’ is onvoldoende om de verwarring met de merken van Eiser weg te nemen.

De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de merken van Eiser. Aan het eerste vereiste van artikel 2 van de Regeling is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft prima facie voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij, de Domeinnaam; haar stellingen komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. De Domeinnaam is geregistreerd na registratie van het merk MEDIQ en MEDIQ PHARMACY door Eiser. De Domeinnaam linkt door naar een zogenaamde “parkeersite”.

Nu Eiser prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. Ook overigens zijn er geen aanwijzingen dat Verweerder een eigen recht heeft op de Domeinnaam of dat zij deze gebruikt om te goeder trouw diensten aan te bieden of dat zij aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen (artikel 3.1 sub a Regeling); dat zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam (artikel 3.1 sub b Regeling); of dat zij de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 sub c Regeling).

Daarmee is aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met het bestaan van de (in de gezondheidszorg bekende) merken van Eiser. De Geschillenbeslechter acht dit, gezien de bekendheid van de merken, het overgelegd bewijs, en de opmerkelijke overeenstemming tussen merken en Domeinnaam wat betreft de ongebruikelijke component “Mediq” voldoende aannemelijk.

Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, acht de Geschillenbeslechter aannemelijk dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser, zoals in artikel 3.2 sub d van de Regeling beschreven. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam aldus te kwader trouw is geregistreerd en/of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

Daarmee is ook aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <mediqpharmaceuticals.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Hub. J. Harmeling
Geschillenbeslechter
Datum: 27 mei 2011