WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw

Zaaknr. DNL2009-0027

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is KUKA Systems GmbH (“Eiseres”), gevestigd te Augsburg, Duitsland, vertegenwoordigd door SKW Schwarz Rechtsanwälte, Duitsland.

Verweerster in deze procedure is Trento Engineering & Protobouw (“Verweerster”), gevestigd te Sittard, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Advocava, België.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <kuka.nl> is geregistreerd bij SIDN via Pryde Consultants – XLserver (de “Domeinnaam”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 15 mei 2009 (e-mail) en 19 mei 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 15 mei 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 mei 2009 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Op 27 mei, 29 mei, 2 juni en 4 juni 2009 is er communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft haar Eis in het Engels ingediend. Conform een verzoek daartoe van het Instituut heeft Eiseres een verzoek gedaan om de procedure in het Engels te voeren. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek van Eiseres. Het Instituut heeft besloten de Eis in het Engels te accepteren en een verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands toe te staan. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juni 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juni 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 25 juni 2009.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 1 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat deze correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Zoals eerder beschreven, is er tussen het Instituut, Eiseres en Verweerster communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Eiseres voerde aan dat, nu zij een brief in het Engels naar Verweerster stuurde en Verweerster een Engelse e-mail naar het Instituut zond, Verweerster akkoord is gegaan met het voeren van de procedure in het Engels. Verweerster heeft op het verzoek van Eiseres gereageerd. Verweerster voerde aan dat de taal van de procedure Nederlands dient te zijn omdat de Belgische dochteronderneming van Eiseres haar zetel heeft in België en zowel Verweerster als deze dochteronderneming de Nederlandse taal machtig zijn. Voorts stelt Verweerster zich op het standpunt dat een Engelstalige e-mail aan het Instituut, geen bewijs vormt dat Verweerster zich akkoord heeft verklaard om de procedure in het Engels te voeren.

De Nederlandse taal is uitgangspunt voor de procedures onder de Regeling. Verweerster heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen gebruik van de Engelse taal. Eiseres heeft geen doorslaggevende redenen aangevoerd waarom het gebruik van het Nederlands onredelijk eenzijdig bezwarend zou zijn voor Eiseres en waarom de procedure in het Engels zou moeten worden gevoerd. Er is immers geen afspraak tussen partijen over het gebruik van het Engels. Ook is er - voorzover bekend - niet in Engels tussen partijen gecommuniceerd. De korte e-mail van Verweerster aan het Instituut is weliswaar in het (overigens gebrekkig) Engels gesteld, maar het gaat de Geschillenbeslechter te ver om daaruit te moeten concluderen dat Verweerster instemt met het gebruik van de Engelse taal als taal van de procedure. Derhalve zal de Geschillenbeslechter de beslissing in het Nederlands wijzen. Daar Verweerster in haar Verweerschrift de stellingen van Eiseres heeft weersproken is de Geschillenbeslechter van mening dat de Eis geen vertaling behoeft.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Duitse vennootschap gevestigd te Duitsland. Eiseres behoort tot een groep bedrijven die onder KUKA AG vallen. Eiseres is gespecialiseerd in de automatisering van industriële productieprocessen en naar zij aangeeft wereldwijd één van de grootste leveranciers van robottechnologie.

Eiseres geeft aan dat zij houdster is van diverse merken die de het bestanddeel ‘KUKA' bevatten. In het bijzonder stelt Eiseres houdster te zijn van de internationale registratie van het woordmerk KUKA, geregistreerd op 18 augustus 1971 met registratienummer IR00383187. In dit verband heeft Eiseres uitdraaien van het Polymark-merkenregister in het geding gebracht. Voornoemd woordmerk is uitgebreid naar de Benelux en heeft derhalve ook bescherming in Nederland. Voorts voert Eiseres aan dat de groep van bedrijven (KUKA AG), waartoe Eiseres behoort, 12 merken bezit die ook het bestanddeel KUKA bevatten. Eiseres legt een lijst van alle merken over die tot de groep van KUKA AG behoren.

Verweerster is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Trento Engineering is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd als automatiseerder van productieprocessen met een hoofdvestiging in Sittard en een nevenvestiging in Utrecht. Trento Special Equipment & Robotics levert op maat gemaakte productie-installaties en robotcellen voorzien van Fanuc-, ABB- of Kuka-robots. Verweerster heeft tevens een dochteronderneming in België en daarmee ook een afzetmarkt in België ontwikkeld.

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam door Verweerster geregistreerd op 8 juli 2002.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerster domeinnaamhouder zal worden. De Eis is gebaseerd op de volgende gronden:

Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de – al reeds hierboven genoemde – internationale registratie van het woordmerk KUKA. De Domeinnaam is volgens Eiseres identiek aan dit woordmerk.

Tevens stelt Eiseres dat in de andere merken (Duitse merken en Gemeenschapsmerken) het deel ‘KUKA' het kenmerkende en belangrijkste deel van het merk is. Bij het publiek zal het bestanddeel ‘KUKA' het meest in het oogspringende deel zijn van het merk. Het andere deel van het merk, het deel ‘ROBOTER' (waarvan bij één van de woordmerken sprake is) is meer beschrijvend. Roboter is volgens Eiseres het Duitse woord voor robots. Het vormt derhalve geen kenmerkend deel van het woordmerk.

Voorts stelt Eiseres dat het belangrijkste deel van de naam van het bedrijf ‘KUKA' is. ‘KUKA' is het kenmerkende deel van het moederbedrijf KUKA AG. Tevens is ‘KUKA' het kenmerkende deel van de dochterondernemingen KUKA Systems en KUKA Roboter.

Eiseres stelt bovendien dat zij wereldwijd diverse domeinnamen bezit om haar producten en diensten kenbaar te maken. De bedrijven die onder KUKA AG vallen hebben wereldwijd meer dan 50 domeinen die gebruikt worden voor de presentatie van die bedrijven. Alle domeinen zijn opgebouwd uit het kenmerkende deel KUKA en diverse top-level domeinen. Eiseres heeft in dit verband een lijst met alle domeinen overgelegd.

Eiseres voert ook nog aan dat zij actief is op diverse beurzen in Nederland (Morton in Den Bosch, Technishow in Utrecht, Safetyplaza in Breda en Robotics Association Benelux).

Eiseres herhaalt tot slot nog eens de stelling dat de Domeinnaam identiek is aan en overeenstemt met alle merken van Eiseres, de handelsnaam van Eiseres en de domeinen van Eiseres die het bestanddeel KUKA bevatten.

Eiseres voegt nog toe dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam op een zodanige manier door Verweerster wordt gebruikt dat er gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Het verwarringsgevaar wordt voort nog versterkt, aldus Eiseres, doordat de naam KUKA een sterke reputatie heeft in Nederland door het hoge marktaandeel van Eiseres. Internetgebruikers die de Domeinnaam zullen bezoeken zullen informatie van Eiseres verwachten. Doordat de Domeinnaam wordt misbruikt zal dit niet het geval zijn. Vele internetgebruikers worden hierdoor misleid.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiseres stelt dat partijen al een lange zakelijke relatie met elkaar hebben. In 1985 is KUKA AG tot de Nederlandse markt toegetreden. In die tijd was KUKA AG betrokken bij een project voor Nedcar in Nederland.

Eiseres en Verweerster hebben in diverse projecten samengewerkt. Ook werd er personeel over en weer uitgeleend en werden door Verweerster KUKA-producten verkocht. Volgens Eiseres wilde Verweerster van meet af bekend staan als de officiële vertegenwoordigster van KUKA AG in Nederland. Dit zijn Eiseres en Verweerster echter niet overeengekomen. Ook heeft Verweerster geen licentie verkregen. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam was Verweerster, aldus Eiseres, op de hoogte van de activiteiten van Eiseres in Nederland.

Er is, volgens Eiseres, al eerder discussie geweest over de Domeinnaam. In 2006 heeft de directeur van KUKA in België contact opgenomen met de directeur van Verweerster inzake het, in haar woorden, “frauduleuze gebruik van de Domeinnaam”. Volgens Eiseres is Verweerster mondeling akkoord gegaan met de overdracht van de Domeinnaam aan Verweerster.

Eiseres stelt voorts dat Verweerster niet bekend is onder de naam KUKA. De naam van het bedrijf van Verweerster is Trento en deze naam refereert allerminst aan KUKA. De beschrijvende toevoeging Engineering & Protobouw aan Trento versterkt niet het gebruik van de naam KUKA door Verweerster.

Bovendien bezit Verweerster volgens Eiseres geen merken of andere intellectuele eigendomsrechten die de term ‘KUKA' bevatten. Eiseres kan daaruit concluderen dat Verweerster, in ieder geval niet voordat Verweerster op de hoogte was van de Eis, voorbereidingen trof om de naam KUKA te gaan gebruiken.

Integendeel, volgens Eiseres heeft Verweerster haar eigen website onder <trento.nl>. Eiseres legt een print-out van deze website over. Verweerster biedt integratieprocessen aan, voor onder andere KUKA-robots.

Eisers voert ook nog aan dat Eiseres geen enkele licentie aan Verweerster heeft toegekend met betrekking tot enig merk dat ‘KUKA' bevat. Verweerster is daarnaast niet algemeen bekend onder de Domeinnaam.

Eiseres legt een print-out van de website gekoppeld aan de Domeinnaam over. Eiseres voert hierbij aan dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster enkel en alleen bestaat uit een webpagina met de titel “XL Server”. Eiseres concludeert hieruit dat dit de pagina van de hosting provider van de Domeinnaam moet zijn. Dit toont aan, aldus Eiseres, dat de Domeinnaam niet door Verweerster wordt gebruikt.

Volgens Eiseres worden derhalve internetgebruikers, die op zoek zijn naar KUKA- producten en het merk KUKA in Nederland, geleid naar de website gekoppeld aan de Domeinnaam. Op deze website staat een pagina van een hosting service, die niet gerelateerd is aan Eiseres. Tevens bevat de website links naar andere producten en diensten dan die van Eiseres. Dit is noch een bona fide gebruik, noch een niet-commercieel of legitiem gebruik van de Domeinnaam. Het is, zo stelt Eiseres, enkel een actie om de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren.

Kwade trouw bij registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam

Eiseres voert aan dat de Domeinnaam zeven jaar geleden is geregistreerd. Toentertijd deed Eiseres al zaken in Nederland en ook de merken van Eiseres bestonden toen al.

Verweerster werkt in dezelfde zakelijke markt. Verweerster is een onafhankelijke ontwikkelaarster voor de systeem integratie van robots. Verweerster was al op de hoogte van de naam van Eiseres gezien de lange zakelijke relatie tussen Eiseres en Verweerster. De registratie van de Domeinnaam door Verweerster is enkel gedaan, volgens Eiseres, om Eiseres ervan te weerhouden de Domeinnaam te kunnen gebruiken.

Verweerster is benaderd door Eiseres inzake de Domeinnaam. Volgens Eiseres heeft Verweerster geantwoord dat zij op de hoogte was van de Domeinnaam en de naam van Eiseres, maar dat zij de Domeinnaam niet kon overdragen omdat zij met de hostingprovider een hostingcontract voor de duur van tien jaar had afgesloten. Volgens Eiseres is dit juridisch onjuist aangezien de Domeinnaam ook tijdens een lopend hostingcontract kan worden overgedragen. Volgens Eiseres heeft Verweerster diverse argumenten gebruikt om de Domeinnaam te blijven blokkeren en niet over te dragen.

Zelfs na de communicatie, zo stelt Eiseres, heeft Verweerster het gebruik van de Domeinnaam niet aangepast. Het is daarom, volgens Eisers, duidelijk dat Verweerster er alleen op uit is de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren.

B. Verweerster

Verweerster heeft een Verweerschrift ingediend.

Geen inbreuk op Benelux merkenrecht

Verweerster stelt dat de term ‘KUKA' een generieke term is waarop geen exclusieve merkenrechten rusten. De omvang van de bescherming van het merkenrecht strekt zich volgens Verweerster niet uit tot de aanduiding ‘KUKA'. Zelfs in het geval dat het desbetreffende woord een geldig merk is, doch niet verwijst naar de waren of diensten waarvoor het werd gedeponeerd, is dit merkrecht volgens Verweerster onvoldoende.

Verweerster stelt tevens dat zij geen verwarring schept met de Domeinnaam. Op de website van Verweerster (“www.trento.nl”) wordt de verwijzing naar KUKA-robots gemaakt, zodat de cliënten van Verweerster, volgens Verweerster, niet in de waan worden gelaten dat het om andere robots zou gaan.

Legitiem belang bij de domeinnaam

Verweerster stelt dat beide partijen al bijna twintig jaar een professionele samenwerking hebben gekend, hetgeen ook wordt bevestigd door Eiseres en blijkt uit stukken die Eiseres heeft overgelegd. De contacten tussen Verweerster en Eiseres verliepen volgens Verweerster via de vestiging van KUKA AG in België, en dan met name via KUKA Automatisering & Robots N.V.

Verweerster voegt hieraan toe dat zij voor haar productie-installaties gebruik maakt van o.a. Kuka-robots, zoals volgens Verweerster ook blijkt uit de website “www.trento.nl” van Verweerster. Verweerster stelt dat zij hieromtrent nooit een enkel ogenblik verwarring heeft gewekt.

Verweerster voert aan dat destijds mondeling een samenwerkingsverband is overeengekomen waarbij KUKA N.V. als onderaannemer zou optreden voor de cliënten in Nederland en Verweerster als onderaannemer zou fungeren voor cliënten in België. Eiseres stelt zelf dat het personeel van Trento werd uitgeleend aan KUKA N.V. en dat Verweerster de KUKA-producten heeft geïntegreerd in hun aanbod.

Verweerster is van mening dat zij als distributeur van de merkproducten als zodanig, dus ook zonder toestemming van de merkhouder, gerechtigd is het merk te registreren als domeinnaam onder het “.nl” domein en die domeinnaam te gebruiken voor haar website. Verweerster refereert in dit verband aan een uitspraak van de President van Rechtbank Amsterdam, 10 augustus 2000, KG 00/1679 OdC. Verweerster stelt dus wel degelijk een legitiem belang te hebben met betrekking tot de Domeinnaam.

Voorts stelt Verweerster dat zij als distributeur van KUKA-robots het recht heeft reclame te maken voor de door hen verkochte producten en diensten. Dit dient, aldus Verweerster, als een bona fide gebruik door Verweerster te worden beschouwd. De Domeinnaam werd door Verweerster op 8 juli 2002 geregistreerd en was dus reeds zeven jaar in gebruik voordat Eiseres daartegen in actie kwam. Verweerster stelt hierbij bovendien dat zij op geen enkel ogenblik door Eiseres is aangesproken aangaande de Domeinnaam. Lang voordat Verweerster op de hoogte werd gesteld van de procedure werd de Domeinnaam op bona fide wijze gebruikt voor het aanbieden van goederen en diensten. Verweerster stelt tevens dat zij tot op heden op legitieme niet-commerciële wijze gebruik maakt van de Domeinnaam, zonder het misleiden van consumenten met een oogmerk van commercieel gewin en zonder de reputatie van het merk van Eiseres te schaden.

Integendeel, zo voert Verweerster aan, door op de website van Verweerster de vermelding naar KUKA-robots te maken, maakt Verweerster reclame voor Eiseres, hetgeen Eisers in Verweerster's woorden “uiteraard enkel en alleen ten goede kan komen en geenszins kan schaden”.

Geen registratie en gebruik te kwader trouw

Verweerster voert aan dat als derde cumulatieve vereiste geldt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt, hetgeen geenszins van toepassing is op Verweerster.

Verweerster stelt namelijk dat van kwade trouw enkel sprake is in het geval dat de domeinnaamhouder een domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het oogmerk van verkoop, verhuur of een andere vorm van overdracht aan eiser, ofwel aan een concurrent van eiser, tegen een vergoeding die de prijs van de registratiekosten te boven gaat. Verweerster verwijst hierbij naar enkele uitspraken (Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, WIPO Case No. D2000-0053 en Komatsu Europe International N.V. v. Ivo van Soest h.o.d.n. Smartlogic, WIPO Zaaknr. DNL2009-0006).

Verweerster voert aan dat zij op geen enkel ogenblik dergelijke bedoelingen heeft gehad. Verweerster stelt de Domeinnaam reeds zeven jaar geleden te hebben geregistreerd en deze nooit te koop of te huur aangeboden te hebben aan Eiseres, wat de goede trouw bij Verweerster juist aantoont. Van kwade trouw is sprake, aldus Verweerster, indien de domeinnaamhouder stelselmatig domeinnamen registreert met het oogmerk een merkhouder te verhinderen een domeinnaam met daarin vervat zijn merk te registreren. De eiser dient volgens Verweerster aan te tonen dat de domeinnaamhouder meerdere domeinnamen met daarin merknamen vervat, heeft geregistreerd. Hiervan is, volgens Verweerster, geenszins sprake. Verweerster verwijst naar de uitspraak Government of Canada v. David Bedford a.k.a. Domainbaron.com, WIPO Case No. D2001-0470.

Voorts stelt Verweerster dat eveneens kwade trouw wordt aangenomen indien de domeinnaamhouder de domeinnaam opzettelijk gebruikt om bezoekers naar zijn website te leiden voor commercieel gewin, ofwel verwarring met het merk van eiser creëert met betrekking tot de herkomst, sponsoring of aanbeveling van de website van de domeinnaamhouder of daarop aangeboden producten, hetgeen in casu ook niet is gebeurd door Verweerster.

Verweerster beargumenteert dat zij enkel de Domeinnaam heeft geregistreerd, zonder enige link te hebben gelegd naar een actieve website, zodat er geen enkele vorm van verwarring wordt gecreëerd door Verweerster en er onmogelijk sprake kan zijn van kwade trouw bij Verweerster.

Verweerster stelt tot slot dat aan de drie cumulatieve vereisten in casu niet is voldaan, zodat de vordering van Eiseres dient te worden afgewezen en Verweerster de registratie van de Domeinnaam dient te behouden.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechteijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en;

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op in internationale registratie van het woordmerk KUKA. Eiseres heeft een kopie overgelegd van deze merkregistratie en daaruit blijkt dat dit ingeroepen merk ook geldig is in de Benelux (dus ook in Nederland). Uit de kopie blijkt voorts dat Eiseres een beroep kan doen op de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling aangezien het ingeroepen merk geldig is in de Benelux en Eiseres rechthebbende is op het merk.

Eiseres doet tevens een beroep op onder meer Duitse merken en Gemeenschapsmerken bevattende ‘KUKA'. Aangezien het in deze procedure moet gaan om een naar Nederlands recht beschermd merk zal de Geschillenbeslechter de naar Duits recht beschermde KUKA-merken niet mee nemen in de beslissing. De Gemeenschapsmerken waar Eiseres zich op beroept staan, zo blijkt uit de overgelegde kopieën van deze merkregistraties, niet op naam van Eiseres. Eiseres is zodoende geen rechthebbende op deze merken en de Geschillenbeslechter zal ook deze merken niet meenemen in de beslissing.

Tevens doet Eiseres een beroep op haar handelsnaam. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres, althans op grond van het in deze zaak overgelegde dossier, geen naar Nederlands recht beschermde handelsnaam heeft. Ook kan geen beroep worden gedaan door Eiseres op diverse KUKA-domeinnamen, nu de Regeling hierin niet voorziet. Het gaat enkel en alleen om een naar Nederlands recht beschermd merk, handelsnaam en/of andere naam.

Gelet op het voorgaande zal de Geschillenbeslechter derhalve alleen oordelen over de internationale registratie van het woordmerk KUKA.

Eiseres voert aan dat dit woordmerk identiek is aan de Domeinnaam.

Verweerster voert aan dat KUKA een generieke term is waarop geen merkrechten kunnen rusten. Tevens stelt Verweerster dat er geen verwarring wordt geschept met de Domeinnaam omdat op de website “www.trento.nl” van Verweerster duidelijk naar KUKA-robots wordt verwezen.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat uitgegaan moet worden van de geldigheid van het merk KUKA. Door Verweerster is niet (voldoende) gemotiveerd en onderbouwd aangegeven waarom KUKA een generieke aanduiding is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Uitgangspunt bij de onderhavige vergelijking is de internationale registratie van het woordmerk KUKA zoals dit is gedeponeerd en de Domeinnaam zoals die is geregistreerd. Noch de inhoud van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam noch de website van Verweerster spelen bij deze specifieke toets een rol.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de aanduiding “KUKA”, waaruit de Domeinnaam bestaat, identiek is of zodanig overeenstemt met het merk, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het merk van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster. Eiseres stelt dat zij al eerder contact heeft gehad met Verweerster inzake de registratie van de Domeinnaam. Voorts heeft Eiseres aangevoerd en bewijs ingediend dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor een website van de hosting provider XLServer. Verweerster gebruikt de website gekoppeld aan de Domeinnaam volgens Eiseres niet. Daarnaast geeft Eiseres aan dat Verweerster niet bekend is, noch via een merk, noch via de Domeinnaam, noch anderszins onder de naam Kuka. Tenslotte stelt Eiseres dat internetgebruikers, die op zoek zijn naar de Nederlandse equivalent van de website “www.kuka.com”, op de website terecht komen die gekoppeld is aan de Domeinnaam en zodoende een webpagina aantreffen die niet gerelateerd is aan de producten en diensten van Eiseres. Dit is allerminst te benoemen als legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.

Verweerster stelt voorop dat de Domeinnaam zeven jaren geleden is geregistreerd en dat gedurende deze zeven jaar Eiseres nooit in actie tegen deze registratie is gekomen. Verweerster stelt voorts dat lang voordat zij op de hoogte werd gesteld van de procedure de Domeinnaam op bona fide wijze door Verweerster werd gebruikt voor het aanbieden van goederen en diensten. Tevens stelt Verweerster dat zij op legitieme niet-commerciële wijze gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam, zonder consumenten te misleiden met het oogmerk van commercieel gewin en zonder de reputatie van het merk van Eiseres te schaden. Verweerster stelt dat zij juist op haar eigen website vermelding maakt naar KUKA-robots.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerster staat niet bekend onder de naam KUKA. Voorts biedt zij niet te goeder trouw producten aan met gebruikmaking van de Domeinnaam.

Alhoewel Verweerster duidelijk aangeeft dat zij op haar website “www.trento.nl” vermelding maakt van KUKA-robots, gaat Verweerster eraan voorbij dat dit niet terzake doet, nu deze vermelding staat op de “eigen” website van Verweerster en niet op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, welke, zoals Eiseres, terecht, stelt, geen melding van KUKA-producten of –diensten maakt. Van een gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden is geen sprake, nu Verweerster (1) de Domeinnaam slechts heeft geparkeerd en (2) enig toekomstig gebruik van de Domeinnaam door Verweerster in het licht van de geschiedenis van partijen redelijkerwijs alleen commercieel van aard kan zijn.

Gelet op het voorgaande oordeelt de Geschillenbeslechter dat Eiseres ook heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Eiseres voert aan dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarvan de inhoud allerminst betrekking heeft op de activiteiten van Eiseres en ook niet op de activiteiten van Verweerster. Tevens stelt Eiseres dat Verweerster in een eerder stadium niet heeft willen meewerken aan de overdracht van de Domeinnaam en diverse argumenten heeft aangedragen om de overdracht te belemmeren. Eiseres concludeert hieruit dat Verweerster bewust de activiteiten van Eiseres in Nederland wil verstoren.

Verweerster stelt dat er geen sprake is van een registratie te kwader trouw aan de kant van Verweerster. Verweerster voert aan dat zij geen enkel ogenblik de intentie heeft gehad de Domeinnaam te koop aan te bieden of te verhuren. Tevens stelt Verweerster dat zij de Domeinnaam niet gebruikt om opzettelijk bezoekers naar de website te leiden voor commercieel gewin of verwarring met het merk van Eiseres te veroorzaken.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hoewel Verweerster stelt dat zij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd en stelt dat zij geen intenties heeft de Domeinnaam te verkopen of internetgebruikers te verwarren, Verweerster niet aantoont wat zij dan werkelijk met de Domeinnaam doet en waarom zij deze heeft geregistreerd, te meer nu blijkt dat de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam geen betrekking heeft op de producten en diensten van Verweerster.

De Geschillenbeslechter is, gelet op de geschiedenis tussen partijen, van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd om zodoende Eiseres te beletten de Domeinnaam te kunnen gebruiken en om de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren. Als Verweerster niet te kwader trouw had geregistreerd, dan had zij op eenvoudige wijze de stellingen van Eiseres gemotiveerd kunnen weerleggen.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub b en 3.2 sub c van de Regeling de Domeinnaam wordt geacht te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerster, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <kuka.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

9 juli 2009