WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

TomTom International B.V. v. Blue Ocean Capital

Zaaknr. DNL2009-0013

1. Partijen

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Verweerder is Blue Ocean Capital, gevestigd te Ommen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <gratistomtom.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Uniserver Internet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het ”Instituut”) op 26 februari 2009 per e-mail en is op 3 maart 2009 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 27 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 maart 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnaam en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 maart 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 maart 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 30 maart 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 1 april 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres is onderdeel van het TomTom concern, een van ‘s werelds grootste leveranciers van navigatieoplossingen.

Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht.

Merken

Eiseres beroept zich in deze procedure op en is houdster van de volgende merken (hierna gezamenlijk ook: de “Merken”):

(a) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 27 januari 2000 onder nummer 677061, voor waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42;

(b) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 14 februari 2003 onder nummer 722339, voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;

(c) het woordmerk TOMTOM, ingeschreven in de Benelux op 6 april 2006 onder nummer 798026, voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 41, 42 en 45; en

(d) het woordmerk TOMTOM.COM, ingeschreven in de Benelux op 27 januari 2000 onder nummer 669995, voor waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42.

Handelsnaam

Eiseres beroept zich niet (tevens) op een handelsnaamrecht ter zake van de aanduiding ‘TomTom'.

Domeinnamen

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam voor het eerst geregistreerd op 22 januari 2006 en door Verweerder, door middel van een nieuwe registratie, geregistreerd op 6 mei 2008.

Het is de Geschillenbeslechter gebleken dat Eiseres zelf de houdster is van de domeinnaam <tomtom.nl>, dat deze domeinnaam voor het eerst is geregistreerd op 9 februari 2000 en dat deze domeinnaam doorleidt naar de website “www.tomtom.com” van Eiseres.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden. Deze eis is gebaseerd op de volgende gronden:

Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken. De Domeinnaam stemt volgens Eiseres verwarringwekkend overeen met deze merken.

De Domeinnaam bevat het woordmerk TOMTOM. Het element ‘gratis' in de Domeinnaam is een kwalificatie, heeft betrekking op en verwijst naar het element ‘tomtom' en draagt zelf niet of nauwelijks bij aan het onderscheidend karakter van de Domeinnaam, waardoor de kans op verwarring tussen de Domeinnaam en de Merken bij het publiek zal ontstaan, aldus Eiseres. De bekendheid van het merk TOMTOM speelt hierbij een zwaarwichtige rol. Daarom dient het element ‘gratis' niet meegewogen te worden in de vergelijking tussen de Domeinnaam en de Merken, aldus Eiseres.

Daarnaast suggereert, volgens Eiseres, de combinatie ‘gratis' en ‘tomtom' eerder een band tussen Eiseres en de Domeinnaam, namelijk het met toestemming van Eiseres gratis verstrekken van TOMTOM navigatiesystemen.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam.

De Domeinnaam wordt volgens Eiseres gebruikt ter bevordering van de verkoop van uitvaartverzekeringen. Hiervoor worden consumenten aangesproken door middel van het aanbieden van verschillende cadeaus bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De cadeaus die aangeboden worden zijn een TOMTOM navigatiesysteem, een SALORA fotolijst en een APPLE IPOD SHUFFLE muziekspeler. Zoals hieruit blijkt worden er niet enkel TOMTOM navigatiesystemen verstrekt bij het afsluiten van een verzekering, maar ook andere producten. Om dan voor de Domeinnaam te kiezen komt arbitrair over, aldus Eiseres.

Volgens Eiseres lijkt de keuze voor de Domeinnaam gebaseerd te zijn op de reputatie die Eiseres in de loop van de jaren heeft opgebouwd als zijnde een sterk en betrouwbaar merk en is enkel bedoeld om potentiële verzekeringnemers naar de website te trekken. Dit zou ook blijken uit een (als bijlage bij de Eis gevoegde) brief van de heer Remkes, vertegenwoordiger van Verweerder, waarin hij schrijft dat de Domeinnaam gebruikt wordt om leads te genereren naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, aldus Eiseres.

Voorts heeft Eiseres gesteld dat er geen officiële band bestaat tussen Eiseres en Verweerder. Door het ontbreken daarvan en het aansluiting zoeken bij de reputatie van Eiseres, trekt Verweerder ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de TOMTOM navigatiesystemen. Verweerder heeft geen toestemming gevraagd om het merk TOMTOM te mogen gebruiken en zal deze toestemming ook niet verkrijgen, aldus Eiseres.

En tot slot, in dit verband, heeft Eiseres gesteld dat Verweerder geen eigen recht, merkrecht, handelsnaamrecht of anderszins heeft, op grond waarvan hij het gebruik van TOMTOM kan rechtvaardigen.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam

Volgens Eiseres is de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw, omdat Verweerder willens en wetens heeft aangehaakt bij de bekendheid van het merk TOMTOM, de goede naam van Eiseres en de door haar op de markt gebrachte producten, louter om financieel gewin te behalen. Verweerder is, althans behoort op de hoogte te zijn van de merkrechten van Eiseres en had evengoed een domeinnaam kunnen kiezen waarin de Merken geen rol spelen, zoals bijvoorbeeld de domeinnaam <gratiscadeaubijverzekering.nl>. Dat is te kwader trouw gedrag, aldus Eiseres. En dit blijkt eveneens uit de hiervoor genoemde brief van de heer Remkes, ten vervolge op de bespreking tussen de heer Huiberts van 3Men B.V., als zijnde de gebruiker van de Domeinnaam, en de vertegenwoordiger van Eiseres.

Omdat de Domeinnaam wordt gebruikt om leads te genereren, en er op deze wijze commercieel voordeel wordt behaald, namelijk door internetgebruikers naar de website te halen met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, is volgens Eiseres voldaan aan artikel 3.2 sub d van de Regeling.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

In antwoord op de Kennisgeving van Geen Ontvangst Verweerschrift van het Instituut aan partijen, heeft (de klantenservice van) ‘Topuitvaartverzekering.nl' het Instituut op dezelfde dag per e-mail geïnformeerd dit bericht doorgestuurd te hebben aan Verweerder en in afwachting te zijn van (een antwoord, zo begrijp de Geschillenbeslechter). Voorts is door Topuitvaartverzekering.nl opgemerkt dat zij geen eigenaar is van de Domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich op het feit dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de Merken dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk waarvan Eiseres rechthebbende is (artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling).

Eiseres heeft kopieën overgelegd van haar merkregistraties. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de ingeroepen Merken geldig zijn in de Benelux en dat Eiseres daarop de rechthebbende is.

Uitgangspunt bij de onderhavige vergelijking zijn de Merken zoals deze zijn gedeponeerd en de Domeinnaam zoals die is geregistreerd. De inhoud van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam speelt bij deze specifieke toets geen rol. In dit verband wordt verwezen naar het WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punt 1.2 (“Is the content of a web site relevant in determing confusing similarity?”).

Anders dan Eiseres kennelijk van mening is, geldt dat ook het element ‘gratis' in de Domeinnaam bij de vergelijking betrokken dient te worden, zij het dat deze term een ondergeschikte rol speelt. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet echter het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam (wel) buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de aanduiding ‘gratistomtom', waaruit de Domeinnaam bestaat, zodanig overeenstemt met een of meerdere van de Merken, meer in het bijzonder de woordmerken TOMTOM, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Het woordmerk TOMTOM waarop Eiseres zich beroept keert volledig terug in de Domeinnaam. Het element ‘tomtom' wordt daarin direct vooraf gegaan door het woord ‘gratis'. Naar Eiseres terecht heeft gesteld, is dit woord een generieke term, die bij de vergelijking tussen de betrokken merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam hierdoor zodanig (auditief, visueel en begripsmatig) overeen met de woordmerken TOMTOM dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek kan namelijk aan de Merken en de Domeinnaam ten onrechte dezelfde herkomst toeschrijven. Bij het publiek kan eveneens de onjuiste indruk ontstaan dat er een verband bestaat tussen de onderneming van Eiseres en die van Verweerder, dan wel dat Eiseres anderszins betrokken is bij (het gebruik van) de Domeinnaam en/of de aan de Domeinnaam gekoppelde website waar (onder meer) gratis TOMTOM autonavigatiesystemen worden aangeboden. Het verwarringsgevaar wordt in dezen vergroot door de onderscheidingskracht van de woordmerken TOMTOM, waarbij door de Geschillenbeslechter rekening wordt gehouden met de door Eiseres gestelde, door Verweerder niet betwiste en door de Geschillenbeslechter aannemelijk geachte bekendheid van de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang aan de zijde van Verweerder.

De Geschillenbeslechter is niet gebleken dat zich een van de in artikel 3.1 sub a, b en c van de Regeling opgesomde omstandigheden voordoet. Evenmin is de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweerder anderszins een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen.

Integendeel, Eiseres heeft gesteld dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, te weten ter bevordering van de verkoop van uitvaartverzekeringen. Uit eigen waarneming is het de Geschillenbeslechter gebleken dat de Domeinnaam wordt gebruikt in het kader van de ‘TopuitvaartVerzekering.nl - Dela Gratis TomTom Actie' die wordt (of tot 31 december 2008 werd) georganiseerd door TopuitvaartVerzekering.nl. Het is aannemelijk dat door dit gebruik van de Domeinnaam op ongerechtvaardigde wijze wordt geprofiteerd van de reputatie van de Merken, namelijk louter met het doel om (extra) verkeer (‘traffic' of, zoals door voornoemde heer Remkes verwoord, ‘leads') te genereren naar de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, waardoor de Merken (kunnen) worden aangetast in de zin van artikel 3.1 sub c van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. De omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 sub d van de Regeling zijn volgens Eiseres aanwezig.

Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, wordt de Domeinnaam door Verweerder, of met toestemming van hem door een derde, gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder, dan wel van deze derde, te leiden. Verweerder, dan wel deze derde, maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hierboven onder punt A (‘Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend') is weergegeven. Verweerder was zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust – althans had dit moeten zijn – van de Merken.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <gratistomtom.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 14 april 2009