Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Bank of America Corporation v. Sun Qifeng
Caso No. DMX2020-0001
1. Las Partes
La Promovente es Bank of America Corporation, Estados Unidos de América (los “Estados Unidos”), representada por Legarreta y Asociados, México.
El Titular es Sun Qifeng, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bankofamerica.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de enero de 2020. El 8 de enero de 2020 el Centro envió a Registry .MX, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de enero de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de febrero de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de marzo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Bank of America Corporation, una institución financiera que presta servicios de banca, inversión, gestión de patrimonios y otros productos y servicios financieros. La Promovente tiene operaciones en más de 35 países y sus clientes se encuentran en más de 150 países.
La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca en México:
Marca | Número de Registro | Fecha de Registro | Clase |
BANK OF AMERICA | 188901 | 29 de abril de 1975 | 36 |
U.S. TRUST BANK OF AMERICA PRIVATE WEALTH MANAGEMENT (Y DISEÑO) | 1141563 | 4 de febrero de 2010 | 36 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH SETTING OPPORTUNITY IN MOTION (Y DISEÑO) | 1232884 | 12 de agosto de 2011 | 36 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRADE PRO (Y DISEÑO) | 1256520 | 7 de diciembre de 2011 | 36 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH THE POWER OF GLOBAL CONNECTIONS (Y DISEÑO) | 1413358 | 26 de noviembre de 2013 | 36 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH MERCURY | 1460743 | 5 de junio de 2014 | 9 |
La Promovente es titular del nombre de dominio <bankofamerica.com> registrado el 28 de diciembre de 1998, así como de los nombres de dominio <bankofamericamerrilllynch.com> y <bofaml.com> registrados el 14 de septiembre de 2008.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de enero de 2019 y actualmente se encuentra estacionado y a la venta en la página Web a la que redirecciona el mismo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:
Que la Promovente es una de las instituciones financieras más grandes del mundo.
Que la Promovente presta servicios de banca, inversión, gestión de patrimonios y otros productos y servicios financieros, incluyendo banca de inversión y comercio.
Que la Promovente es la compañía tenedora de bancos más grande de los Estados Unidos con base en sus activos, y el segundo banco más grande en ese país considerando parámetros de capitalización de mercado.
Que solo en los Estados Unidos la Promovente presta servicios a 49 millones de consumidores y pequeñas empresas, y que tiene aproximadamente 5,000 oficinas de banca minorista.
Que, con aproximadamente 208,000 empleados, la Promovente atiende a clientes en más de 150 países.
Que la Promovente es ampliamente conocida como una de las compañías más grandes y reconocidas del mundo.
Que la Promovente ha recibido numerosos honores y premios por sus logros, y que ha sido clasificada como una de las principales corporaciones estadounidenses en términos de ingresos.
Que la Promovente ha participado en campañas publicitarias globales con respecto a sus servicios financieros en forma de anuncios en revistas internacionales, periódicos, televisión, carteles al aire libre, vallas publicitarias, publicidad en línea, así como a través del patrocinio de importantes actividades culturales, deportivas y eventos filantrópicos.
Que la publicidad de la Promovente en 2017 ascendió a USD 1,746 millones.
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que la Promovente es titular de distintos registros que amparan la marca BANK OF AMERICA en distintos países del mundo.
Que la Promovente es titular de múltiples nombres de dominio que incorporan la marca BANK OF AMERICA, por ejemplo, <bankofamerica.com>, <bankofamericamerrilllynch.com> y <bofaml.com>, los cuales usa en conexión con sus servicios financieros
Que, en diversos procedimientos sustanciados ante el Centro, los Grupos de Expertos han reconocido y plasmado en sus decisiones que la marca BANK OF AMERICA es famosa.
Que, como resultado de los esfuerzos y actividades de mercadotecnia, publicidad y promoción de la Promovente en relación con su marca BANK OF AMERICA, millones de personas en todo el mundo han estado expuestas a dicha marca.
Que la Promovente ha adquirido notoriedad y reconocimiento entre el público y en la industria financiera, así como entre los consumidores de productos y servicios financieros.
Que el nombre de dominio en disputa resulta ser idéntico a la marca BANK OF AMERICA de la Promovente, en virtud de que dicha marca se encuentra total e íntegramente comprendida en éste.
Que el nombre de dominio en disputa no agrega elementos nominativos adicionales que puedan otorgarle algún grado de distintividad.
Que la adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx” al final del nombre de dominio en disputa no aporta distinción gramática, fonética, ideológica o grafica alguna.
Que los usuarios que accedan al nombre de dominio en disputa creerán que éste se encuentra patrocinado por, o vinculado con la Promovente.
II. Derechos o intereses legítimos
Que, debido a que el uso y registro de la marca BANK OF AMERICA por parte de la Promovente son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, la carga de probar la existencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa recae sobre el Titular.
Que el nombre de dominio en disputa no es un nombre o apodo legítimo del Titular y que el Titular no ha sido conocido por dicho nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa no está relacionado con derecho o interés legítimo alguno del Titular, ya que se trata del nombre de un banco que goza de fama y notoriedad en el mundo.
Que la Promovente no ha otorgado licencia, permiso u otro derecho por el cual el Titular pueda detentar o usar cualquier nombre de dominio que incorpore o imite la marca BANK OF AMERICA de la Promovente.
Que la Promovente no patrocina ni respalda las actividades del Titular en ningún aspecto, y que no ha dado su consentimiento para que use sus marcas.
Que el Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que no está haciendo un uso legítimo y no comercial de éste.
Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa únicamente para obtener beneficios financieros al hacerse pasar por la Promovente, engañando a los usuarios de Internet.
Que el Titular no puede demonstrar contar con derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa.
III. Registro o uso de mala fe
Que el Titular ha registrado y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe para obtener ganancias comerciales y para beneficiarse del prestigio y reputación asociados con la marca BANK OF AMERICA de la Promovente.
Que el Titular se encuentra ofreciendo el nombre de dominio en disputa a la venta.
Que el Titular está utilizando, sin autorización, el nombre y la reputación de la marca BANK OF AMERICA de la Promovente, para su propio beneficio.
Que el Titular tiene un amplio historial de registrar y usar de mala fe nombres de dominio que incorporan marcas de terceros que gozan de notoriedad, los cuales han sido objeto de diversas disputas, en donde los Grupos de Expertos correspondientes han ordenado la transferencia de los nombres de dominio en disputa, en favor de sus legítimos titulares.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP, así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
El Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,
Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente ha probado ser titular de derechos exclusivos sobre la marca BANK OF AMERICA, cuyos registros en distintas partes del mundo preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BANK OF AMERICA de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.
La inclusión del ccTLD “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo cual, carece de relevancia al valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,
Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,
Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente afirma que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, y que no le ha otorgado a éste licencia, permiso, o derecho alguno para usar la marca BANK OF AMERICA.
La Promovente también asevera que el Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, que no es conocido por el nombre de dominio en disputa, y que no está haciendo un uso legítimo no comercial de éste. Además, la Promovente ha aportado evidencia que demuestra que es titular de varios registros de la marca BANK OF AMERICA, en distintas jurisdicciones, cuyas fechas de registro son anteriores a aquella en que se registró el nombre de dominio en disputa.
La página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega, entre otras, las leyendas “¡El nombre de dominio bankofamerica.mx está a la venta!” y “Hacer una oferta | Mi oferta por este dominio es:”, en donde existe la posibilidad de participar en una subasta sobre el nombre de dominio en disputa, mediante la oferta de una cantidad de dinero que debe ser mayor a USD 100. Después de presentar una oferta, el solicitante debe completar un formulario con su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono, así como aceptar los Términos de Uso, admitiendo que dicha oferta es legalmente vinculante.
Además, la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene información en donde se afirma que el “propietario” y el “experto” relacionados con el nombre de dominio en disputa son “DomainForSale | Vendedor de Confianza” y “Laszlo | He ayudado satisfactoriamente a más de 10000 compradores”, respectivamente. En la parte superior de dicha página web es visible un logotipo con la leyenda: “DAN fast & easy domain transfer” (DAN transferencia de dominio rápida y fácil), el cual conforma un hipervínculo que redirecciona al usuario de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio <dan.com>, correspondiente a un portal de compraventa de distintos nombres de dominio.
Debido a que el nombre de dominio en disputa se está ofreciendo a la venta en el sitio web al que éste resuelve, a través de un mecanismo de subasta, el Experto considera que dicha conducta no puede considerarse como un uso o un preparativo de uso para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios (ver la sección 2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 ; ver también ASOS plc v. Tonya L. Warner,
Caso OMPI No. DMX2019-0030).
Además, el Experto nota que en el expediente del presente caso no existe evidencia de que el Titular sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Titular no ha negado las afirmaciones y pruebas presentadas por la Promovente, ni ha probado haber llevado a cabo uso alguno leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, la conducta del Titular no puede conferirle a éste ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 ; ver tambiénLEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,
Caso OMPI No. D2010‑0138).
Debido a lo anterior, el Experto considera que el Titular no ha desvirtuado el caso prima facie que la Promovente ha presentado, en el sentido de que el Titular carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 .
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
La Política establece que, para que se actualice el supuesto del artículo 1.b), basta demostrar que la mala fe del Titular tuvo lugar en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por tanto, corresponde al Experto analizar si el expediente del caso contiene evidencia que pruebe que el Titular registró, o que está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que su marca BANK OF AMERICA goza de prestigio y reconocimiento como una marca líder en la industria financiera mundial. Además, en el expediente del presente caso existe evidencia que acredita que la marca se encuentra registrada en distintas partes del mundo con muchos años de antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, el Experto estima improbable que el Titular desconociera la marca BANK OF AMERICA que distingue a la Promovente y sus servicios, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Debido a la presencia que dicha marca tiene en el mercado, en medios de comunicación y en plataformas digitales, no es posible argumentar que el registro del nombre de dominio en disputa no haya sucedido teniendo en mente a la Promovente y su marca BANK OF AMERICA. Lo anterior constituye una conducta oportunista de registro de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, de acuerdo con la Política (ver Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh,
Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM v.Domain Investments LLC,
Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV v. Eric Starling,
Caso OMPI No. D2015-0773).
La determinación de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es suficiente para que se cumpla el tercer elemento de la Política. Sin embargo, considerando las condiciones de este caso, el Experto procederá a analizar el uso del nombre de dominio en disputa.
La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa (el cual incorpora en su totalidad la marca famosa BANK OF AMERICA) de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web en el que se subastan nombres de dominio, incluyéndose el que se disputa en este procedimiento, y en el cual se recaban datos de los posibles adquirentes. Esta conducta constituye uso de mala fe conforme al artículo 1.b) iv) de la Política (ver Aveva Group Plc. v. Edward Kim,
Caso OMPI No. D2015-2349; Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. v. GRPS 2000, S.L.,
Caso OMPI No. D2017-0458; MySpace, Inc. v. Mari Gomez,
Caso OMPI No. D2007-1231).
Cabe destacar que el Titular tiene un historial de casos de registro de nombres de dominio que incorporan marcas de terceros, en los cuales los Grupos de Expertos correspondientes han determinado que el Titular ha registrado y usado dichos nombres de dominio de mala fe (ver Badgley Mischka, LLC v. Sun Qifeng,
Caso OMPI No. D2018-2041; Amundi S.A. v. Sun Qifeng / Sunqifeng,
Caso OMPI No. D2015-2345; Aktiebolaget Electrolux AB v. Sun Qifeng,
Caso OMPI No. D2010-0633. Tomando en cuenta los antecedentes del Titular, y que en el presente caso ha registrado una marca famosa como lo es BANK OF AMERICA, es posible determinar la mala fe del Titular conforme a lo establecido en el artículo 1.b) ii) de la Política (ver la Sección 3.1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Mohammad Alkurdi,
Caso OMPI No. D2017-0391).
Por ende, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bankofamerica.mx> sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 29 de marzo de 2020
