Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Comisión Federal de Electricidad v. Idah Idah

Caso No. DMX2018-0030

1. Las Partes

La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en Ciudad de México, México, representada internamente.

La Titular es Idah Idah, con domicilio en Indramayu, Indonesia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cfemex.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de septiembre de 2018, en formato electrónico y posteriormente en copias físicas. El 26 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de septiembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de octubre de 2018. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 24 de octubre de 2018.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de octubre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una Empresa Productiva del Estado Mexicano fundada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto de1937, que tiene como finalidad prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México:

El nombre de dominio en disputa <cfemex.com.mx> fue registrado por la Titular el 24 de marzo de 2017 y resuelve a un sitio Web con enlaces de pay-per-click (“PPC”).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma idéntica la marca registrada de la Promovente CFE, la cual es una marca reconocida y famosa.

Que la adición del dominio de segundo nivel (“SLD” por sus siglas en inglés) “.com” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” no agregan distintividad al nombre de dominio en disputa, por tratarse de elementos que obedecen a razones técnicas.

Que la adición de las letras “mex” a la marca CFE resulta de la contracción gramatical que hace referencia a México, país de origen de la Promovente, por lo que constituye un término no distintivo del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o al menos similar en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente, ya que aquél reproduce en su totalidad dicha marca.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Titular del nombre de dominio en disputa no tiene relación con la marca registrada CFE ni sus variantes.

Que la Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, pues no tiene relación alguna con la Promovente, siendo que ésta no ha otorgado a la Titular licencia, permiso o autorización por medio de la cual la Titular pudiera registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa.

Que a la Titular del nombre de dominio en disputa no se le denomina CFE, ni se le conoce por dicho nombre y marca, y que tampoco podría llegar a serlo, ya que este acrónimo del nombre de la Promovente ha sido usado por ésta desde 1937 y ha alcanzado el estatus de marca famosa.

Que “cfe” no es un término definido en diccionarios, por lo que resulta poco probable que el registro del nombre dominio en disputa por parte de la Titular fuera resultado de una coincidencia.

Que la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene hipervínculos que contienen palabras o frases relacionadas con los productos o servicios que ampara la marca CFE.

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que la Titular pretende causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca CFE de manera intencional y con mala fe, toda vez que las marcas de la Promovente anteceden al registro del nombre de dominio en disputa por lo menos por 12 años.

Que el nombre de dominio en disputa se registró por la Titular con pleno conocimiento de la Promovente y su marca CFE, toda vez que la adición de la contracción “mex” al nombre de dominio en disputa refleja la intención de la Titular de causar confusión al consumidor, aparentando que se trata del sitio Web oficial de la Promovente.

Que la Titular actuó de mala fe al registrar un nombre de dominio que contiene una marca reconocida y famosa como CFE, y que dicho registro de mala fe hace presumir que la Titular también hará un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Que el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene enlaces ligados a otros sitios Web con los cuales la Titular obtiene beneficios económicos a través del esquema PPC.

Que la Titular hace uso del nombre de dominio con ánimo de lucro, haciendo suponer la existencia de una relación entre la Promovente y los vínculos que se anuncian bajo la modalidad PPC en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente es una institución gubernamental que constantemente ha sido víctima de conductas de ciberocupación.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar en consideración algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y resumidas en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"), debido a la similitud entre la Política y la UDRP.

La Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente ha demostrado contar con diversos registros que amparan la marca CFE en México. CFE es una marca famosa. Se trata de la entidad más grande y reconocida de transmisión y distribución de electricidad y una de las Empresas Productivas del Estado más importantes en México.

El nombre de dominio en disputa <cfemex.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente.

La adición del término “mex” al nombre de dominio en disputa no elimina la similitud en grado de confusión entre dicho nombre de dominio en disputa y la marca CFE de la Promovente (ver Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company v. Valero Energy, Caso OMPI No. D2017-0075; y Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, Caso OMPI No. D2017-0287).

La adición del SLD “.com” y el ccTLD “.mx” al nombre de dominio en disputa no elimina la similitud en grado de confusión respecto a la marca CFE de la Promovente, por lo que estos elementos no son relevantes para el análisis del caso (ver Diageo p.l.c. v. John Zuccarini, Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE, Caso OMPI No. DMX2016-0030).

Se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

La Promovente asegura que no ha autorizado a la Titular el uso de la marca CFE, y que la Titular no ha sido conocida comúnmente como CFE. La Titular no ha controvertido estas afirmaciones.

La Titular no presentó argumentos o pruebas para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La elección del término “mex” como complemento de la marca CFE en el nombre de dominio en disputa <cfemex.com.mx> parece no ser una coincidencia, y más bien sugiere que la Titular ha usado el nombre de dominio en disputa para crear la impresión de que existe una conexión entre el nombre de dominio en disputa, la Promovente y México.

El sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa implementa un esquema de PPC, mediante el cual se despliegan en dicho sitio Web hipervínculos relacionados con ofertas de paquetes vacacionales, fianzas empresariales, gestiones y trámites, y un hipervínculo que dice: “CFE electro.mercadolibre.com.mx”. El último hipervínculo refiere a la venta de productos eléctricos tales como paneles solares para interconexión con CFE, e inversores de interconexión CFE, los cuales están directamente relacionados con los servicios de la Promovente. La adopción del citado sistema PPC no constituye un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, porque dicho esquema se aprovecha del prestigio y renombre de la marca CFE con fines de lucro (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.9).

El segundo elemento de la Política se ha probado.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que una búsqueda del término “cfe” en el buscador Google arrojan resultados referentes a la Promovente y su marca CFE.

El esquema PPC implementado por la Titular en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no constituye un uso legítimo del mismo. La adopción de dicho esquema revela que la Titular ha utilizado el nombre de dominio con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca CFE de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b) iv de la Política (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267; y Owens Corning v. NA, Caso OMPI No. D2007-1143).

Se ha probado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <cfemex.com.mx> sea transferido a la Promovente

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 15 de noviembre de 2018