Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Experto

eBay Inc. c. Benigno Fernández Aguilar

Caso No. DMX2014-0023

1. Las Partes

La Promovente es eBay Inc. con domicilio en San Jose, California, Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.

La Titular es Benigno Fernández Aguilar con domicilio en México Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ebazar.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2014. El 17 de septiembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de septiembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de septiembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de octubre de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de octubre de 2014.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como Experto el día 27 de octubre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 6 de noviembre de 2014.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, eBay, Inc. es una empresa líder mundial en el sector de compras y comercio electrónico. La Promovente goza de un alto prestigio a nivel internacional en el sector de comercio electrónico, con presencia en más de 30 países. La Promovente dispone de una red compuesta de 11 marcas distintas para la oferta de anuncios clasificados en línea en más de mil ciudades a través del mundo. La red de anuncios clasificados en línea de eBay incluye la marca IBAZAR.

El Promovente es titular de la marca IBAZAR registrada en los Estados Unidos de América, y actualmente tiene dos solicitudes de marcas pendientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI). Entre dichos registros y/o solicitudes de marcas se encuentran los siguientes:

De igual forma, la Promovente es titular de varios nombres de dominios que incluyen el término “ibazar”, incluyendo los siguientes:

De acuerdo con la información pública disponible en WhoIs, el nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> fue registrado el 8 de julio de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de la acción, son los siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca, sobre la que la Promovente tiene derechos.

Resulta ser evidente que en la especie, éste requisito se satisface plenamente, sin que sea necesario realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que el nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca registrada IBAZAR, propiedad de la Promovente, desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando de manera particular que existe una identidad fonética ya que no el cambio de la letra “i” por la letra “e” no es suficiente para evitar un riesgo de confusión.

(ii) El titular del nombre de dominio en disputa no posee derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx>.

Este punto se puede corroborar, al no existir prueba de que el Titular sea conocido comúnmente por la denominación “ibazar” o “ebazar”, de conformidad el articulo 1(c)(ii) de la LDRP, o que haya procurado ser titular de registros de marcas sobre alguna de estas denominaciones, así como lo ha revelado una búsqueda realizada por el Promovente.

Además, la Promovente alude a que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para dirigir a los usuarios a un sitio web que presenta de forma destacada un logo muy similar al logo de la Promovente, con relación a una oferta de servicios idénticos o similares y que compiten directamente con los servicios de la Promovente, a saber, anuncios clasificados en línea y/o subastas. Tal uso del nombre de dominio en disputa no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes o servicios toda vez que el Titular está utilizando de manera intencionada el nombre de dominio en disputa para causar confusión entre los usuarios de Internet en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación del sitio web, con el fin de aprovecharse indebidamente nombre de la Promovente.

(iii) El nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> se registró de mala fe.

Respecto del punto en comento, la Promovente sostiene que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de los derechos de propiedad intelectual que tiene eBay, Inc. Además, la Promovente aduce que lanzó su sitio web “ibazar”, disponible en “www.ibazar.com.mx”, para anuncios clasificados en línea dedicado a usuarios mexicanos el 8 de abril de 2013, exactamente 3 meses antes del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

Por otra parte el uso inmediato y subsiguiente del nombre de dominio en disputa para un sitio web presentando de forma destacada un logo que es similar al logo multicolor de la Promovente y para una oferta de servicios idénticos o similares a los que ofrece la Promovente pone de manifiesto el hecho de que el Titular tenía conocimiento de la Promovente y sus derechos en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Aunado a lo anterior, la Promovente argumenta que el hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa, que es muy similar hasta el punto de crear confusión con la marca IBAZAR de la Promovente, poco después de que la Promovente lanzara su sitio web “www.ibazar.com.mx”, no se trata de una mera coincidencia sino de una elección deliberada que pone de manifiesto que el Titular tenía conocimiento de los derechos de la Promovente en el momento del registro y que eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer tráfico a su sitio web, aprovechando el riesgo de confusión y asociación con la Promovente, para así lucrarse de su creciente popularidad y renombre.

La Promovente además sostiene que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1(b)(iv) de la LDRP. Además el hecho de agregar un logotipo que es semejante en grado de confusión al de la Promovente, demuestra una intención de mala fe por parte del Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

El experto resolverá la presente controversia, tomando en cuenta los hechos esgrimidos en la solicitud de la Promovente, la Política, el Reglamento, el Reglamento Adicional y el derecho sustantivo aplicable.

En los términos de lo dispuesto por el artículo 4.a. de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguiente elementos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto de una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titualr no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y, iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

El Experto encuentra que existe una semejanza en grado de confusión de la marca IBAZAR, propiedad de la Promovente, con en el nombre de dominio en disputa y seguida exclusivamente por la combinación del dominio genérico (“gTLD”) “.com” y el dominio correspondiente a México (“ccTLD”) “.mx”. Decisiones anteriores emitidas en virtud de la UDRP establecen que dicha situación no es jurídicamente relevante (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Este experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca IBAZAR y que el nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> propiedad del Titular es semejante en grado de confusión y que fonéticamente son idénticos, toda vez que la diferencia de la letra “e” a la letra “i” es insuficiente para evitar un riesgo de confusión.

El Experto considera que el nombre de domino en disputa es similar en grado de confusión con respecto a la marca de la Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto de los argumentos vertidos por la Promovente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa <ebazar.com.mx> en relación con ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 4.c.i. de la LDRP. Además, el Experto considera que el Titular confirma de manera tácita la falta de derechos o intereses legítimos sobre el dominio por su falta de contestación.

El Experto considera que le Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto encuentra que el Titular registró el nombre de dominio de mala fe, toda vez que la fecha de creación fue posterior al lanzamiento del sitio web propiedad de la Promovente “www.ibazar.com.mx” y de la fecha de primer uso declarada en el registro de la marca IBAZAR. Además, es importante destacar la incorporación por parte del Titular de un logotipo semejante en grado de confusión al logotipo que utiliza la Promovente, incluso utilizando colores y tonos idénticos en el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa que pretende simular el de la Promovente.

Aunado a lo anterior, es evidente para el Experto que el Titular al momento de realizar el registro, tenía conocimiento de los derechos de la Promovente y eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1(b)(iv) de la LDRP. Además el hecho de agregar un logotipo que es semejante en grado de confusión al de la Promovente mencionado anteriormente, corrobora la intención de mala fe por parte del Titular por intentar crear un riesgo de asociación.

El Experto considera que el Titular registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ebazar.com.mx> sea transferido al Promovente.

Luis C. Schmidt
Experto
Fecha: 12 de noviembre de 2014