Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Banco Nacional de México S.A. v. Jesús Navarro Saracibar
Caso No. DMX2014-0022
1. Las Partes
El Promovente es Banco Nacional de México S.A. con domicilio en México D.F., México, representada por Molina Salgado & de Alva, México.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América (“EE.UU”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bancanet.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2014. El 17 de septiembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de septiembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente confirmó y enmendó la Solicitud el 30 de septiembre de 2014. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de octubre de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de octubre de 2014.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de noviembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos que exhibió adjunto a la misma, los cuales no fueron cuestionados por la Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios:
Registro de marca en México No. 550830, BANCANET, solicitado el 22 de mayo de 1997 y concedido el 30 de mayo de 1997, para amparar servicios de la clase 35 internacional.
Registro de marca en México No. 550831, BANCANET, solicitado el 22 de mayo de 1997 y concedido el 30 de mayo de 1997, para amparar servicios de la clase 36 internacional.
Registro de marca en México No. 550832, BANCANET, solicitado el 22 de mayo de 1997 y concedido el 30 de mayo de 1997, para amparar servicios de la clase 38 internacional
Adicionalmente, el Promovente cuenta con otros 18 registros que incluyen la denominación BANCANET, acompañada de otros términos, siendo los registros más antiguos los anteriormente señalados, con una antigüedad mayor a 17 años y las cuales resultan idénticos al nombre de dominio en disputa.
De una revisión de la página web “www.marcanet.impi.gob.mx”, se desprende que estos registros se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1.- El nombre de dominio en disputa es idéntico respecto a las marcas en las cuales el Promovente tiene derechos, ya que cuenta con registros marcarios que amparan las marcas BANCANET desde hace más de 17 años.
2.- El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, toda vez que, de acuerdo con lo señalado por el propio Promovente, al haber efectuado una búsqueda en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) no se encontraron solicitudes de marca o marcas registradas a nombre del señor Jesús Navarro Saracibar.
3.- El Promovente, propietario de las marcas registradas ya mencionadas no ha otorgado licencia o consentido el uso de del nombre de dominio en disputa <bancanet.com.mx> por lo que el Titular no puede acreditar algún derecho como licenciatario o usuario autorizado.
4.- El Titular no ha utilizado medios o contenidos propios con el nombre de dominio en disputa <bancanet.com.mx> e incluso, en lugar de mantener inactivo dicho nombre de dominio, optó por hospedar el referido nombre de dominio con la empresa “vodoo.com” (“www.vodoo.com”) cuya actividad (de acuerdo con lo señalado por el Promovente), es ofrecer plataformas para estacionar nombres de dominio, obteniendo un fin de lucro mediante publicidad que se anuncia en los sitios asociados con dichos nombres de dominio, por lo que no puede considerarse que dicho nombre de dominio pudiera estarse utilizando de algún modo, por lo que el Titular no ha hecho ni está haciendo un uso no comercial del mismo, amén de que en el mismo consta que se encuentra en posibilidad de venta.
5.- En la publicidad que se muestra en el sitio web se incluyen anuncios de competidores directos del Promovente, desviando la atención de los usuarios y clientes del servicio “bancanet” del Promovente.
6.- El Titular no sostiene ningún tipo de relación con el Promovente y que de antemano se desprende que el Titular como la mayoría de los mexicanos sabe que se trata de una reconocida marca de servicios bancarios y financieros pon Internet.
7.- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe por el Titular, al afirmar que el mismo conoce bien al Promovente y presumiblemente los servicios que presta bajo la marca BANCANET y que, a sabiendas de lo anterior procedió a registrar de mala fe el nombre de dominio <bancanet.com.mx>.
Que lo anterior se desprende en virtud de la publicación realizada por el propio Titular, el Sr. Jesús Navarro Saracibar en la red social denominada “YouTube” en donde criticó la nueva camiseta del equipo de fútbol “Pumas” de la Universidad Nacional Autónoma de México y en donde en dicha camiseta se aprecia el nombre del banco del Promovente “BANAMEX”1. Lo anterior, aunado a que el Promovente ha sido por muchos años uno de los bancos más grandes de México, con presencia en todo el territorio nacional.
8.- El Titular no se cercioró de no estar invadiendo derechos de terceros, ya que pudo haber efectuado una búsqueda para la marca BANCANET, en cuyo caso hubiera encontrado que la denominación BANCANET es una marca registrada en México, sin haber hecho “un esfuerzo de buena fe razonable para evitar registrar y usar un nombre de dominio que es idéntico a la marca de un tercero”.
9.- El Titular del nombre de dominio en disputa adquirió el mismo fundamentalmente con el fin de venderlo, y que lo anterior se acredita en el propio nombre de dominio en disputa, en donde se señala la leyenda “Este dominio podría estar en venta. Click aquí para mayores informes” y que el hecho de haber registrado un nombre de dominio para después especular con él e intentar revenderlo a su legítimo propietario, a un competidor o a cualquier otra persona incrementa el precio del nombre de dominio superando el costo real y justo del mismo y que incluso, es el propio Titular quien afirma registrar nombres de dominio que constituyen marcas registradas para después venderlos (o revenderlos), lo cual consta en el sitio de Internet “www.edy.com.mx” dentro del foro “Ciberokupas El Arte de registrar Dominios en México”.
10.- El Titular del nombre de dominio en disputa solicitó y registró el nombre de dominio con el fin de impedir que el Promovente refleje su marca en el nombre de dominio en disputa ya que, insiste, el Titular ya conocía perfectamente al Promovente y muy posiblemente a su marca BANCANET. Adicionalmente, el Promovente señala que resulta evidente que el Titular ha desarrollado la conducta de impedir que tanto el Promovente como otros propietarios de derechos marcarios reflejen sus marcas e los nombres de dominio correspondientes, al haber registrado un gran número de diferentes nombres de dominio sobre los cuales tampoco tiene o ha tenido derechos o intereses legítimos como son, entre otros los nombres de dominio <hellokitty.mx>; <arroyo.com.mx>; <lady-gaga.com.mx>; <belinda.com.mx>; etc.
11.- El nombre de dominio en disputa se encuentra “estacionado” con links que direccionan o re-direccionan a otros sitios, generalmente de naturaleza y con actividad bancaria, financiera, mercantil o comercial y que lo anterior podría hacer pensar que el sitio web al que se ha ingresado se encuentra de algún modo respaldado por esos terceros o por el Promovente amén de generar beneficios económicos para su Titular, lo cual acredita nuevamente la mala fe.
12.- La presencia de publicidad en el sitio constituye también una clara evidencia de la utilización de mala fe del nombre de dominio por parte del titular a menos que se demostrara que de buena fe intento evitar la inclusión de publicidad y que de acuerdo a los criterios elaborados por los expertos basta con que “cualquier tercero” obtenga un beneficio económico, que en este caso sucede con la empresa “Vodoo.com”.
13.- Sin perjuicio de lo expuesto no puede concebirse que el titular use el dominio bancanet.com.mx sin que dicho uso sea ilegítimo y sin que represente una violación a los derechos del Promovente ya que de forma activa o pasiva dicho uso representará siempre un acto de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
Alega el Promovente que el nombre de dominio en disputa <bancanet.com.mx>, registrado por el Titular, es idéntico con respecto de las marcas sobre las cuales el Promovente alega tener derechos.
Al respecto, resulta incuestionable la identidad entre las denominaciones en cuestión, al existir una coincidencia entre las mismas, y en consecuencia, una identidad fonética, visual e ideológica, toda vez que, tanto las marcas del Promovente como el nombre de dominio en disputa del Titular están compuestos por el término “bancanet”, y el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté acompañado de la terminación correspondiente al código universal (“.com”), como de la terminación del código país correspondiente a México (“.mx”), es una circunstancia que resulta solamente indicativa y no constituye de ninguna manera un elemento diferenciador que desvirtúe de manera alguna la identidad del nombre de dominio en disputa, por el contrario se acredita la identidad de las denominaciones.
Por tanto, el Experto entiende que se cumple el primer requisito de la política.
B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a los derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, que pudiera corresponderle al Titular, el Experto observa que:
El Titular no dio contestación a la Solicitud ni presentó argumentación alguna en su defensa, por lo que con apoyo a la Política y al Reglamento, este Experto habiendo evaluado la documentación aportada por la Promovente, da por aceptados sus hechos documentados y narrados en la Solicitud.
Respecto del Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa que el Promovente cuenta con marcas registradas en México con una antigüedad mayor a 17 años, mismas que se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos, sin que el Titular haya cuestionado la validez de dichos registros o intentado hacer valer un mejor derecho sobre dicha denominación.
Por tanto, a juicio del Experto, se cumple el segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De las constancias del expediente se desprende que el nombre de dominio en disputa se solicitó de mala fe, puesto que se presume que el Titular tenía conocimiento de la existencia del Promovente y de la marca BANCANET, toda vez que conforme a los registros de marca presentados, se desprende que los mismos fueron solicitados desde el 22 de mayo de 1997, lo que presume que dicha marca cuenta con una antigüedad de al menos 17 años, adicional a lo afirmado por el Promovente en el sentido de que la otra marca del Promovente, BANAMEX, al ser la abreviatura de uno de los bancos con mayor antigüedad en México, también debió ser conocida por el Titular.
Por otro lado, el Titular incluyó medios de prueba que a juicio del suscrito se consideran razonablemente suficientes para determinar que el Titular efectivamente conocía la marca BANCANET, amén de la actividad regular por parte de Jesús Navarro Saracibar de registrar nombres de dominio con diversas marcas registradas en México, insistiéndose en que el Titular no argumentó sobre dichos hechos en su defensa.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que se cumple el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bancanet.com.mx> sea transferido al Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 21 de noviembre de 2014
1 El Experto toma nota de que el Promovente, el Banco Nacional de México, es conocido (en México) por su acrónimo “BANAMEX”.
