Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Pringles, S.À.R.L. c. Carlos Hernandez Lopez

CASO No. DMX2014-0005

1. Las Partes

La Promovente es Pringles, S.À.R.L., con domicilio en Luxemburgo, representada por James K. Lewis, Estados Unidos de América.

El Titular es Carlos Hernandez Lopez, con domicilio en Tehuacán, Puebla, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pringles.com.mx>.

El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2014. El 7 de marzo de 2014, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de marzo de 2014, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 20 de marzo de 2014, la Promovente, a petición del Centro, confirmó que había enviado las correspondientes copias físicas de la Solicitud.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de marzo de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de abril de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de abril de 2014.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es la titular de las siguientes marcas registradas dentro de México:

Aunado a lo anterior, la Promovente es la titular del nombre de dominio <pringles.com>, mismo que de acuerdo con los datos encontrados en la base de datos WhoIs fue registrado el 2 de agosto de 1995.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de septiembre de 2013.

El nombre de dominio redirecciona a la página web del Titular,,en donde se publicitan marcas de motocicletas deportivas y donde existe por lo menos un link (“http://www.pringles.com.mx/videos/”) donde se despliegan anuncios diversos relacionados con el motociclismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos.

Que es una filial de The Kellogg Company que cuenta con varias subsidiarias en diversas partes del mundo. Dentro de dichas subsidiarias destacan Pringles Hong Kong Limited establecida en Hong Kong, China, Pringles LLC establecida en los Estados Unidos de América, Pringles Australia Pty Ltd establecida en Australia, Pringles Serviçes e Comércio de Alimentos Ltda establecida en Brasil, Pringles Overseas Holding S.a.r.l. establecida en Suiza, Pringles Korea S&D Co. establecida en República de Corea, Pringles Taiwan Limited establecida en Taiwan, provincia de China, Pringles Japan G.K. establecida en Japón, Pringles (Shanghai) Food Co. Ltd. establecida en China y Pringles LP establecida en Canada, entre otras.

Que es una empresa con carácter internacional y cuenta con ventas anuales de más de 13 billones de dólares.

Que sus productos Pringles se venden en México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Perú, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina y que la marca PRINGLES fue introducida en México desde 1998.

Que todo aquel que vea el nombre de dominio en disputa lo relacionará inmediatamente con la Promovente y que por lo mismo, los usuarios que accedan al nombre de dominio en disputa lo relacionarán con las marcas PRINGLES propiedad de la Promovente.

II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Que no ha otorgado ninguna licencia ni autorización para el uso de la marca PRINGLES al Titular, situación que desde su perspectiva actualiza la falta de buena fe así como un uso ilegitimo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

Que el Titular eligió intencionadamente registrar el nombre de dominio en disputa basándose en una marca registrada con la reputación de PRINGLES, para así generar más tráfico hacia el sitio Web de su negocio.

Que el Titular no estableció ningún disclaimer en donde se señalara, en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa que el Titular no tiene relación con la Promovente.

Que el Titular no es un vendedor autorizado de los productos de la Promovente y nunca ha existido relación comercial alguna entre éstos.

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Titular impide el uso de la Promovente de su marca PRINGLES al impedirle reflejarla en un nombre de dominio.

Que el nombre de dominio en disputa le genera un beneficio económico al Titular a través de los anuncios pagados que se pueden encontrar en el video que aparece en “http://www.pringles.com.mx/videos/”, quedando demostrado que el único interés del Titular en el nombre de dominio en disputa es el de beneficiarse económicamente de la buena reputación de la marca de la Promovente.

Que la marca PRINGLES es una marca reconocida que goza de buena reputación entre la comunidad y en todo el mundo y que la conciencia de marca se considera en toda la comunidad como algo significativo y sustancial.

Que la palabra “Pringles” no tiene ningún otro significado que el del nombre del producto vendido por la Promovente, siendo que cuando se introduce el término “Pringles” como búsqueda en el motor Google se arrojan más de cinco millones de resultados, todos ellos relacionados de una manera u otra con la Promovente y los productos ofrecidos por ésta.

Que a primera vista el contenido de la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa puede parecer inocuo pues aparentemente dicha página está prácticamente inactiva. Sin embargo, indica que en la sección videos se observa la presencia de un video de Youtube a través del cual el Titular se beneficia económicamente en razón de los avisos patrocinados que se presentan a lo largo del video.

Que los usuarios de Internet que accedan al nombre de dominio en disputa, pensarán que el nombre de dominio en disputa se encuentra relacionado con la Promovente y/o que existe una relación entre ellos y/o que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con el consentimiento de la Promovente.

Que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada para intentar atraer, con fines de lucro, a usuarios hacia su sitio Web mediante la creación de una probable confusión con la marca de la Promovente la cual puede ser considerada como patrocinadora y/o afiliada al sitio Web.

Que el Titular eligió registrar el nombre de dominio en disputa, basándose en una marca registrada conocida para generar más tráfico hacia su propio negocio y por lo mismo el Titular era consciente del valor de Pringles al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado una Contestación para rebatir los argumentos de la Promovente, el Experto aceptará como ciertos los argumentos de la Promovente que sean razonables. (Ver Encyclopædia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487).¹

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <pringles.com.mx > y la marca PRINGLES de la Promovente, puesto que dicha marca está tolamente comprendida en el nombre de dominio en disputa. La adición del código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.mx” al final del nombre de dominio en disputa del Titular, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca PRINGLES, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Debido a que el nombre de dominio en disputa <pringles.com.mx > es idéntico a la marca PRINGLES de la Promovente, el primer elemento de la Política se ha comprobado.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página Web que anuncia motocicletas. Este uso es comercial y desvía a los consumidores de manera equívoca, con base en una posible confusión inicial relacionada con la marca PRINGLES de la Promovente. El usuario de Internet puede creer que hay una relación o patrocinio entre la marca PRINGLES y el nombre de dominio en disputa (o los contenidos a los que este resuelve). Esta conducta demuestra la ausencia de derechos o intereses legítimos de parte del Titular.

Dicho uso no puede calificarse como una oferta de buena fe de productos o servicios, de conformidad con el artículo 1.c) i de la Política.

La marca PRINGLES fue creada por la Promovente. No tiene significado alguno en el idioma español. Ello le da una distintividad alta, la cual se ha reforzado con la publicidad que ha hecho la Promovente de dicha marca, lo cual se corrobora con las búsquedas del motor Google que aparecen al insertar el término “pringles” como criterio de búsqueda. Debido a este hecho, y a la existencia de los registros de marca de la Promovente en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, y considerando que el Titular ha señalado su domicilio en México en el acuerdo de registro, el Experto considera que el Titular conocía la marca PRINGLES cuando registró dicho dominio.

El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como <pringles.com.mx>. La Promovente sí ha probado tener derechos exclusivos en la marca PRINGLES.

La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de los registros de marcas de la Promovente, lleva al Experto a encontrar ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431).

A lo anterior se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorpora la marca PRINGLES de la Promovente (Ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).

Al no presentar una contestación, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (Ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498)

A mayor abundamiento, las pruebas ofrecidas por la Promovente (en donde señala que dentro de la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se aprecian videos que contienen mensajes promocionales que le pudieran generar ganancias comerciales al Titular), robustecen las razones relativas a encontrar que el Titular hace un uso ilegítimo y comercial del nombre de dominio en disputa, pues el Titular puede beneficiarse económicamente de las visitas que se hagan al sitio Web citado, máxime si existe el riesgo de asociación de los usuarios que crean que el nombre de dominio en disputa, y la página Web a la que resuelve se encuentra relacionado con la Promovente o su marca PRINGLES (ver Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd.,Caso OMPI No. D2001-0110)

Por las razones expuestas, este Experto considera que el Titular no ha podido demostrar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa de conformidad con el artículo de la 1.c) de la Política. La Promovente ha acreditado su dicho en lo relativo a este punto.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:

i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv.Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Con base en los registros de marca PRINGLES que la Promovente tiene, y en la difusión de que han sido objeto dicha marca, se puede concluir que el Titular tenía, o debía tener conocimiento de la marca PRINGLES al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. El hecho de que el Titular esté usando el nombre de dominio en disputa para atraer tráfico a su sitio Web de motocicletas, en donde se publicitan marcas de motocicletas deportivas y donde existe por lo menos un link (“http://www.pringles.com.mx/videos/”) donde se despliegan anuncios diversos relacionados con el motociclismo, constituye mala fe de acuerdo con el artículo 1.b) iv) de la Política.

La Promovente ha probado que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web, creando la posibilidad de que existe confusión con la marca PRINGLES de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio de motocicletas del Titular.

Los anuncios patrocinados contenidos en el sitio Web al que resuelve nombre de dominio en disputa revelan un ánimo de lucro por parte del Titular.

En ese sentido, atendiendo a que la marca PRINGLES de la Promovente es notoriamente conocida, este Experto estima que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe, pues el Titular busca aprovecharse de la fama comercial que la Promovente ha adquirido tanto en el mundo como en el país en que el Titular tiene su domicilio, para obtener un beneficio económico (ver David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla, Caso OMPI No. D2000-1459; Maori Television Service v. Damien Sampat, Caso OMPI No. D2005-0524).

Por tanto, el tercer requisito de la Política (artículo de 1.b) ha sido probado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <pringles.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 16 de mayo del 2014

¹ A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.