Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Fundación Ado, A.C., Autobuses de Oriente Ado, S.A. de C.V. v. Webmerica LLC

Caso No. DMX2012-0004

1. Las Partes

Los Promoventes son Fundación Ado, A.C. y Autobuses de Oriente Ado, S.A. de C.V. (referidos conjuntamente de aquí en adelante como “el Promovente”, a menos que se indique lo contrario), con domicilio en México, Distrito Federal, México, representados por Tsuru Morales Isla Abogados, S.C., México.

El Titular es Webmerica LLC, con domicilio en Canby, Oregon, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <fundacionado.org.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2012. El 4 de mayo de 2012 el Centro envió a NIC México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación al nombre de dominio en disputa. El 7 de mayo de 2012, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante del nombre de dominio en disputa, proporcionando a su vez la información relativa a los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió traslado con la Solicitud y sus anexos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 24 de mayo de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de junio de 2012. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 14 de junio de 2012.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de junio de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente Autobuses de Oriente Ado, S.A. de C.V. es una sociedad mercantil mexicana que se dedica a prestar en México el servicio federal de transporte de pasajeros por vía terrestre bajo la marca ADO desde 1935.

El Co-Promovente Fundación Ado, A.C. es una persona moral mexicana sin fines de lucro que fue constituida legalmente en 2006 y tiene por objeto social la realización de actividades asistenciales en favor de personas o grupos vulnerables.

La Solicitud se apoya en los siguientes registros de marca mexicanos:

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en disputa el 8 de diciembre de 2011. Previo a su registro por el Titular, el nombre de dominio en disputa estuvo registrado a nombre de Lizbeth Alicia Guerrero Angulo, quien contrajo matrimonio con Leonid N. Limin, en Guanajuato, México, según se acredita con el acta de matrimonio respectiva que se exhibe en copia certificada. Leonid Limin es el contacto administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa.

El portal de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa se muestra inactivo al momento de dictarse esta decisión. Sin embargo, tal como se acredita fehacientemente en la diligencia de fe de hechos realizada el 3 de junio de 2011 a instancia del Promovente, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en disputa se encontraba activo aunque no identificaba al responsable de su precario contenido.

Luego de varios intentos fallidos por conseguir la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, el Promovente dio inicio al procedimiento administrativo regulado por la Política.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. La marca ADO ha sido declarada como notoriamente conocida en territorio mexicano;

ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico al registro marcario No. 1271699 por WW.FUNDACIONADO.ORG.MX, y a los servicios amparados por dicho registro;

iii. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad las marcas ADO del Promovente, con lo cual es claro que el primero es semejante en grado de confusión a estas últimas;

iv. El Titular carece de cualquier derecho que le permita utilizar el nombre de dominio en disputa ya que no le ha sido concedida ninguna licencia para usar alguna de las marcas propiedad del Promovente;

v. El portal vinculado al nombre de dominio en disputa da la apariencia de que el Promovente no está cumpliendo con su objeto social, al tiempo que se impide a los posibles beneficiarios ponerse en contacto con el Promovente;

vi. El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ya que su denominación social Webmerica LLC dista mucho del nombre de dominio en disputa;

vii. La registrante originaria del nombre de dominio en disputa, Lizbeth Alicia Guerrero Angulo, y la persona que figura como contacto administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa tienen un patrón de conducta en relación al registro abusivo de nombres de dominio, ubicándose en la causal de mala fe que establece el artículo 1.b.ii de la Política;

viii. El Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro a usuarios de Internet a un portal donde se ofrecían casas de vacaciones, servicios de educación y otros, propiciando confusión entre los beneficiarios potenciales del Promovente, cuya conducta configura mala fe en términos del artículo 1.b.iv de la Política;

ix. En determinado momento, el portal vinculado al nombre de dominio en disputa llegó a mostrar el diseño de la marca GRUPO ADO del Promovente y a hacer referencia al transporte de pasajeros, que es la actividad primordial del Promovente, con la finalidad de engañar aún más a los usuarios de Internet;

x. En otro momento, el nombre de dominio en disputa fue ofrecido en venta por un valor cierto que superaba los costos documentados relacionados directamente con dicho nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP ya que un sinnúmero de precedentes relativos a esta última se encuentran disponibles en el sitio Web del Centro.

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

iii El nombre de dominio en disputa han sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o confusión

Como la inmensa mayoría de expertos ha reiterado, la cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar mediante una comparación visual global si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).

El Promovente funda su Solicitud en las marcas registradas que se identifican en el apartado 4 supra (las marcas ADO). Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en los componentes literales de las marcas ADO. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca en atención a que éstos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Al confrontar las marcas del Promovente con el término “fundacionado” que representa la porción relevante del nombre de dominio en disputa se observa que este último incorpora el signo preponderante de las marcas base de la acción, esto es el acrónimo ADO, que no tiene otro significado más que como marca del Promovente. La inclusión de un término con una connotación marcaria inequívoca como ADO acarrea la similitud en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a las marcas ADO del Promovente.

De hecho, la adición del término “fundacion” no hace sino reforzar la confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas ADO del Promovente dado que la totalidad del nombre de dominio en disputa no configura un vocablo reconocible en idioma alguno sino una frase que alude expresamente a la fundación auspiciada por el Promovente bajo su marca ADO, como ocurre con las fundaciones identificadas con las marcas renombradas de terceros, por ejemplo Fundación Telmex, Fundación Azteca, Fundación Televisa, entre otras.

En razón de lo anterior, el Experto estima superado el umbral que supone el artículo 1.A.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular carece de cualquier derecho que le permita utilizar el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con licencia o permiso del primero para usar la denominación “fundacionado” ni alguna de las marcas ADO.

El Promovente asegura también que el Titular no está relacionado con él ni con alguna otra empresa del grupo ADO.

Por último se alega que el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa puesto que su denominación social Webmerica LLC no es similar a este último.

En función de lo anterior, el Promovente sostiene que el Titular no puede argumentar tener algún derecho para haber usado la denominación “fundacionado” en el nombre de dominio en disputa pues el único uso que le ha dado a éste ha sido con la intención de aprovecharse del prestigio de las marcas ADO.

Las constancias que integran el expediente no le permiten inferir a este Experto que el Titular pueda poseer derechos de marca propios sobre la denominación “fundacionado”, ni que sea conocido en algún circuito comercial por el nombre de dominio en disputa. Dicho de otra manera, al Experto no le resulta aparente que el Titular tenga derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa.

Ante la falta de oposición a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

De esta forma se surte la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

De las pruebas que obran en el expediente se desprende que la marca ADO se encuentra registrada en México desde 1989 y que la misma fue declarada notoriamente conocida en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2011.

Por otro lado, las actas de fe de hechos exhibidas por el Promovente acreditan que al momento de recibir el primer aviso de la controversia, la entonces registrante del nombre de dominio en disputa, Lizbeth Alicia Guerrero Angulo, esposa del señor Leonid Limin, se encontraba domiciliada en México.

De estos hechos comprobados se presume que fue Leonid Limin quien registró el nombre de dominio en disputa el 8 de diciembre de 2011, dado su vínculo matrimonial con la registrante anterior de dicho nombre de dominio, así como su condición de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo, . Para ese entonces Leonid Limin pudo y debió haber sabido con toda probabilidad que el nombre de dominio en disputa se estaba apropiando de una marca notoriamente conocida en México sin el consentimiento de su titular, cuya circunstancia por sí sola, dadas las circunstancias de este caso, es indicativa de mala fe en términos del artículo 1.A.iii de la Política. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio <aa.com.mx> a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del promovente); y Wendy's International, Inc. c. Elefante Digital, S.C., Caso OMPI No. DMX2009-0008 (las pruebas ofrecidas por el promovente demuestran que la marca WENDY'S se encuentra registrada en México desde 1983, es decir 25 años antes que el nombre de dominio, por lo que el titular pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del promovente y la oponibilidad erga omnes del registro marcario respectivo).

Abona a la conclusión anterior el hecho que ADO es un término que no tiene otra función ni significado más que servir de marca al Promovente, al tratarse de las siglas de su denominación social. Ver McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z., Caso OMPI No. DMX2008-0005 (debido a que SPLENDA es una denominación intrínsecamente distintiva que no tiene otro significado o función más que como marca del promovente, así como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del azúcar, resulta inconcebible que el titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar el nombre de dominio); y Expedia, Inc. vs. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013 (observando que EXPEDIA es una palabra inventada y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el promovente).

Por otra parte, no pasa inadvertido al Experto que poco después de haberse dado aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa fue puesto en venta en el sitio Web correspondiente por un precio de US$2,000 dólares, lo que hace prueba plena en contra del Titular respecto de la aplicación en el caso concreto de la causal de mala fe prevista en el artículo 1.B.i de la Política que a la letra establece:

Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

Asimismo se destaca, tal como lo advierte el Promovente, que la registrante primigenia del nombre de dominio en disputa Lizbeth Alicia Guerrero Angulo, esposa del actual contacto administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa, fue condenada previamente por haber registrado abusivamente el nombre de dominio <emociondeportiva.com.mx> en el Caso OMPI No. DMX2011-0020, lo que en opinión de este Experto detona la aplicación de la causal de mala fe prevista por el artículo 1.B.ii de la Política que se transcribe a continuación:

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

Finalmente, de la evidencia aportada por el Promovente se advierte que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un portal donde se ofrecían casas de vacaciones y servicios de educación, lo que configura mala fe en términos del artículo 1.B.iv de la Política.

En estas condiciones se tiene por colmado el supuesto del artículo 1.A.iii de la Política.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.G.ii de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que el nombre de dominio en disputa <fundacionado.org.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 6 de julio de 2012