gusanito.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gusanito.com S. de R. L. de C.V. v. Robert Takovich

Caso No. DMX2007-0012

1. Las Partes

El Promovente es Gusanito.com S. de R. L. de C.V. con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México representada por Rodrigo Tinajero Zavala, México.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Columbia, Maryland, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <gusanito.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de julio de 2007. El 18 de julio de 2007, el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de julio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 16 de agosto de 2007. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 20 de agosto de 2007.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru Alberú como Experto el día 24 de agosto de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios (en lo sucesivo, colectivamente denominados “la marca GUSANITO”):

La Promovente también es titular de la siguiente reserva de derechos:

La Promovente es titular de la siguiente marca registrada en Estados Unidos

También es titular del nombre de dominio <gusanito.com>, el cual fue registrado el 30 de abril de 2000.

La Promovente registró el nombre de dominio en disputa <gusanito.com.mx> el 16 de marzo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

El Promovente argumenta que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas registradas y reserva de derechos de las cuales es titular, y que por lo tanto dicho nombre de dominio crea confusión en los usuarios de Internet.

También argumenta que la única pretensión del Titular es crear en el usuario común de Internet, una similitud para allegarse fácilmente de clientes cautivos del Promovente, pues al ser idénticos los signos distintivos y reserva de dicho Promovente, con el nombre de dominio materia de la presente controversia, conlleva al aprovechamiento ilícito por parte del Titular del nombre de dominio en pugna.

II. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, porque este último no es titular de ningún registro marcario que ampare las denominaciones “gusanito” y/o “gusanito.com”, ni es titular de ningún otro tipo de derecho.

III. Mala fe

El Promovente declara que el Titular no ha desarrollado una página de Internet propiamente para prestar productos y servicios de buena fe, sino que copió esquemas de servicios que ofrece el Promovente en su página “www.gusanito.com”.

El Titular demuestra su mala fe al pretender vender el nombre de domino en disputa al Promovente.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx> ha sido obtenido y se utiliza de mala fe, ya que es idéntico a la marca GUSANITO propiedad del Promovente.

No existe ningún tipo de relación entre el Titular y el Promovente, el titular del dominio en conflicto no es un licenciatario autorizado de la marca GUSANITO del Promovente.

El Titular impide que el Promovente publique su marca en la página Web a la cual resuelve el dominio en disputa.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx>, ha sido obtenido y se utiliza de mala fe por parte del Titular, toda vez que es idéntico con respecto a la marca GUSANITO, sobre la cual el Promovente tiene derechos exclusivos, y no existe ningún tipo de relación entre el Titular y el Promovente; el Titular no es una licenciataria autorizada de las marcas del Promovente, ni mucho menos ha obtenido autorización para usar la marca GUSANITO.

El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio y lo utiliza de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo impide que el Promovente publique su marca en una página de Internet relacionada con el nombre de dominio en pugna.

B. Demandada

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de el Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nº D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <gusanito.com.mx>, y la marca GUSANITO de el Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “gusanito”, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GUSANITO, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkv. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

La reserva de derechos del Promovente no ha sido tomada en cuenta, puesto que ésta ha sido concedida con posterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido.

El primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con la artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilización del dominio controvertido, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Por tanto, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Por tanto, al haberse probado la ausencia de derechos o intereses legítimos, se han cumplido los requisitos para que exista una decisión de transferencia o cancelación del nombre de dominio controvertido. Sin embargo, al encontrarse causales de uso de mala fe en el expediente, el Panel explorará el tercer supuesto de la Política.

El Promovente ha ofrecido como prueba una fe de hechos a la cual se agregan impresiones de la página asociada a <gusanito.com.mx>. En las impresiones de dicha página se aprecian secciones como: “Birthday Flowers”, “Postal de Amor”, “Postal de Amor Gratis”, “Happy Birthday”, “Postales Gratis Amor”, “Postales para Amigos”, “Post Cards”, Tarjetas de Amor Gratis”, “Postales Amor”.

En la parte superior izquierda de la página se aprecia la siguiente leyenda: “Gusanito.com.mx What you need, when you need it”.

La página del Titular se enfoca en postales, tarjetas y sus análogos, igual que el Promovente. Lo hace con un nombre de dominio y membrete que son idénticos a las marcas GUSANITO del Promovente. El sitio del Promovente tiene un volumen considerable de visitas en el Continente Americano. La marca que el Promovente ha usado es altamente distintiva, al no ser descriptiva ni evocativa de los productos y servicios que oferta. La elección de nombre de dominio del Titular, para su sitio Web, no parece ser una coincidencia. La evidencia nos lleva a concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web. Este es un acto catalogado como Competencia Desleal por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual son signatarios los países en los que aparecen domiciliados el Promovente y el Titular, por ser contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio.

La conducta del Titular, de conformidad con las pruebas ofrecidas por el Promovente, pruebas que no fueron refutadas en este procedimiento, es constitutiva de mala fe, de conformidad con la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii) de la Política así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <gusanito.com.mx> sea transferido al Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto

Fecha: 11 de septiembre de 2007