tous.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V

Caso No. DMX2006-0009

1. Las Partes

El Promovente es S. Tous, S.L. con domicilio en Manresa, España, y está representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Hostmaster Vihaus y el codemandado Vinetworks S.A. de C.V., ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, siendo representados por Juan José Pujol Rojas. Para efectos de este procedimiento Hostmaster Vihaus y Vinetworks S.A de C.V. son referidos conjuntamente como “el Titular”.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio <tous.com.mx> que constituye el objeto del presente litigio, se encuentra registrado con NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud de Resolución de Controversia (la “Solicitud”) se presentó vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de agosto de 2006 y en forma impresa el 14 de agosto de 2006. El 11 de agosto de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. NIC-México por su parte, remitió con fecha 12 de agosto de 2006, al Centro vía correo electrónico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspondía con aquél mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevención formulada por el Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 4 de septiembre de 2006.

El Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2006. De conformidad con el artículo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2006. El Titular presentó vía Internet su contestación a la Solicitud el 2 de octubre de 2006. El Centro acusó recibo de dicha presentación el 4 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Único el día 10 de noviembre de 2006, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa es el español, siendo este último el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiéndose cerciorado que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto suscrito comunicó a las partes mediante comunicación electrónica de fecha 17 de noviembre de 2006, el cierre de la instrucción del procedimiento administrativo con efectos de citación para el dictado de la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mundialmente conocida en la industria de la moda, la joyería y los accesorios de vestuario femenino que comercializa bajo su marca TOUS en más de 30 países. En México el Promovente distribuye sus productos a través de 32 tiendas establecidas en 15 entidades federativas, incluyendo Jalisco, lugar de residencia del Titular.

El Promovente tiene registrada la marca TOUS en un gran número de países y por lo que a México respecta es titular de varios registros marcarios en las clases internacionales 3, 9, 14, 18 y 25, siendo la fecha legal más remota el 10 de diciembre de 1998, según lo acredita con las copias certificadas de dichos títulos de marca que comprenden productos tales como metales preciosos, joyería, bisutería y piedras preciosas, perfumería, gafas de sol, productos de cuero, baúles y maletas, bolsos, paraguas, sombrillas, vestidos, calzados, pañuelos para el cuello, fulares y cinturones, entre otros.

Asimismo, para promocionar sus productos y ofrecer información sobre su compañía y la marca TOUS, el Promovente mantiene el portal de Internet identificado bajo el dominio <tous.com>, registrado el 4 de agosto de 1997.

El Titular por su parte se dedica a la prestación de servicios de hospedaje y registro de dominios de Internet, habiendo registrado el nombre de dominio en controversia el 17 de diciembre de 2001.

Luego de ponerse en contacto con el Titular a efecto de solicitarle la transferencia del nombre de dominio en litigio como consecuencia de la alegada infracción al derecho de uso exclusivo de su marca TOUS, el Promovente decidió presentar la Solicitud que dio inicio a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. De una comparación gráfica se desprende que el nombre de dominio en controversia es idéntico a la marca registrada TOUS y al nombre de dominio global <tous.com> del Promovente;

ii. Desde su fecha de registro, el Titular no ha dado ningún uso al nombre de dominio en disputa según se comprueba con la herramienta informática “Internet Archive Wayback Machine” que muestra los archivos históricos de las páginas hospedadas en el dominio <tous.com.mx>, infiriéndose así la ausencia de un uso legítimo y leal de este último por parte del Titular;

iii. Como resultado de la investigación a través de los motores de búsqueda de Internet más populares se concluye que el Titular no es ni ha sido conocido como TOUS;

iv. Una búsqueda de antecedentes registrales en el sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no arrojó ningún resultado del signo TOUS conferido en favor del Titular, lo que permite afirmar que este último no ha adquirido derechos de marca bajo la denominación TOUS;

v. De las comunicaciones vía telefónica y electrónica entre el Promovente y el Titular se comprueba que el Titular ha registrado el nombre de dominio con el fin de vender su registro al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados y que están relacionados directamente con el nombre de dominio, configurándose así la causal de mala fe en el registro del nombre de dominio prevista en el artículo 1.b) de la Política;

vi. Por si lo anterior no fuera suficiente y en consonancia con múltiples Decisiones bajo la Política UDRP, la falta de uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Promovente constituye en el presente caso evidencia de mala fe en el uso de dicho identificador.

B. Titular

Las alegaciones que a manera de defensa el Titular vierte en su Contestación a la Solicitud son las siguientes:

i. El registro del dominio en conflicto se realizó a instancia de uno de sus clientes, sin haber recibido aún la contraprestación debida por dicho servicio;

ii. Ante el incumplimiento de su cliente, la única intención del Titular es recuperar los gastos administrativos, de registro y mantenimiento de <tous.com.mx> generados hasta la fecha;

iii. La intención a que se hace referencia no puede ser considerada de mala fe, ya que el nombre de dominio en controversia se verificó a solicitud de un tercero, no siendo responsabilidad del Titular conocer a priori los registros de marca existentes para registrar un dominio.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusión del nombre de dominio en litigio vis-à-vis su propio nombre de dominio, en este caso <tous.com>.

Ahora bien, del cotejo a simple vista de los signos en pugna se advierte inmediatamente que el nombre de dominio <tous.com.mx> es idéntico gramaticalmente a la marca “TOUS”, conclusión que indefectiblemente trae aparejada la posibilidad de confusión a nivel fonético y conceptual comercial.

La presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior genéricos como <.com> o relativos a códigos de países como <.mx>) no es óbice a la conclusión que antecede, ya que como lo han reiterado sistemáticamente los precedentes bajo la Política UDRP y la Política .MX, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente, setiene por cumplida la hipótesis prevista en el artículo 1(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia derivado de la inexistencia de registros marcarios en México concedidos a su favor. Esta afirmación desde luego presupone la falta de otorgamiento de licencias o autorizaciones respecto de la marca del Promovente en beneficio del Titular.

Además, el Promovente asegura que el Titular no es conocido comúnmente bajo la denominación TOUS, exhibiendo al efecto diversas documentales privadas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y se tienen aquí por valoradas en el sentido de conferirles valor probatorio suficiente para acreditar presuntivamente tal circunstancia.

En virtud de lo anterior, el suscrito Experto estima demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Política, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.

Por otro lado, del contenido del escrito de contestación no se advierte ninguna circunstancia de la que pueda inferirse la existencia de derechos o intereses legítimos reconocidos por la Política o la legislación mexicana en favor del Titular respecto del nombre de dominio en litigio. De hecho cabe destacar que el propio Titular admite expresamente en su contestación la legitimidad de los intereses del Promovente en relación al dominio <tous.com.mx>.

En suma, este Panelista concluye que en la especie no se surte en favor del Titular ninguna de las defensas previstas en el artículo 1(c) de la Política.

Por ende, se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artículo 1(a)(ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por una parte, el Promovente intenta acreditar la mala fe en el registro del nombre de dominio por parte del Titular con la transcripción de una supuesta conversación entre los representantes de ambas partes que habría tenido lugar el 16 de marzo de 2006, mediante la cual el Titular habría hecho una serie de admisiones en cuanto a su conocimiento previo de la marca TOUS, su familiarización con la Política y la forma de burlar sus fines, así como una petición al representante del Promovente para que este último gestionara a su favor una cantidad mayor a los costos estrictamente relacionados con el registro y renovación del dominio por parte de NIC-México. El Promovente asegura que la cantidad exigida por el Titular corresponde a $18.266,60 (dieciocho mil doscientos sesenta y seis pesos 60/100 pesos mexicanos), cifra que le fue comunicada por el Titular mediante un documento que el Promovente no exhibe junto con su Solicitud.

Al respecto, en ejercicio de la facultad discrecional en materia de admisión y valoración de pruebas que el artículo 12.D del Reglamento de la Política otorga al Panel Administrativo, se estima a la transcripción (sesgada) de la conversación de mérito, incapaz de producir los efectos de confesión extrajudicial que pretende atribuirles el Promovente, al haber sido unilateralmente producida por su oferente y no estar vinculada con algún otro medio de prueba que permita corroborar su integridad y autenticidad, así como la identidad de las partes, o mejor aún la ratificación expresa o tácita del Titular en el curso de este procedimiento. Véase TV Azteca, S.A. de C.V. v. Eduardo Martínez Trigueros, Caso OMPI No. DTV2005-0003 (desestimando registros de audio de conversación telefónica aportados por el Promovente al no estar corroborada o ratificada la autenticidad de su contenido ni la identidad de los participantes).

Empero, del estudio integral de las constancias que integran el expediente administrativo se tienen por acreditados, inferidos o no desvirtuados los siguientes hechos:

i. El nombre de dominio <tous.com.mx> ha permanecido inactivo desde su registro a la fecha;

ii. El Titular ha puesto a la venta para cualquier interesado el nombre de dominio en conflicto;

Por otra parte, al Experto le resulta inverosímil la justificación del Titular para haber registrado el nombre de dominio <tous.com.mx> por cuenta de un tercero sin recibir la contraprestación debida por su “servicio” y no obstante tal incumplimiento seguir asumiendo los costos relativos a su renovación. Aún cuando esta circunstancia hubiese sido demostrada fehacientemente, ello no le conferiría al Titular derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio ni lo exoneraría de haber registrado y usado el nombre de dominio por casi cinco años de mala fe, por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, contrario a la creencia del Titular, las Políticas Generales de NIC-México que se encuentran incorporadas por referencia al acuerdo de registro del nombre de dominio <tous.com.mx>, impone en su artículo II.b)vii la obligación para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos en favor de terceros.

En el mismo sentido, cabe destacar que la Política no le da derecho al Titular para recuperar del Promovente, los gastos generados con motivo del registro y uso de un nombre de dominio que invade los derechos al uso exclusivo de la marca del propio Promovente y que fue además registrado sin derecho o interés legítimo de por medio. El vehículo idóneo para fundar tal pretensión sería un contrato de prestación de servicios de registro y mantenimiento de nombre de dominio celebrado entre el Titular y el Promovente, en caso de que el nombre de dominio <tous.com.mx> hubiera sido registrado por cuenta del Promovente, lo que no ocurrió aquí. Así, de resultar cierto que el Titular actuó por instrucciones de un tercero, del cual no proporcionó siquiera datos de identificación, contacto, o la copia del contrato de prestación de servicios entre ellos, el derecho del Titular para repetir contra su cliente por falta de pago quedaría intacto a pesar de una resolución adversa en este procedimiento. En resumen, es inaceptable la conducta del Titular consistente en pretender obtener un “rescate a cambio de liberar la marca que ha mantenido” sin derecho por cerca de cinco años. Freddy Addu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682.

Todo lo anterior lleva al suscrito Experto a concluir que el Titular registró el nombre de dominio <tous.com.mx> con el propósito fundamental de vendérselo al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estén relacionados con el nombre de dominio, actualizándose así la hipótesis demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b)i de la Política. Sirven de sustento Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0788 (sin importar la cuantía, la mera solicitud de cualquier ganancia en exceso del costo de registro del nombre de dominio es suficiente por si misma para tener por acreditada la mala fe bajo la Política); y Hang Seng Bank Limited v. Websen Inc., Caso OMPI No. D2000-0651 (incluso la referencia a una “pequeña cuota” indeterminada puede representar un valor cierto que supera los costos documentados que directamente se relacionen con el nombre de dominio, motivando una determinación de mala fe al amparo de la Política).

Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el artículo 1(a)(iii) de la Política ha sido satisfecha en el caso concreto.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensión planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tous.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

24 de noviembre de 2006