shurtape.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies, LLC. v. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V.

Caso No. DMX 2006-0005

1. Las Partes

La Demandante es Shurtape Technologies, LLC., con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de América representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.

La Demandada es Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V. ambos con domicilio en Mérida, Yucatán, México representada por Alejandra L. Brito Rojas, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente demanda es <shurtape.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center-México, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

3. Iter Procedimental

El 5 de mayo de 2006, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico y el 9 de mayo de 2006, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación (el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (el ”Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Demanda fue enviado a la Demandante por la OMPI el 11 de mayo de 2006.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del Reglamento, con fecha 8 de mayo de 2006, envió una “Solicitud de Verificación por el Registrador” por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si la Demandada es el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; así como que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador. Con fecha 24 de mayo del 2006, la OMPI solicitó al Registrador diversas aclaraciones relacionadas con la solicitud antes mencionada.

En relación con lo anterior, los días 8 y 24 de mayo de 2006, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, sus respuestas, proporcionando la información solicitada, confirmando afirmativamente lo anterior, así como que las Demandadas son las personas que figuran como Registrantes, y a su vez proporcionando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

La OMPI realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Demanda, confirmando que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 1° de junio de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, la OMPI envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto a las Demandadas como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la demanda y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha demanda en fecha no posterior al 21 de junio de 2006. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente a la Demandada que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.

El 19 de junio de 2006, la Demandada presentó su escrito de contestación a través de correo electrónico y el 23 de junio de 2006, en documentos originales. La Demandada presentó diversas solicitudes de aclaración de fechas 13 de junio del 2006, 14 de junio del 2006, 15 y 16 de junio del 2006. Un acuse de recibo del escrito de contestación fue enviado a la Demandada por la OMPI el 26 de junio de 2006.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Con fecha 27 de junio de 2006, el suscrito recibió la invitación para participar como Panelista Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 29 de junio de 2006, a la OMPI la Declaración de Aceptación para participar como Panelista y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 3 de julio del 2006, la OMPI envió a las partes Demandante y Demandada una Notificación de Nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos (Panel Administrativo) y de Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente, designando al Señor Pedro W. Buchanan Smith como Panelista Único y señalando el 17 de julio de 2006, como la fecha para la emisión de la decisión del Panel, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, la OMPI transfirió el expediente del caso al suscrito Panelista.

El Panel designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación de la OMPI, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la demanda se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Panel considera que la demanda fue debidamente notificada al titular registrado del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Panel no ha recibido ningún requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Panel no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Panel ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El nombre de dominio objeto de la controversia fue registrado por las Demandadas el 28 de abril de 2005 ante el Registrador.

Por su parte la Demandante es titular del nombre de dominio <shurtape.com> creado el 5 de septiembre de 1996 y empleado para la difusión de la fabricación, comercialización y venta de cintas adhesivas. La Demandante fabrica y comercializa sus productos en México desde hace 13 años aproximadamente.

La Demandante es titular de la marca SHURTAPE empleada para distinguir cintas adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional, misma que le fue concedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 1993.

Que al pretender dar de alta el nombre de dominio <shurtape.com.mx> la Demandante se percató de que dicho nombre de dominio ya estaba asignado para promover la venta de productos como los que fabrica, relacionados con cintas adhesivas, por lo que es evidente que las actividades que se promueven en el nombre de dominio controvertido, coinciden con aquellas que realiza la Demandante.

Que con fecha 15 de septiembre de 2005, la Demandante envió una carta a las Demandadas, haciendo de su conocimiento la existencia de derechos previos respecto de la denominación Shurtape, derivados del registro marcario que detenta en México, así como también, en los Estados Unidos de América y otros países del mundo.

Que en dicha carta se señaló a las Demandadas que al promover la venta de adhesivos en su nombre de dominio <shurtape.com.mx>, se violan los derechos marcarios propiedad de la Demandante, pues se produce confusión en el público consumidor, por lo que se le solicitó el inmediato cese del nombre de dominio de referencia o su transferencia a la Demandante, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna por parte de las Demandadas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que:

A. El nombre de dominio es idéntico hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.

Que el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, creado el 28 de abril de 2005, es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial No. 445,837 SHURTAPE, propiedad de Shurtape Technologies, LLC. (antes denominada Shurtape Technologies, INC.) concedida el 5 de noviembre de 1993 y empleada para distinguir cintas adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional.

El nombre de dominio en disputa resulta idéntico al nombre de dominio <shurtape.com> propiedad de Shurtape Technologies, LLC., creado el 5 de septiembre de 1996 y empleado para la difusión de la fabricación, comercialización y venta de cintas adhesivas identificadas con la marca Shurtape.

Que resulta intrascendente la adición del nivel secundario (por sus siglas en inglés gTLD) “.com” y del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD)” .mx”, como elemento de distinción del nombre de dominio en disputa, respecto de los citados derechos de propiedad industrial de Shurtape Technologies, LLC., pues la adición de un nombre de dominio genérico de nivel superior carece de significación para distinguir un nombre de dominio respecto a una marca, pues no cumple con la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios.

La marca propiedad de la Demandante cuenta con las siguientes características: Nº 445837 SHURTAPE, expedida el 5 de noviembre de 1993, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 17 del Nomenclátor Internacional, y que de manera general se describen como sigue: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

La Demandante cuenta con la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com> registrado ante Network Solutions con fecha 5 de septiembre de 1996.

Por lo anterior, en razón de que el nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue creado el 28 de abril de 2005, y al ser idéntico a la marca de productos así como al nombre de dominio respecto de los cuales Shurtape Technologies, LLC., tiene derechos exclusivos, han quedado debidamente acreditados los extremos previstos en el Artículo 1 (a)(i) de la Política, consistente en que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a una marca de productos registrada y respecto de la cual, la Demandada tiene derechos exclusivos.

B. Las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

Que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, en razón de que la Demandante no los autorizó a utilizar la marca Shurtape ni tienen derecho de propiedad intelectual alguno sobre dicha denominación en México.

Que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx>, en la medida en que no podrá justificar razón legítima alguna para adoptarlo, pues no cuentan con la titularidad de ningún registro marcario con ese vocablo, ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior al 5 de noviembre de 1993, fecha en la que se concedió a la Demandante el registro No. 445837 Shurtape.

Que la fecha de creación del dominio <shurtape.com.mx>, corresponde al 28 de abril de 2005; así como también, al resultado de la búsqueda de antecedentes fonéticos realizada en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que se acompañó como Anexo 6, de la que se advierte claramente que al día de hoy, no existe ningún derecho de propiedad industrial respecto de la denominación Shurtape, a favor de las Demandadas.

Que las Demandadas no se encuentran utilizando de manera legítima el nombre de dominio <shurtape.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos.

Que las Demandadas han tratado de aprovechar el prestigio de la Demandante en cuanto al posicionamiento de la marca SHURTAPE en el mercado, pues desde el año de 1993, la Demandante ha logrado posicionar la denominación Shurtape al amparo del registro marcario Nº 445837 SHURTAPE, desarrollando de manera pacífica y continua las actividades comerciales y de difusión por diversos medios, entre ellos, el sitio de Internet identificado con el nombre de dominio <shurtape.com> creado desde el 5 de Septiembre de 1996.

Que el hecho de que las Demandadas incluyan en la página de Internet <shurtape.com.mx>, un apartado especial para realizar pedidos y comercialización de cintas adhesivas identificadas con la marca SHURTAPE, es el indicativo de que el uso que le da a dicho nombre de dominio es eminentemente comercial, además de ilegítimo y desleal, por confundir a los consumidores al pretender que asocien dicho sitio así como los productos que por ese conducto se ofrecen, con aquellos identificados con la marca registrada No. 445837 SHURTAPE propiedad exclusiva de la Demandante, los cuales a saber, son iguales y/o íntimamente ligados.

Que las Demandadas en el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se señala como causante de los productos que se ofrecen bajo la denominación Shurtape, a una empresa denominada Shurtape de México, lo que sin lugar a dudas descubre la intención del titular de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestión es auspiciado por una sucursal mexicana de la Demandante, y por consiguiente que los productos que ahí se ofrecen, son los mismos que a lo largo de 13 años la Demandante ha posicionado en el Mercado Mexicano .

C. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Que las Demandadas solicitaron el registro del nombre de dominio para aprovecharse del prestigio que hoy por hoy distingue en México a los productos que bajo esa denominación manufactura y comercializa la Demandante, y con el principal propósito de impedir a la Demandante en su carácter de titular exclusiva del registro No. 445837 SHURTAPE, que refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente al código territorial de este país.

Que el nombre de dominio bajo disputa presenta un contenido destinado a difundir la venta y comercialización de cintas adhesivas bajo la marca SHURTAPE, según se puede constatar al ingresar a la dirección <shurtape.com.mx> que corresponde al nombre de dominio en disputa.

Que efectivamente el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se utiliza para ofrecer vía Internet, cintas adhesivas bajo el auspicio de la marca SHURTAPE propiedad de la Demandante, misma que ha sido posicionada en el comercio mexicano durante los trece años de vigencia en México del registro No. 445,837 SHURTAPE, por tanto, el público consumidor que consulta la página de Internet bajo el nombre de dominio en disputa, es inducido a error o confusión en cuanto a la empresa que fabrica y comercializa los productos que en dicho sitio se publicitan.

Que de la lectura del texto de la página a la que nos dirige el nombre de dominio controvertido; en ella se advierten semejanzas no solamente gráficas, sino de contenido, que evidencian la mala fe del titular al solicitar y usar el nombre de dominio que se impugna.

D. Semejanzas Gráficas y de Contenido.

Que destaca principalmente el empleo de la denominación Shurtape en la página de inicio del nombre de dominio <shurtape.com.mx>, misma que se reproduce con la misma tipografía y el mismo color empleado en el nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante.

Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado denominado “Empresa”, se advierte la reproducción exacta de una imagen evidentemente tomada de la página de inicio y de aquella denominada Company Profile, ambas incluidas en la página web del nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, en la que se aprecian unos lentes color negro enmendados con cinta adhesiva en la parte lateral izquierda del observador, reposando sobre unas hojas de trabajo.

Que dicha reproducción es exacta, lo que nuevamente pone en evidencia la intención de las Demandadas de relacionar su producto con el de la Demandante, e incluso, de ostentarse como filial de esta última en México para favorecer la comercialización de productos en un actuar de mala fe.

Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado identificado con el nombre de “Contacto”, se advierte la disposición de diversas celdas con el propósito de realizar pedidos de producto por ese conducto, situación que a su vez se emplea de la misma forma por la página <shurtape.com>, en la pestaña denominada “Contact us”, lo que conduce nuevamente a concluir que la disposición de datos de la página del Titular, no puede estimarse como caprichosa, ni mucho menos creativa y novedosa, pues obedece a una clara imitación del contenido de la página <shurtape.com>, creada con anterioridad por la Demandante.

Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado identificado con el nombre “Productos”, se reproducen las mismas imágenes de cintas adhesivas que a su vez, se plasman en el apartado “New Products” del nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, situación que además de demostrar que la presentación de los propios productos es tendenciosa y engañosa, demuestra la intención de las Demandadas de propiciar una confusión en los consumidores al grado de que éstos relacionen sus productos con los que elabora y comercializa la Demandante.

Que al analizar el contenido de la página web <shurtape.com.mx>, se advierte la traducción fiel al español, del texto en inglés que contiene la página <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, y por consiguiente, la intención del Titular de hacer creer al consumidor que su sitio es auspiciado por una empresa extranjera que recientemente se asentó en nuestro país para suministrar bajo el nombre Shurtape de México, cintas de empaque (canela y transparente), masking tape (cinta para enmascarar), duct tape (cinta para ductos) y cinta para oficina (cinta tipo diurex), generando la idea en los consumidores de que existe una filial en nuestro país.

Que el punto medular al que se debe atender para confirmar la mala fe de la demandada al obtener el nombre de dominio que se impugna, se refiere a que tanto los gráficos, como los textos que se incluyen en el sitio <shurtape.com.mx>, reproducen aquellos que desde 1996 caracterizan el sitio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, con lo que las Demandadas evidentemente pretenden confundir al consumidor al asociar ambas compañías.

Que por lo anterior, es evidente que con la existencia del nombre de dominio controvertido se ha perturbado la actividad comercial de la Demandante pues los consumidores acuden a la página <shurtape.com.mx> y realizan pedidos de productos asumiendo que se trata de aquellos fabricados al amparo de la marca registrada No. 445,837 SHURTAPE.

Que bajo este contexto, salta a la vista que al utilizar el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, con una imagen idéntica a la de Shurtape Technologies, LLC., las Demandadas han intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de las Demandadas o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web de las Demandadas o en su sitio en línea, pues además de utilizar la marca registrada de la Demandante para productos idénticos a los que ésta distingue, induce a concluir que es un sitio auspiciado por la empresa Shurtape en México, incitando a los consumidores a comprar por ese conducto y por ende, atrayendo indebidamente la clientela de la Demandante.

B. Las Demandadas

Que con fecha 12 de marzo de 2001, el señor Sergio Rodolfo Camelo Basto solicito y posteriormente obtuvo el día 29 de mayo de 2001 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la Marca NO. 700226 SHURTAPE, para proteger Cintas Adhesivas al amparo de la Clase 16 Internacional. Que dicha marca fue cedida a Profesional Packaging, S.A. de C.V., de la cual la Demandada es accionista y administrador.

Que Profesional Packaging, S.A. de C.V. quien ha venido comercializando cintas adhesivas desde el año del 2004.

La marca propiedad de la Empresa Shurtape Technologies, LLC. No. 445837 fue registrada para productos pertenecientes a la Clase 17 Internacional y la marca No. 700226 SHURTAPE fue registrada y concedida para amparar: Cintas Adhesivas para Empaques y Otras, productos pertenecientes a la Clase 16 del mismo clasificador, por lo que existen ambas marcas en el mercado.

El nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue solicitado para la comercialización de Cintas Adhesivas de la marca SHURTAPE, esto es, bajo una marca de la cual es titular la Demandada debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, por lo que cuenta con el derecho que confiere la titularidad de la marca, para poder hacer uso de ella y crear y usar un Nombre de Dominio bajo la denominación “Shurtape” agregándole el ccTLD .MX, titular de este también tal y como lo establecen las Políticas Generales de Nombre de Dominio, las cuales definen al Contacto Administrativo como el responsable del nombre de dominio, usuario y titular.

Que en ningún momento el nombre de dominio bajo disputa fue creado para engañar al consumidor, puesto que cuenta con todo el derecho que le confiere la Ley de la Materia en Propiedad Industrial de México, para hacer uso de la marca registrada de la manera en que mejor convenga a su empresa y clientes, por lo que creó su Nombre de Dominio con su ccTLD .MX.

Que al ser accionista y administrador de Profesional Parking, S.A. de C.V., quien es titular de los derechos sobre la marca SHURTAPE que ampara productos pertenecientes a la Clase 16, cuenta con un derecho real y legítimo para utilizar la marca SHURTAPE, como el nombre de dominio materia del presente procedimiento por ser titular de ambos registros.

Que al ser titular de una marca de productos debidamente registrada y surtiendo todos sus efectos legales, cuenta con el mismo derecho que tiene la Demandante y por lo tanto, resulta inaplicable el precepto para la actualización de la cancelación o transmisión de la titularidad del registro del nombre de dominio bajo disputa, ya que de ser así, se estaría trasgrediendo el derecho de titularidad y nombre de dominio de su marca registrada.

Que independientemente de la fecha de creación de los nombres de dominio en pugna, la Demandante, no cuenta con el derecho exclusivo de la marca SHURTAPE, puesto que existe el registro de marca de las Demandadas (sic), razón por la cual no corresponde que la Demandante invoque un reconocimiento previo y exclusivo en aras de su marca cuando no es exclusiva ésta.

Que niega que en su sitio de Internet aparezca que pertenece a una empresa denominada Shurtape de México. Asimismo, niega que se pretenda engañar o crear en la mente del público consumidor una idea equivocada con la intención de empañar la marca de productos que comercializa.

Que por contar tanto la Demandante como las Demandadas con derechos de marca, pueden subsistir en el mercado posicionando sus productos por el derecho que nos confiere el ser titulares cada uno de su marca. Que en ningún momento registró su nombre de dominio para impedir que un tercero, que al igual tenga derechos, haga uso de ellos.

Que el nombre de dominio de las Demandadas es previo y de buena fe.

Que la Demandante debe contar con todos los derechos reservados de las imágenes que muestra en su página, en caso de haber sido creada especialmente para su sitio para alegar las semejanzas gráficas y de contenido entre los dos sitios Web.

6. Debate y conclusiones

El Panel considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, se obligó a quedar sometida con todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente se obligó a quedar obligado bajo las Políticas Generales de Nombres de Dominio, las Políticas, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Panel tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Panel considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, la Demandada convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio de la Demandada podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Panel particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Demandada, en este caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integración de este Panel se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Panel esta satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la demanda, la integración de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Demandada su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política la Demandante debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Demandada, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Demandante tiene derechos; ii) que la parte Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Panel encuentra que la totalidad de la marca SHURTAPE de la Demandante se encuentra incluida en el Nombre de Dominio de la Demandada, adicionada exclusivamente con el “.com.mx”. La adición de dicha frase no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

La Demandada señaló sin acreditar, que era propietaria de la marca mencionada. En éste sentido solo evidenció como titular de la marca SHURTAPE bajo la Clase 16 Internacional a la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. Tampoco acredito tener derecho al uso legítimo de ninguna de las marcas”.

Adicionalmente, que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico al nombre de dominio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, creado con anterioridad al registro del nombre de dominio bajo disputa y empleado para la difusión de la fabricación, comercialización y venta de cintas adhesivas identificadas con la marca SHURTAPE.

Este Panel considera que la Demandante tiene derechos sobre la marca SHURTAPE, y que esta marca es idéntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por la Demandada.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Panel considera que no existe indicación de que la Demandada tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilización por parte de la Demandada del nombre de dominio <shurtape.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artículo 1.c.i de la Política; que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio como lo establece el artículo 1.c.ii de la Política; que la Demandada al utilizar el nombre de dominio <shurtape.com.mx> pretende crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestión es auspiciado por la Demandante, y por consiguiente que los productos que ahí se ofrecen, son los mismos que los de la Demandante, por lo que la parte Demandada no esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro, como lo establece el 1.c.iii de la Política, y particularmente por las semejanzas gráficas y de contenido que tiene el nombre de dominio bajo disputa con el nombre de dominio <shurtape.com> del cual con anterioridad ha sido titular la Demandante.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Panel encuentra que la parte Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.iv de la Política, en virtud de que, de la información y documentación presentada por la Demandante, la parte Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de las Demandadas o de los productos o servicios que figuran en el sitio Web de las Demandadas.

En resumen, este Panel considera que la Demandante presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio bajo disputa por la parte Demandada.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Panel no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Panel y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Panel no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de nombres de dominio, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artículo 1.a. de la Política, y en base en las manifestaciones y documentos que fueron presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento, el Reglamento Adicional, y demás principios legales y reglas aplicables, tal y como lo dicta el artículo 19 del Reglamento, este Panel decide:

(1) que el Nombre de Dominio registrado por las Demandadas es idéntico a la marca SHURTAPE sobre la que la Demandante tiene derechos;

(2) que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos algunos con respecto al Nombre de Dominio <shurtape.com.mx>; y,

(3) que el Nombre de Domino <shurtape.com.mx> ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por la parte Demandada.

En virtud de lo anterior, el Panel requiere, que el nombre de domino <shurtape.com.mx>, sea transferido a la Demandante, Shurtape Technologies, LLC., tal y como ha sido solicitado.

Pedro W. Buchanan Smith
Panelista Único

Fecha: 18 de julio de 2005