eescord.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cesar Torres Torres v. Ivan Alonso Hernández Gutiérrez

Caso No. DMX2005-0004

1. Las Partes

1.1 El Promovente en este procedimiento administrativo es Cesar Torres Torres, persona física, Guanajuato, México, representada por Silvia Arraut Sánchez, Yolanda Victoria Oropeza Gaxiola, y/o Christian Thomae Maloney indistintamente.

1.2 El Titular, es el señor Iván Alonso Hernández Gutiérrez, en su carácter de Contacto Administrativo y Técnico del dominio en cuestión. Adicionalmente se identifica como contraparte en este procedimiento administrativo a AltosNet, en su carácter de organización registrante del nombre de dominio; ambos con domicilio en San Miguel el Alto, Jalisco, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

2.1. El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <eescord.com.mx> (el “Nombre de Dominio”).

2.2. El registrador del Nombre de Dominio es el Network Information Center México S.C. (“NIC-México”).

3. Iter Procedimental

3.1 El 15 de julio de 2005, se recibió en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) una Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).

3.2 En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX, el 16 de agosto de 2005 el Centro requirió que NIC-México proporcionara y/o corroborara la información de la Solicitud, con base en la información contenida en su base de datos WHOIS, relacionada con el Nombre de Dominio.

3.3 El 26 de julio de 2005, NIC-México dió respuesta al referido requerimiento, aclarando, entre otras cosas, que la Solicitud no había sido presentada de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “LDRP”) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).

3.4 A solicitud del Centro y siguiendo las observaciones de NIC-México, el 26 de agosto de 2005, el Promovente modificó la Solicitud, adecuándola a la Política LDRP y al Reglamento.

3.5 El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la LDRP, el Reglamento. De conformidad con los Artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de agosto de 2005. De conformidad con el Artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 19 de septiembre de 2005. El escrito de contestación a la solicitud (la “Contestación”) fue presentado ante el Centro el 13 de septiembre de 2005.

3.6 El Centro nombró a Sergio Rodríguez Castillo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panelista Único”) el día 11 de octubre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del Reglamento. El Panelista Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento establecido por la LDRP.

3.7 El Panelista Único considera que el Centro ha actuado con diligencia para mantener a las partes informadas del procedimiento. Tomando en cuenta que ambas partes han tenido oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y que el Panelista Único cuenta con la Solicitud y la Contestación, se notificó a las partes el 22 de octubre de 2005 el cierre del procedimiento de resolución de controversias. Pasándose en consecuencia a la etapa de resolución a efecto de remitir al Centro, en el tiempo y forma establecidos por el propio Reglamento, la versión preliminar de esta decisión dentro del plazo que al efecto dispone el Artículo 20 del propio Reglamento.

3.8 Conforme el Artículo 13.A del Reglamento, el idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa y la presente decisión es el español, siendo este último el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La siguiente narración de hechos se desprende de las declaraciones vertidas en la Solicitud o la Contestación y no controvertidas por ninguna de las partes:

4.2 El Promovente es titular de las siguientes marcas registradas y vigentes en México, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

4.2.1 “EESCORD”

4.2.2 “EESCORD” (Y DISEÑO)

4.2.3 “EESCORD” (Y DISEÑO)

4.2.4 “EESCORD” (Y DISEÑO)

4.2.5 “EESCORD POING” (Y DISEÑO)

4.3 El Promovente se dedica en México a la fabricación y comercialización de productos deportivos, en especial ropa y calzado;

4.4 El Titular, por su parte, es propietario en México de la siguiente marca registrada ante el IMPI y vigente:

4.5 Adicionalmente, el Titular es titular del nombre de dominio <eescord.com>.

4.6 El Titular responde a título personal y en nombre de AltosNet.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 El Promovente

5.1.1 El Promovente argumenta que el Nombre de Dominio es idéntico gráfica y fonéticamente a las marcas de productos de su propiedad.

5.1.2 El Promovente argumenta adicionalmente, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio, las bases de tal afirmación son las siguientes:

5.1.3 No existe evidencia de que el Titular haya utilizado o siquiera efectuado preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios , toda vez que, al intentar ingresar a dicho sitio no se despliega página alguna, sino la leyenda “LA PÁGINA NO PUEDE SER ENCONTRADA”, desprendiendo de ello que no existe un uso del Nombre de Dominio, y que el único fin de los titulares es el de bloquear la presencia del Promovente en Internet, con un posible ánimo de lucro a la expectativa de que el Promovente haga una oferta a los titulares para adquirirlo.

5.1.4 Continua el Promovente argumentando que no existe evidencia de que el Titular haya sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio ni por cualquier nombre o denominación siquiera similar, tanto en Internet como en el comercio. Esta afirmación se deriva de la falta de uso mencionada en el numeral anterior, y de los datos obtenidos de las bases de datos “WHOIS” de NIC-México, en que no se muestra información alguna que contenga la palabra “eescord” o alguna otra palabra que resulte siquiera similar.

5.1.5 La falta de uso del Nombre de Dominio, lleva al Promovente a afirmar que no puede existir manera de que el Titular pueda acreditar que el uso del dominio ha sido legítimo y leal o no comercial.

5.1.6 El Promovente pone especial énfasis en demostrar que sus marcas son ampliamente conocidas en México en el mercado de productos deportivos, especialmente en calzado y vestido relacionados con el juego de fútbol.

5.1.7 Finalmente, el Promovente presenta una serie de argumentos, basados en la multicitada falta de uso del Nombre de Dominio, buscando persuadir respecto de la mala fe del Titular. Dichos argumentos incluyen (i) la afirmación de que el Titular realizó el registro para impedir al Promovente que refleje su marca en el Nombre de Dominio, (ii) el que el Titular tenía conocimiento de la existencia y buena reputación de las marcas del Promovente, (iii) el hecho prácticamente evidente de que el Titular registró el Nombre de Dominio con el ánimo de venderlo al Promovente.

5.1.8 Finalmente, el Promovente argumenta que el hecho de que el Nombre de Dominio no esta siendo usado, constituye “Tenencia Pasiva”, conducta que ha sido considerada como indicativa de la existencia de mala fe.

5.2 El Titular

5.2.1 El Titular comienza por manifestar la existencia de la marca “EESCORD LÁCTEOS” solicitada el 22 de abril de 2004 y otorgada por el IMPI el 16 de Agosto de 2004.

5.2.2 El Titular argumenta la imposibilidad de confusión entre las marcas del Promovente por un lado, y su marca y el Nombre de Dominio por el otro, con base en la diversidad de los productos de la primera (vestuario, calzado, sombrerería, juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte) y los segundo (leche y productos lácteos).

5.2.3 Desde la fecha de solicitud de la marca referida en 4.4 y 5.2.1, el Titular ha llevado a cabo preparativos para ofrecer productos lácteos haciendo uso del Nombre de Dominio.

5.2.4 El Nombre de Dominio se usa, de buena fe, en el ofrecimiento de productos relacionados con giro o actividad del Titular.

5.2.5 Los productos ofrecidos por el Titular en el sitio al que resuelve el Nombre de Dominio, es completamente distinto a los ofrecidos por el Promovente, con lo que se demuestra la inexistencia de intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el nombre de la marca del Promovente puesto que se trata de mercados enteramente distintos.

5.2.6 No existe mala fe, pues la intención del Titular no es impedir el uso de la marca del Promovente, sino promover su propio producto y marca en Internet.

6. Análisis y Conclusiones

6.1 El Panelista Único considera que, no obstante el Nombre de Dominio fue registrado en Marzo de 2001, antes de la entrada en vigor del actual LDRP, toda vez que el Titular no realizó manifestación alguna cuando estas entraron en vigor, en Junio de 2004, quedó sujeto a las mismas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la LDRP y su Reglamento, y este Panel tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

6.2 Asimismo, el Panelista Único considera que en el presente procedimiento, existe suficiente y adecuada evidencia de que el Centro ha observado y cumplido los requisitos procesales establecidos en el LDRP y su Reglamento, incluyendo la debida notificación al Titular del inicio del procedimiento, así como la justa y razonable oportunidad para contestar, ejercitar sus derechos y presentar su Contestación.

6.3 De conformidad con lo preceptuado por el Artículo 1.a de la LDRP, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de cada uno de los siguientes casos:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

6.4 Si bien la existencia de la conjunción copulativa “y” lo hace evidente, vale la pena enfatizar que el Artículo 1.a del LDRP requiere que el Promovente demuestre a satisfacción del Panelista Único, los tres elementos requeridos para la actualización del supuesto.

6.5 Identidad o Similitud en Grado de Confusión

6.5.1 En opinión del Panelista Único, no existe controversia sobre este particular. Es evidente a simple vista que el Nombre de Dominio es idéntico fonética y gramaticalmente a las marcas propiedad de el Promovente.

6.5.2 El Titular se equivoca al intentar desvirtuar este hecho argumentando la imposibilidad de confusión entre las marcas del Promovente y el Nombre de Dominio. Si bien es cierto que el inciso (i) del Artículo 1.a del LDRP hace referencia a semejanza en grado de confusión, es claro que en este caso la “ó” disyuntiva busca establecer que se trata de igualdad o –en su defecto– semejanza en grado de confusión. En otras palabras, al existir identidad entre Nombre de Dominio y marca registrada, la posibilidad de confusión pasa a segundo término.

6.5.3 Como correctamente señala el Promovente, para evaluar tal igualdad, se deben ignorar los prefijos “www” o sufijos correspondiente al nivel del nombre de dominio (sea ccTLD como en el caso que nos atañe, o gTLD). Múltiples panelistas hemos concordado en esto, al grado que es posible considerarlo (si bien no de forma absoluta) un tema de explorado derecho.

6.5.4 Cabe también señalar que para cumplir con este supuesto, es irrelevante el que el Titular cuente o no con marcas registradas de su propiedad.

6.5.5 Por lo anteriormente expuesto, este Panelista Único determina que el Nombre de Dominio es idéntico a varias de las marcas propiedad del Promovente, con lo que queda acreditado el primer elemento requerido en el Articulo 1 de la LDRP.

6.6 Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio

6.6.1 El Promovente presenta múltiples argumentos para mostrar la falta de interés y/o derecho del Titular sobre el Nombre de Dominio. Algunos de tales argumentos, no se encuentran sustentados con elementos probatorios, sino exclusivamente en presunciones. Lo anterior no es de sorprender, pues la redacción misma de la LDRP, pero sobre todo del Artículo 3.b.viii.2 del Reglamento parecen sugerir que el Promovente tiene la obligación de probar hecho negativos, lo cual es imposible. Este Panelista Único esta de acuerdo con el criterio expresado por múltiples paneles, que consideran que en este punto en particular, la carga de la prueba se revierte al Titular, quien tiene la obligación de demostrar su interés legítimo en el Nombre de Dominio.

6.6.2 La LDRP, estable en su Artículo 1.c de manera enunciativa circunstancias que le permiten al Titular demostrar interés legítimo en el Nombre de Dominio. A diferencia del Artículo 1.a, en este caso la LDRP utiliza lenguaje que claramente establece que la existencia de cualquiera de estas circunstancias, será suficiente para tal demostración.

6.6.3 El Promovente argumenta que el hecho de que la palabra “eescord” no aparezca en la base de datos WHOIS de NIC-México, es indicativo de que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el Nombre de Dominio. Al respecto es necesario aclarar que, si bien tal mención en el WHOIS podría suponer el uso común del nombre de dominio, ni el LDRP ni el Reglamento exigen tal uso en el WHOIS, que es simplemente una base de datos con información para fines administrativos del registrador.

6.6.4 Los argumentos del Promovente, para demostrar tal falta de derecho e interés legítimo, se basan primordialmente en la falta de uso del Nombre de Dominio en la oferta de bienes o servicios. Si bien en ausencia de otros elementos tales argumentos probablemente podrían persuadir a un Grupo de Expertos, la existencia de una marca registrada propiedad del Titular es, en opinión del Panelista Único, un elemento de vital importancia en el presente procedimiento.

6.6.5 La marca registrada “EESCORD LÁCTEOS” fue solicitada el 22 de abril de 2004 y otorgada el por el IMPI el 16 de agosto de 2004. Por su parte, la Solicitud fue notificada al Titular el 30 de agosto de 2005, esto es, poco más de un año después de otorgada la marca.

6.6.6 Es nuestra opinión que la pre-existencia de la marca propiedad del Titular, es suficiente para satisfacer el requisito del Artículo 1.c.i de la LDRP, específicamente, que el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” se encontraba “efectuando preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos”

6.6.7 Aunado a ello, este Panelista Único encuentra también persuasivo el argumento del Titular de que el uso del Nombre de Dominio (y de la marca que le respalda), al enfocarse a productos totalmente diversos a los que fabrica y/o comercializa el Promovente, se hace sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el nombre del Promovente.

6.6.8 Por lo anterior, este Panelista Único concluye que el Promovente no acreditó el requisito previsto en el Artículo 1.a.ii de la LDRP, mientras que el Titular demostró tener interés y derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio.

6.7 Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

6.7.1 Si bien la imposibilidad del Promovente de demostrar el segundo elemento del Articulo 1.a de la LDRP, hace innecesario continuar este análisis, el Panelista Único considera conveniente analizar los argumentos del Promovente respecto del concepto de mala fe, con la intención de contribuir al esclarecimiento de uno de los elementos que con mayor frecuencia son malentendidos/argumentados en los procedimientos de esta índole.

6.7.2 Tal como ocurre con el inciso c) del Artículo 1 del LDRP, el inciso b) utiliza lenguaje que deja claro que se trata de un listado enunciativo. De igual manera, el uso de la conjunción disyuntiva “ó” deja claro que el Promovente sólo requeriría demostrar uno de estos supuestos contemplados (u otros análogos) para acreditar la mala fe.

6.7.3 El Panelista Único esta consciente de que, en ausencia de elementos de prueba concretos (e.g. comunicaciones amenazando con vender el dominio a un competidor, oferta de venta a precios muy por encima de los costos normales de mantenimiento, etc.), resulta complejo, más no imposible demostrar la mala fe.

6.7.4 Los argumentos del Promovente, en opinión del Panelista Único no son persuasivos, pues se limitan a presentar suposiciones sin ofrecer algún tipo de evidencia que nos permite formar una opinión y/o acredite la mala fe.

6.7.5 Por otro lado, como quedó aclarado en el numeral 6.6.6. en nuestra opinión, el Titular ha demostrado un interés legítimo en el Nombre de Dominio, por lo que la afirmación del Promovente de que con dicho registro “la intención de [el Titular] ha sido preponderantemente la de impedir a la Promovente que refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente” carece de sustento.

6.7.6 El Promovente trata de persuadir al Panelista Único del que el hecho de que el Titular posea también los derechos sobre el dominio <eescord.com> es evidencia de mala fe. Para el suscrito, considerando la existencia de la marca propiedad del Titular, tal hecho no sólo no demuestra mala fe, sino una precaución razonable por parte del Titular.¹

6.7.7 El Promovente busca demostrar que las marcas de su propiedad son ampliamente conocidas en México. Si bien tal notoriedad tiene efectos importantes en materia marcaria, la misma, no lleva necesariamente a la conclusión de que el Titular la conocía y mucho menos a una obligación por parte del Promovente de haberla conocido.

6.7.8 En diversas ocasiones, el Promovente hace mención de un “posible animo de lucro” del Titular, suponiendo –sin presentar ningún tipo de evidencia que pueda sostener tal suposición– que el Titular estaba esperando que el Promovente le hiciera una oferta para adquirir el Nombre de Dominio. Es opinión del Panelista Único que tales suposiciones, sin elementos que las sustenten, sólo pueden ser consideradas en ausencia de elementos probatorios adicionales, no siendo el caso del presente procedimiento. Más aún, el lenguaje del Artículo 1.b.i de la LDRP hace referencia a “Circunstancias que indiquen” tal propósito. Una vez más, la presuncional sólo sería persuasiva en ausencia de otros elementos probatorios.

6.7.9 Finalmente, respecto a la referencia a la “Tenencia Pasiva” el Promovente esta en un error al asumir que la misma “ha de considerarse equivalente a un uso de la mala fe”. Al parecer el mismo Promovente se corrige cuando un par de párrafos adelante en la Solicitud, señala que “La tenencia pasiva ha sido aceptada como prueba importante del registro y utilización de mala fe”. Esta última es la acepción correcta de la “Tenencia Pasiva”, no como equivalente de mala fe, sino como una prueba más, que debe evaluarse en conjunción con los demás factores del caso concreto.

6.7.10 Adicionalmente, hay que señalar que, al momento de presentar la Contestación, aparentemente el Titular ya estaba haciendo uso del Nombre de Dominio. No podemos perder de vista que un sitio en Internet se puede modificar en cuestión de minutos; sin embargo, el uso por parte del Titular sólo viene a confirmar nuestra decisión. La forma en que se usa el Nombre de Dominio (para identificar productos lácteos) es acorde a la marca propiedad del Titular, y por ende no nos parece que dicho uso, ni el registro del Nombre de Dominio, se adecue a ninguno de los supuestos establecidos en el referido Artículo 1.b de la LDRP.

6.7.11 Con base en lo anterior, este Panelista Único concluye que el Promovente no logró acreditar el supuesto requerido por el Artículo 1.a-.iii) de la LDRP.

7. Decisión

Con base en las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, habiendo el Titular demostrado derecho e interés legítimo sobre el Nombre de Dominio <eescord.com.mx>, de conformidad con el Artículo 1.g de la LDRP así como 19 y 20 de su Reglamento, el Panelista Único resuelve desestimar la pretensión del Promovente.

Sergio Rodríguez Castillo
Panelista Único

25 de octubre de 2005

¹ Si bien se trata de procedimientos independientes, vale la pena hacer referencia a la reciente resolución de la OMPI respecto de dicho nombre de dominio Caso No. D2005-0778.