FIGARO’S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García
Caso No. DMX2005-0001
1. Las Partes
La promovente es Figaro’s Italian Pizza, Inc., de Oregon, Estados Unidos de América, representada por el Lic. José Luis Trasfi Castro, de México D.F., México.
El Titular es Sierra Informática S.A. de C.V., y/o Sandro Arsendi Antili, ambos
de Nuevo León, México y/o Jorge Figueroa García, de Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud de resolución de controversia (o “demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <figaros.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center-Mexico
(“NIC-México”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM,
de Monterrey, Nuevo León, México.
3. Iter Procedimental
Una demanda conforme la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Política”) y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el “Reglamento”), se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2005 por email, y el 17 de febrero de 2005 en formato papel. El 15 de febrero de 2005, el Centro acusó recibo a la promovente, y en esa misma fecha envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de febrero de 2005, NIC-México confirmó al Centro, por la misma vía, que Sandro Arsendi Antili y Sierra Informática S.A. de C.V., así como Jorge Figueroa García figuraban como titular del nombre de dominio. Después de comprobar que la solicitud de resolución de controversia cumplía los requisitos formales, el 28 de febrero de 2005 el Centro notificó formalmente al titular la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha límite para contestar a la demanda se fijó para el 20 de marzo de 2005. Dado que el titular no contestó a la demanda dentro del plazo señalado, el 21 de marzo de 2005 el Centro le notificó la ausencia de contestación a la demanda y la falta de personación en el procedimiento. El experto considera que el Centro ha actuado con diligencia, utilizando tanto la vía electrónica como el courier para enviar la notificación de la demanda a Sandro Arsendi Antili, a Sierra Informática S.A. de C.V. y a Jorge Figueroa García.
Habiendo recibido la correspondiente Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, el 29 de marzo de 2005 el Centro nombró a Roberto A. Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de expertos. La decisión sobre el fondo de la controversia debía enviarse al Centro a más tardar el 12 de abril de 2005.
El 4 de abril de 2005, de acuerdo al Artículo 17 del Reglamento, el experto único declaró el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N° 1, que el Centro comunicó a las Partes en la misma fecha.
Conforme el Artículo 13(A) del Reglamento, el idioma
del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de Hecho
La promovente es una compañía constituida en el Estado de Oregon, Estados Unidos de América. La promovente acreditó con copias de los respectivos certificados de registro expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América que es titular de registros de la marca FIGARO’S para la clase 42 (restaurantes y servicios de comida para llevar) desde el 5 de agosto de 1997, para la clase 30 (pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 5 de marzo de 2002, y para la clase 35 (servicios de almacén de menudeo ofreciendo pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 30 de marzo de 2004. La promovente también tiene derechos sobre otras marcas en los Estados Unidos de América: FIGARO’S ULTIMATE PIZZA, FIGARO’S PIZZAZZ, FIGARO’S ITALIAN PIZZA - MORE – YOU BAKE AND SAVE, FIGARO’S FRESH TO BAKE PIZZA AND MORE (Y DISEÑO) y FIGARO’S ITALIAN KITCHEN, cubriendo productos y servicios similares a los arriba mencionados. La promovente también es solicitante de las siguientes marcas en México: FIGARO’S, clase 35, fecha 26 de marzo de2003, ídem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004; FIGARO’S PIZZA, clase 35, fecha 3 de noviembre de 2004, ídem clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, FIGARO’S PIZZA (Y DISEÑO), clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, ídem clase 35, 3-11-2004, ídem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004, etc.
Según figura en la base
de datos “Whois” de NIC-México, el registro del nombre de dominio
<figaros.com.mx> fue creado el 31 de diciembre de 2003.1
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Resumidamente la promovente alega lo siguiente:
- El nombre de dominio es gráfica y fonéticamente idéntico a la denominación FIGARO’S de las marcas de los Estados Unidos de América y de las solicitudes de marca mexicanas, presentadas por la promovente. Ni la adición de “.com” y de “.mx”, ni la omisión del apóstrofo en el nombre de dominio alcanzan para distinguirlo de dichas marcas. Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio de la promovente, <figaros.com>, salvo por la adición de “.mx” que no alcanza para identificar a determinado proveedor como fuente de productos o servicios.
- El titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. El promovente no lo autorizó a utilizar la marca FIGARO’S, ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre la marca, sea en México o en los Estados Unidos de América. Desde la fecha de creación del registro del dominio este no se ha utilizado para realizar oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, el titular tiene conocimiento de los derechos e intereses legítimos de la promovente sobre el nombre de dominio. No es posible que el titular sea conocido por el nombre de dominio, puesto que el dominio se encuentra en desuso.
- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La promovente es franquiciante del negocio FIGARO’S PIZZA, con más de 100 franquicias concedidas. El nombre de dominio se registró después que la promovente manifestara su intención de extender sus franquicias a México. El único propósito del titular fue impedir que la promovente pudiese reflejar su marca en un nombre de dominio mexicano. Como además el titular del dominio utilizó la denominación FIGARO’S PIZZA en el contenido de su sitio web, se indujo a confusión al navegante de Internet que entra al sitio y que puede pensar que se ha contactado con la promovente. De la conducta de la titular durante las tratativas sobre una posible transferencia del nombre de dominio a la promovente se desprende que la titular esperaba que la promovente hiciera una oferta que superara los meros gastos de registro del nombre de dominio.
B. Titular
El titular no contestó a las alegaciones de la promovente,
y el Centro le notificó la falta de personación y ausencia de contestación a
la demanda. Con posterioridad a esa notificación y a la de la orden de procedimiento
No. 1, sobre cierre del procedimiento administrativo, tampoco se recibió presentación
alguna del titular.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelación o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX” deberá probar ante el grupo de expertos:
(i) Que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Salvo por la adición de
“.com.mx”, el nombre de dominio <figaros.com.mx> es, si no
idéntico, por lo menos similar hasta el punto de llevar a confusión con las
marcas FIGARO’S de la promovente detalladas en la sección 4 supra.
Por razones técnicas conocidas, la adición de un dominio genérico del nivel
superior tal como “com” es una condición necesaria del registro,
y carece de significación para distinguir a un nombre de dominio de una marca.
En el Caso OMPI No. D2000-0940, National
Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000,
dijo el panel actuante: “La adición del dominio del nivel superior genérico
(gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista
de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde
que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, ‘.com’
es sólo uno de esos varios gTLDs, y ‘.com’ no sirve para identificar
una empresa en particular como origen de bienes o servicios.”
Similares razones valen
para la adición de “com.mx”. La ausencia del apóstrofo en el nombre
de dominio no alcanza a distinguirlo de la marca, dada la imposibilidad técnica
de incluir apóstrofos en una registración de dominios. Por otra parte, como
lo indica la promovente, este panel en el Caso OMPI
No. DMX2001-0003, Kellog Company v. Luis Alvarez, 13 de septiembre de 2001,
estableció que el uso del apóstrofo como forma del posesivo es suficientemente
conocida en países de lengua española.
La marca FIGARO’S para la clase 42 fue registrada en los Estados Unidos
de América a nombre de la promovente en 1997, mientras que <figaros.com.mx>
se registró a nombre del titular el 31 de diciembre de 2003. Por ello el nombre
de dominio no sólo es posterior al registro de la marca en los Estados Unidos
de América, sino también a la solicitud de la marca FIGARO’S presentada
por la promovente en México para la clase 25, con fecha de solicitud el 26 de
marzo de 2003..
Por todo ello, la promovente ha probado, conforme a la Política, Artículo 1(a)(i), que el nombre de dominio es similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la promovente tiene derechos.
B. Derechos o intereses legítimos
La promovente asevera que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
La falta de contestación a la demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el mencionado caso Kellogg Company v. Luis Álvarez: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parágrafo 1.c. de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses legítimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que un demandante usualmente poco podrá hacer más [que] negar derechos o intereses legítimos, dado que de otro modo se [le] requeriría la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parágrafo 1.c. de la Política. Como el Demandado no ha efectuado presentación alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacción contribuye a darle la razón a la Demandante.” El mismo razonamiento se aplica al presente caso.
Por otra parte, el uso sin autorización alguna de la marca FIGARO’S en un nombre de dominio confundiblemente similar, y existiendo en el contenido del sitio respectivo una referencia a FIGARO’S PIZZA, impide considerar que el titular pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. La actual falta de todo uso del nombre de dominio impide inferir nada positivo con relación a eventuales derechos o intereses legítimos del titular.2
En consecuencia, el Panel considera que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(ii)).
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Es característico de la Política bajo “.MX” en su versión actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registró con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe. En el presente caso hay evidencia tanto del registro, como del uso de mala fe del nombre de dominio.
Dados los hechos tal como se exponen en la demanda, a la que se agregó prueba documental suficiente, y ante la falta de contestación y ausencia de personación, este Panel considera que es muy poco probable que pueda existir registro de buena fe si, como en el caso, el titular registra un nombre de dominio prácticamente idéntico – salvo por la irrelevante inexistencia de apóstrofo – a la marca de la promovente, y que con alta probabilidad debe haber conocido el titular al momento del registro, por ser posterior a la solicitud de marca en México, y al hecho de que la promovente anunciara su intención de extender el sistema de franquicias a México. Siendo Estados Unidos de América y México dos Estados limítrofes, miembros de una asociación comercial muy estrecha como es NAFTA, el Panel considera altamente probable que el titular haya sabido de la existencia de los inminentes negocios en México de la promovente, empresa de Oregon, Estados Unidos de América. Ello se comprueba con la existencia de la leyenda “FIGARO’S PIZZA” en el sitio web del titular, según lo afirma la promovente, sin ser contradicha por el titular. En tales circunstancias, este Panel considera que el titular también utilizó el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas – de un modo engañoso para los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe una cierta vinculación del dominio <figaros.com.mx> con la empresa aquí promovente en virtud de que se emplea en el portal web la marca “FIGARO’S PIZZA”, de propiedad de la promovente.
Por ello, el Panel considera
probado el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(iii)).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1 de la Política bajo “.MX” y los Artículos 19 y 20 del Reglamento para la Política bajo “.MX”, el Panel ordena que la titularidad del nombre de dominio <figaros.com.mx> sea transferida a la promovente Figaro’s Italian Pizza, Inc.
Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 12 de abril de 2005
1 Al día 5 de abril de 2005 el dato figuraba en el sitio siguiente: “http://www.nic.mx/es/Busqueda.Who_Is_3?domain_name=figaros&domain_type=1&template_type=&object_type_1=&object_type_2=&object_type_3=3&text=figaros.com.mx¤t_page=Busqueda.Who_Is_2”.
2 El 12 de abril de 2005 este panelista, al tratar de conectarse mediante su programa navegador con la URL “http://www.figaros.com.mx , obtuvo como respuesta: “No se puede encontrar www.figaros.com.mx” en la “http://search.latam.msn.com/dnserror.aspx?FORM=DNSAS&q=www.figaros.com.mx”.
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