Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Novartis AG contre Konnectic, Ahmed Khattabi

Litige N° DMA2020-0001

1. Les parties

Le Requérant est Novartis AG, Suisse, représenté par BrandIT GmbH, Suisse.

Le Défendeur est Konnectic, Ahmed Khattabi, Maroc, représenté par Ahmed Morsad, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <novartis.ma> enregistré le 27 janvier 2020.

Le prestataire Internet est Arcanes Technologies. .

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Novartis AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 avril 2020, par courrier électronique.

En date du 24 avril 2020, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci‑après “l’ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 27 avril 2020, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci‑après le “Règlement”) conformément avec la Décision de nommage du domaine .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 8 mai 2020. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mai 2020. Le Défendeur a déposé sa réponse auprès du Centre le 18 mai 2020. Le 28 mai 2020, le Requérant a déposé un dépôt additionnel auprès du Centre.

En date du 10 juin 2020, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est Novartis AG, une société suisse, domiciliée à Bâle. Issue de la fusion des sociétés Ciba-Geigy et Sandoz, elle a été constituée en 1996. Le Requérant est la société holding du groupe Novartis. Elle détient ou contrôle directement ou indirectement toutes les entités du groupe Novartis, l’un des plus grands groupes pharmaceutiques au niveau mondial, fabrique et commercialise ses produits dans de nombreuse régions du monde.

Le groupe Novartis est présent au Maroc depuis plus de 20 ans où il commercialise ses produits.

Novartis Pharma Maroc SA est la filiale de Novartis AG au Maroc, domiciliée à Casablanca

Le Requérant est titulaire d’un nombre de marques comprenant le terme NOVARTIS enregistrées dans de nombreuses juridictions, notamment au Maroc.

Le Requérant est titulaire des marques internationales suivantes, désignant le Maroc :

- la marque verbale Internationale NOVARTIS No. 663765, enregistrée le 1 juillet 1996, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 40, et 42.

- la marque verbale Internationale NOVARTIS No. 666218, enregistrée le 31 octobre 1996, en classes 41 et 42.

- la marque verbale Internationale NOVARTIS No. 1349878, enregistrée le 29 novembre 2016, en classes 9, 10, 41, 42, 44 et 45.

Le Requérant détient également de nombreux noms de domaine comprenant la marque NOVARTIS, parmi lesquels <novartis.com>, <novartis.ch>, <novartis.fr>, <novartis.tn> qui dirigent vers les sites officiels du Requérant.

Le Défendeur est Konnectic, Ahmed Khattabi situés au Maroc. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 janvier 2020 et redirige vers un site web en construction.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits de marque sur la marque NOVARTIS et produit à l’appui de sa demande des éléments propres à établir la notoriété de ladite marque, en soutenant que la marque et les noms de domaine dont il justifie être titulaire jouissent d’une très forte notoriété.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux qui est composé de l’expression “novartis” est identique à sa marque NOVARTIS. et est semblable à sa marque “NOVARTIS” au point de prêter à confusion, en ajoutant que le nom de domaine litigieux est susceptible d’être immédiatement associé dans l’esprit d’un consommateur moyen, aux produits et services couverts par la marque “NOVARTIS” appartenant au Requérant.

Le Requérant affirme que le Défendeur est dépourvu de tout droit ou intérêt légitime lui permettant la réservation du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a agi de mauvaise foi, en précisant que la marque NOVARTIS est une marque notoire dont la réputation est solide, et que la réservation du nom de domaine litigieux par le Défendeur a été effectuée dans le but d’en monnayer le cession au Requérant pour un prix sans rapport avec le montant des frais exposés pour la réservation dudit nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur a déposé par le biais de ses avocats une réponse dans les délais légales contestant la totalité des allégations du Requérant tendant à lui incomber des accusations illégitimes et sans fondement juridique afin de l’empêcher d’exercer son activité commerciale selon les règles de la concurrence loyale.

Le Défendeur informe que le titulaire du nom de domaine litigieux est la société Konnectic, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est à Mohammedia, Maroc, ayant comme représentant légal Mr. Khattabi Ahmed, en précisant que la société est spécialisée dans l’achat et vente des produits et équipements de tout genre, et dans le cadre du développement de sa stratégie commerciale pour mettre au marché et faire connaître une ligne de tissus pour femmes sous l’appellation nouveau art de tissu, elle a opté à concevoir une plate-forme e-commerce sous l’appellation “Novartis qui en le traduisant en latin équivaut à :

NOVA : nouveau
ARTIS : activité qui tend à la création / talent / savoir faire

De plus, le Défendeur déclare que le nom de domaine litigieux était libre et accessible à l’acquisition sous le code de pays « .ma », et que sa réservation était sur la base de la règle du « premier arrivé », premier servi”, le principe de spécialité et conformément aux dispositions de l’article 155 de la LOI N° 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle marocaine, et les dispositions de la loi suisse sur les limites de protection d’une marque, l’article 3 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications

En outre, le Défendeur estime que la simple similitude ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre la marque de Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Défendeur rappelle que la renommée d’une marque s’apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s’agir soit du grand public, soit d’un public plus spécialisé.

Le Défendeur estime qu’il a droit et intérêt légitime qui s’y attache sur le nom de domaine litigieux puisqu’il avait entrepris de bonne foi, l’exercice d’une activité commerciale liée à la vente de tissus et produits textiles.

Enfin, le Défendeur a cité divers preuves pour démontrer sa bonne foi.

6. Discussion

Dans un premier temps, l’Expert doit se prononcer sur les observations additionnelles du Requérant.

Selon les articles 18(b) et (c) du Règlement, l’Expert a le pouvoir discrétionnaire de décider d’accepter les observations additionnelles des parties. En règle général les Experts accepte les observations additionnelles dans des cas exceptionnels. Dans ce litige, il apparait que les éléments apportés par le Requérant n’ont pas de caractère exceptionnel et l’Expert ne les prendra pas en compte.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits.

L’Expert constate que le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur la marque NOVARTIS sur laquelle il dispose de droits exclusifs dérivés de son enregistrement au Maroc.

L’Expert constate également que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque NOVARTIS, la seule différence consistant en l’ajout du code de pays « .ma », ce qui n’altère en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation de la marque du Requérant.

L’Expert estime que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, et que le code de pays « .ma » ne suffit pas à différencier la marque NOVARTIS du Requérant.

L’Expert estime également que le code de pays « .ma » d’un nom de domaine n’est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque NOVARTIS et le nom de domaine litigieux dans la mesure où il s’agit d’un élément technique nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache

L’Expert constate aussi que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, et n’a pas été autorisée par ce dernier à enregistrer ou à utiliser le nom de domaine litigieux incorporant la marque NOVARTIS.

L’Expert estime que le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

L’Expert a pris note des argumentations du Défendeur dans sa réponse mais l’argumentation selon laquelle le nom de domaine a été enregistré pour “NOVA : nouveau” et “ARTIS : activité qui tend à la création / talent / savoir faire” n’est pas recevable. Le Défendeur n’apporte aucun élément de preuve sérieux et recevables à l’appui de cette argumentation. En effet, l’absence d’informations en ligne et les propos équivoques du Défendeur, concernant son actuelle ou future activité commerciale dans le domaine textile, montrent que le Défendeur n’a pas fait de préparatifs sérieux en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

De plus, le Défendeur affirme exercer une activité d’investissement dans le domaine textile et avoir enregistré le nom de domaine litigieux dans ce but. Cependant, les éléments de preuve ne sont pas convaincants.

Enfin, la pratique du “premier arrivé, premier servi” lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne justifie pas d’agir en méconnaissance des droits de marque préexistants du Requérant. Or, la marque NOVARTIS du Requérant est une marque notoire.

Le Défendeur n’a pas réussi a démontré qu’il avait un intérêt légitime sur ce nom de domaine.

Vu ces constatations et au vu des éléments développés ci-dessous, l’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir le Défendeur n’a aucun intérêt légitime qui s’y attache, est remplie.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’Expert constate que les droits du Requérant sur la marque NOVARTIS sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 27 janvier 2020, et que la marque NOVARTIS est une marque notoire. Force est de constater que le Défendeur devait avoir connaissance de la marque du Requérant.

L’Expert considère que le dépôt du nom de domaine <novartis.ma> enregistré par le Défendeur, a été fait de mauvaise foi. Le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la société requérante, de ses activités et de sa marque NOVARTIS.

De plus, dans son courrier électronique du 21 avril 2020, le Défendeur a écrit au Requérant que, suite à la mise en vente du nom de domaine litigieux, il a déjà reçu plusieurs offres et a invité le Requérant à faire une offre avant le vendredi 24 avril 2020.

Il ressort de cette déclaration que le comportement du Défendeur tombe sous le coup de l’article 2(b)(i) du Règlement qui précise “que la preuve de la mauvaise foi peut résulter des faits montrant que le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque fabrique, de commerce, ou de service protégée au Maroc, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine”.

Enfin, l’Expert considère que le nom de domaine <novartis.ma> enregistré par le Défendeur et non exploité, est de mauvaise foi. En effet, il est de jurisprudence constante en vertu du Règlement que l’utilisation passive d’un nom de domaine peut être preuve de mauvaise foi.

En conséquence de quoi, l’Expert retient que le critère posé à l’article 2(a)(iii) du Règlement est rempli notamment conformément à l’article 2(b)(i) du Règlement.

7. Décision

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <novartis.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 24 juin 2020