Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

L’Oréal contre Mohamed Guelzim

Litige N° DMA2018-0001

1. Les parties

Le Requérant est L’Oréal de Paris, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Mohamed Guelzim de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <nyxcosmetics.ma> enregistré le 24 août 2016.

Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par L’Oréal auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 11 juillet 2018, par courrier électronique.

En date du 11 juillet 2018, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci‑après l’ « ANRT ») une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Les 12 et 16 juillet 2018, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci‑après le « Règlement ») entré en vigueur le 10 juin 2015 en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 17 juillet 2018. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 août 2018. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 7 août 2018.

En date du 21 août 2018, le Centre nommait Brahim Chentouf comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une entreprise spécialisée dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, étant titulaire des marques internationales suivantes désignant le Maroc :

- la marque internationale NYX n° 1184769, enregistrée le 31 octobre 2013 en classes 18, 21 et 35;

- la marque internationale NYX n° 1052316, enregistrée le 25 août 2010 en classe 3;

- la marque internationale NYX PROFESSIONAL MAKEUP n° 1155413 enregistrée le 19 février 2013 en classe 3, 18, 21 et 35;

- la marque internationale NYX PROFESSIONAL MAKEUP n° 1316599 enregistré le 9 septembre 2016 en classe 3.

En outre le Requérant exploite plusieurs noms de domaine reflétant ses marques et notamment :

- <nyxcosmetics.com> réservé le 16 mars 2001 ;

- <nyxcosmetics.fr> réservé le 18 mai 2012.

Le nom de domaine litigieux <nyxcosmetics.ma> a été enregistré par le Défendeur le 24 août 2016, lors du dépôt de la Demande, le nom de domaine dirigeait vers une page indiquant que le compte du réservataire a été activé et affichant des services offerts par un hébergeur. Le site lié au nom de domaine litigieux est aujourd’hui inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare qu’il est titulaire de plusieurs marques parmi lesquelles NYX et NYX PROFESSIONAL MAKEUP disponible dans plus de 70 pays dont notamment le Maroc.

De plus, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion aux marques NYX et NYX PROFESSIONAL MAKEUP, protégées au Maroc, sur laquelle le Requérant a des droits. A cet égard, le Requérant considère que le Défendeur a reproduit entièrement dans le nom de domaine litigieux la marque NYX du Requérant. En outre, la présence dans le nom de domaine litigieux du mot « cosmetics » correspondant aux produits qu’il commercialise renforce le risque de confusion avec les marques du Requérant.

En outre, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache puisqu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser sa marque. De plus, selon le Requérant, le Défendeur n’est ni titulaire d’une marque produisant effet au Maroc concernant le nom de domaine <nyxcosmetics.ma>. Le Requérant affirme également que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi ou de services puisque le nom de domaine <nyxcosmetics.ma> dirige vers une page Internet par défaut, et que le nom de domaine <nyxcosmetics.ma> n’est pas utilisé en relation avec un site actif.

De plus, le Requérant considère que l’usage de nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme ayant été enregistré et utilisé de bonne foi. Selon le Requérant, le Défendeur avait connaissance des droits détenus par le Requérant sur les marques et de son activité (sa spécialisation dans les cosmétiques). Le Requérant soutient, à cet égard, qu’il est mondialement connu, y compris au Maroc où réside le Défendeur, et que le choix opéré par le Défendeur d’associer dans le nom de domaine litigieux le terme « cosmetics » à la marque NYX montre que ce dernier avait connaissance du Requérant et de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, selon le Requérant, le fait que le nom de domaine litigieux <nyxcosmetics.ma> n’est pas utilisé en relation avec un site web actif constitue un indice de mauvaise foi quant à l’usage du nom de domaine. Le Requérant affirme également que la ressemblance profonde entre ses noms de domaine et le nom de domaine litigieux est de nature à créer une confusion dans l’esprit de ses clients.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse formelle au Centre dans le délai imparti qui prenait fin le 6 août 2018.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et utilisation du nom de domaine litigieux <nyxcosmetics.ma> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

L’article 2(a)(i) du Règlement prévoit qu’il appartient au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service sur laquelle le requérant a des droits protégés au Maroc; et

- le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

- et le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits

Le Requérant a établi détenir des droits à titre de marque sur la dénomination NYX et NYX PROFESSIONAL MAKEUP en particulier sur le territoire marocain.

L’Expert constate que le nom de domaine <nyxcosmetics.ma> reproduit à l’identique la marque NYX du Requérant, en y ajoutant le terme descriptif « cosmetics » en précisant que ce terme n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les marques du Requérant.

L’Expert considère aussi que l’ajout de l’extension ccTLD « .ma » ne suffit pas à écarter la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque détenue par le Requérant.

L’Expert estime en conséquence que les critères posés à l’article 2(a)(i) du Règlement sont remplis.

B. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant

L’Expert constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination NYX et NYX PROFESSIONAL MAKEUP ou de licence lui permettant d’utiliser cette dénomination. Le Défendeur n’a pas fait valoir qu’il était connu sous la dénomination « NYX » et « NYX PROFESSIONAL MAKEUP ».

En l’absence d’une réponse aux arguments du Requérant, l’Expert considère, que le Requérant a apporté la preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine, et que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement à savoir le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime, est remplie.

C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Selon le Requérant, le Défendeur a répondu favorablement à la demande de transfert du Requérant avant de déposer la présente demande, à condition que ce dernier paie en plus un prix de rachat dudit nom de domaine à hauteur de USD 2.000. En application de l’article 2(b)(i) du Règlement qui précise « que la preuve de la mauvaise foi peut résulter des faits montrant que le défendeur a enregistré […] le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc […] à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine », cette offre du Défendeur est une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine.

De plus, l’utilisation passive du nom de domaine est un autre élément qui permet de caractériser l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

En conséquence de quoi, l’Expert retient que le critère posé à l’article 2(a)(iii) du Règlement est rempli conformément à l’article 2(b)(i) du Règlement.

7. Décision

Vu les motifs ci-dessus exposés, l’Expert décide que le nom de domaine litigieux <nyxcosmetics.ma> enregistré par le Défendeur le 24 aout 2016 est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <nyxcosmetics.ma>.

Brahim Chentouf
Expert
Le 14 septembre 2018