Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

CityZen SAS contre CityZen

Litige n° DFR2010-0026

1. Les parties

Le Requérant est CityZen SAS, Paris, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est CityZen, Paris, France, représenté par Adsigna, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <cityzen.fr> enregistré le 5 janvier 2004.

Le prestataire Internet est la société Arsys Internet EURL.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société CityZen SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 11 août 2010.

Le 11 août 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 16 août 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 19 août 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 septembre 2010. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 août 2010.

Le 8 septembre 2010, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Pour une meilleure perception des faits, il est approprié en l’espèce de les présenter dans un ordre purement chronologique:

2003 - Le Défendeur, la société Cityzen (SARL, RCS Paris B 450 752 118), a été constituée en novembre 2003. Elle a pour objet social diverses activités dans le domaine de l’immobilier. Le terme Cityzen constitue sa dénomination sociale depuis sa création.

2004 - Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux <cityzen.fr> en janvier 2004. D’après les informations fournies par le Défendeur, “le nom de domaine <www.cityzen.fr> avait un site internet propre de 2003 à 2007 avec comme contact administratif l’adresse email suivante [email protected]”.

2007 – Selon les informations fournies par le Défendeur, “la SARL Cityzen est passée sous le nom commercial de Solvimo en 2007 à travers d’un contrat de franchise, mais le gérant a gardé son adresse email pour toutes les relations commerciales qu’il a entretenues avec ses anciens et nouveaux clients”.

2010 – Messieurs Pierre-Luc Daubigney et Manuel De Oliveira ont procédé au dépôt de la marque CITYZEN auprès de l’INPI le 31 janvier 2010, sous le No. 10 3 708 835, pour désigner notamment des services d’affaires immobilières, en classe 36. L’enregistrement de cette marque a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 2 juillet 2010.

2010 – Le Requérant, la société Cityzen SAS (RCS Paris, B 521 215 657), a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés en mars 2010. Cette société a pour objet social la prestation d’activités immobilières.

2010 – Le 3 juillet 2010, les titulaires de la marque CITYZEN susvisée ont octroyé au Requérant, la société Cityzen SAS, une “autorisation d’exploitation de la marque Cityzen”. Ce document indique, pour l’essentiel, que la société Cityzen SAS est autorisée “à exploiter la marque Cityzen, dans tous les domaines prévus dans le dépôt de la marque auprès de l’INPI, ceci pour une durée indéterminée”.

2010 – le 22 juillet 2010, le Requérant a notamment fait constater par huissier de justice les faits suivants : “dans la barre du navigateur, à partir d’une page vierge, je saisis l’adresse: www.cityzen.fr et lance la connexion. L’URL qui s’affiche se transforme immédiatement en “http//www.cityzen.fr” puis en http://www.immobilier-paris-11.solvimo.com/ (…) Je constate que cette adresse de redirection permet de visualiser un site d’une grande enseigne immobilière qui n’a aucun rapport avec la marque CITYZEN, que ce site n’est pas en construction et qu’il ne mentionne pas la marque CITYZEN. Le nom de domaine n’est donc pas utilisé en tant que tel puisqu’il s’agit d’une redirection automatique vers le site commercial du groupe SOLVIMO et qu’aucune utilisation effective du nom commercial CITYZEN n’est présentée”.

Par suite, le Requérant a saisi le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En substance, le Requérant indique qu’il existe un “risque de confusion évident” entre sa marque et le non de domaine litigieux. Il précise que “bien qu’aillant enregistré son nom de domaine antérieurement aux droits d’exploitation de la marque par le Requérant, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine “www.cityzen.fr” et le nom commercial Cityzen en tant que tel”. Le Requérant indique également que ”les services offerts par l’intermédiaire du site (“www.immobilier-paris-11.solvimo.com”) vers lequel redirige le nom de domaine <cityzen.fr> du défendeur sont identiques à ceux pour lesquels les droits d’exploitation de la marque Cityzen du Requérant sont valides, à savoir les affaires immobilières”.

Sur la base de ces constatations, le Requérant conclut à l’existence d’une atteinte à ses droits et aux règles de la concurrence.

B. Défendeur

Les arguments du Défendeur peuvent être résumés comme suit :

La société Cityzen a été immatriculée en 2003. Or, ”selon le droit français, une dénomination sociale est protégée à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés”. Partant, ”le Défendeur possède donc des droits sur sa dénomination sociale qui sont antérieurs à la marque du Requérant dans le même domaine d’activités et pourraient même être invoqués à son encontre pour en demander la nullité”.

Le Défendeur souligne également qu’il a agit de bonne foi, ayant enregistré le nom de domaine litigieux six ans avant l’immatriculation du Requérant. Par ailleurs, selon le Défendeur, le nom de domaine <cityzen.fr> aurait été utilisé entre 2003 et 2007 pour héberger un site Internet propre, et est utilisé dans l’actualité à titre d’adresse email.

Le Défendeur précise enfin que le nom de domaine litigieux pointe non pas sur un site concurrent, mais bien sur un site qui lui est lié (Solvimo).

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Les titulaires de la marque française CITYZEN ont expressément autorisé le Requérant à l’utiliser, en signant à cet effet un document intitulé “Autorisation d’exploitation de la marque Cityzen”. Pour autant, le Requérant peut-il invoquer le bénéfice de cette licence pour revendiquer la propriété du nom de domaine litigieux ? Ainsi qu’il est indiqué à l’article 20(c) du Règlement, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, le Requérant doit justifier de ses droits sur l’élément objet de l’atteinte. En l’espèce, l’élément objet de l’atteinte invoquée est la marque CITYZEN, dont le Requérant n’est pas le titulaire. Aussi, une application littérale de la disposition susmentionnée implique que le Requérant ne peut prétendre au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

L’Expert relève par ailleurs que CityZen est également la dénomination sociale du Requérant. Cela étant, outre le fait que cette dénomination sociale n’est pas expressément invoquée à l’appui de la plainte, le Requérant ne justifie d’aucune activité particulière exercée sous celle-ci et susceptible de lui conférer des droits opposables.

Pour ces motifs, et vue les conclusions ultérieures, l’Expert considère que le Requérant ne dispose pas de droits sur l’élément objet de l’atteinte susceptibles de lui permettre de revendiquer le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2004, soit plusieurs années avant le dépôt de la marque CITYZEN et avant l’immatriculation du Requérant au registre du commerce et des sociétés. Dans ces circonstances, le nom de domaine <cityzen.fr> a de toute évidence été enregistré sans porter atteinte aux droits invoqués par le Requérant, et sans porter atteinte aux règles de la concurrence.

Reste à déterminer si l’usage dudit nom de domaine porte atteinte aux droits invoqués par le Requérant ou aux règles de la concurrence. L’Expert distinguera ces deux types d’atteintes dans les développements ci-après.

Atteinte aux Droits du Requérant

A titre liminaire, dans la mesure où le Requérant n’est pas le titulaire de la marque invoquée à l’appui de la plainte, il convient de déterminer si celui-ci peut l’opposer au Défendeur en sa qualité de licencié.

A défaut de disposition en sens contraire, le document signé par les titulaires de la marque CITYZEN autorise le Requérant à exercer les actions qu’il juge nécessaires à la défense de la marque. Toutefois, l’Expert relève que la licence n’a pas été inscrite au registre national des marques, et dès lors se pose la question de son opposabilité aux tiers. En effet, conformément à l’article L. 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, “toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques”. Une application stricte de cette disposition implique que, à défaut pour le Requérant de justifier du respect de cette formalité, la marque française CITYZEN n’est pas opposable par le Requérant au Défendeur dans le cadre de cette procédure, et ce quelle que soit la mesure de réparation demandée: transfert ou nullité du nom de domaine litigieux.

A titre surabondant, et pour les motifs exposés ci-après, l’Expert estime que l’usage du nom de domaine <cityzen.fr> par le Défendeur ne porte pas atteinte à la marque CITYZEN du Requérant au sens de l’article 1 du Règlement.

Conformément à cette disposition, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

En droit français, l’existence d’une atteinte à un droit de marque est essentiellement subordonnée à l’existence d’un risque de confusion, qu’il soit présumé ou à démontrer. Le risque de confusion s’apprécie au regard de l’identité ou de la similitude des signes comparés, en tenant compte de leur caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, et de l’identité ou de la similitude des produits et services couverts par les marques (voir en ce sens les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). A titre exceptionnel, une protection accrue est conférée à celles des marques jouissant d’une renommée. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule en effet que “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est susceptible de porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (…)”.

En l’espèce, il existe de toute évidence un risque de confusion entre la marque CITYZEN invoquée par le Requérant, et le nom de domaine <cityzen.fr>: les signes sont identiques, et le nom de domaine litigieux renvoie vers un site offrant des services d’affaires immobilières, en liaison avec lesquelles est précisément enregistrée la marque postérieure. De fait, le Défendeur ne conteste nullement l’identité des signes et des services concernés.

Il convient toutefois, dans un second temps, de déterminer d’une part si le Défendeur dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine, et d’autre part si le Défendeur a agit de bonne foi.

Droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine

Le Défendeur invoque des droits sur sa dénomination sociale CITYZEN. L’Expert constate que la dénomination sociale actuelle du Défendeur a été adoptée dès sa constitution en 2003, et que l’objet social de la société concerne effectivement les affaires immobilières. Néanmoins, le Défendeur n’a versé au dossier aucun élément susceptible d’établir que sa dénomination sociale est effectivement utilisée dans ce secteur d’activités. Or, conformément à la jurisprudence actuelle de la cour de cassation, c’est précisément à la lumière de l’activité effectivement exercée par la société, et non de son objet social, qu’une dénomination sociale est susceptible de conférer un droit opposable aux tiers (voir, à titre d’illustration, cass com. 30 novembre 2004, Sorelec, et cass com. 13 novembre 2003, Flex’cible).

Partant, sur la base des pièces versées au dossier, l’Expert ne dispose pas d’éléments permettant de constater que le Défendeur peut opposer des droits antérieurs au titre de sa dénomination sociale.

L’Expert considère toutefois que le Défendeur peut à tout le moins invoquer à son bénéfice l’apparence d’un intérêt légitime sur le nom de domaine. Ceci dans la mesure essentiellement où le nom de domaine litigieux a apparemment été utilisé de façon continue – et l’est encore à ce jour – pour héberger les adresses de courriel du personnel de la société, et notamment de son dirigeant. Par ailleurs, l’identité du nom de domaine litigieux avec la dénomination sociale du Défendeur permet à tout le moins de présumer l’existence d’un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Bonne foi du Défendeur

Les circonstances du dossier permettent de présumer que le Défendeur a agit de bonne foi lors de l’utilisation du nom de domaine litigieux. Inversement, le Requérant n’a pas démontré à suffisance l’absence de bonne foi du Défendeur lors de l’utilisation du nom de domaine <cityzen.fr>.

Certes, le nom de domaine <cityzen.fr> n’est pas utilisé en tant que tel actuellement, et renvoie vers un site d’affaires immobilières dans lequel le terme CITYZEN n’est nullement mentionné. Néanmoins, le renvoi effectué vers le site Solvimo peut se justifier dans la mesure où le Défendeur y est affilié depuis plusieurs années, et a dès lors un intérêt commercial évident à ce que sa clientèle – ou toute clientèle potentielle – y soit redirigée. Par ailleurs, et ceci est un point important, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ce renvoi vers le site de Solvimo aurait débuté postérieurement à l’acquisition par le Requérant de droits sur le terme CITYZEN. En effet, il convient de tenir compte du fait que ce n’est qu’à une date très récente que le Requérant a acquis des droits sur la marque CITYZEN: celle-ci a été déposée le 31 janvier 2010, et son enregistrement a été publié le 2 juillet 2010. Aucun des éléments du dossier ne permet à l’Expert de déterminer si le renvoi vers le site Solvimo critiqué par le Requérant est postérieur à l’acquisition de ses droits sur la marque CITYZEN, puisqu’en effet le constat d’huissier n’a été effectué que le 22 juillet 2010.

En définitive, quand bien même l’usage du nom de domaine incriminé porte atteinte au droit de marque du Requérant, l’Expert constate que le Défendeur a un intérêt légitime sur le nom de domaine, et semble avoir agit de bonne foi.

Atteinte aux règles de la concurrence

Au terme de l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux règles de la concurrence, “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert est assez réservé sur le fait de pouvoir reconnaître en l’espèce une atteinte aux règles de la concurrence en droit français ou communautaire. Non seulement parce que cette demande ne s’appuie sur aucun fait distinct de ceux ayant conduits à l’analyse de l’atteinte au droit de marque du Requérant, mais surtout du fait que la plainte est totalement silencieuse sur les activités du Requérant. La société Cityzen (SAS) a été constituée très récemment – mars 2010 – et rien n’indique – ni ne prouve – que ses activités ont débuté, et dans quel secteur d’activités.

Or, si la jurisprudence tend à élargir le périmètre d’action de l’action en concurrence déloyale, en n’exigeant plus une “situation de concurrence directe ou effective” (cass com., 12 février 2008, No. 06-17.501), encore faut-il que les parties concernées exercent une activité économique et que, dans le cadre de cette activité, on puisse relever des actes qui mettent en péril le bon fonctionnement du marché. En l’état des pièces du dossier, rien ne permet à l’Expert d’examiner dans quelle mesure le comportement du Défendeur est susceptible de perturber les activités du Requérant.

Au contraire, la relative soudaineté de la plainte, quelques mois seulement après le dépôt de la marque CITYZEN et l’immatriculation du Requérant au registre du commerce et des sociétés, alors que le Défendeur a adopté le nom de domaine litigieux il y a de cela plusieurs années, ne manque pas d’intriguer l’Expert et de soulever des doutes sur la réalité des agissements prétendument anticoncurrentiels du Défendeur.

En conclusion, l’Expert estime qu’au vu des éléments versés au dossier – à plusieurs égards insuffisants –, la plainte doit être rejetée. En effet d’une part, le Requérant ne dispose pas de droits sur l’élément objet de l’atteinte présumée et ne peut dès lors demander le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. D’autre part, le Requérant ne peut opposer aux tiers la marque CITYZEN en l’absence d’inscription de la licence dont il bénéficie, et en tout état de cause le Défendeur semble détenir un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et semble avoir agit de bonne foi. Enfin, l’Expert ne dispose pas d’éléments permettant de penser que le Défendeur ait pu porter atteinte aux règles de la concurrence.

Quoi qu’il en soit, ce litige implique des signes identiques, destinés à être utilisés dans le même secteur d’activités et à divers titres (marque, dénominations sociales, noms de domaine), et dépasse dès lors largement les limites de la présente procédure.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne le rejet de la plainte.

Martine Dehaut
Expert
Le 22 septembre 2010