Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Octagon Worldwide Holdings BV contre Kadik Mohamed Elamin

Litige n° DFR2010-0025

1. Les parties

Le Requérant est Octagon Worldwide Holdings BV, Gravenhage, Pays-Bas, représenté par McCann Erickson France, France.

Le Défendeur est Kadik Mohamed Elamin, Bobigny, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <octagon-marketing.fr> enregistré le 24 février 2010.

Le prestataire Internet est la société Gandi.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Octagon Worldwide Holdings BVauprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 10 août 2010.

Le 10 août 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 19 août 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi que l’absence de procédure administrative pendante relative au nom de domaine objet du litige. Elle a également transmis au Centre les informations concernant l’identité et les coordonnées du véritable titulaire du nom de domaine.

Le 23 août 2010, le Requérant a modifié sa demande, sur l’invitation du Centre, afin d’inclure dans sa demande le nom et les coordonnées, tels que communiqués par l’Afnic, du véritable titulaire du nom de domaine faisant l’objet du présent litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “ .re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” conformément à la Charte de nommage de l’AFNIC applicable (ci-après la “Charte”).

Le 28 août 2010, un courrier électronique provenant de l’adresse courriel utilisée lors de l’enregistrement du nom de domaine a été envoyé au Centre relativement à cette affaire.

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 10 septembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 septembre 2010. Les 19, 23, 27 et 28 septembre 2010, des courriels ont à nouveau été envoyés au Centre concernant cette affaire, dans lesquels il était offert de transférer le nom de domaine litigieux. L’Expert note que les courriels ont été envoyés depuis des adresses différentes de celle utilisée lors de l’enregistrement du nom de domaine, tel que confirmée par l’unité d’enregistrement. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse dans les formes exigées à l’article 15(b) et (c).

Le 14 octobre 2010, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une société de droit néerlandais ayant pour principale activité le conseil en marketing, plus particulièrement dans les secteurs du sport et du divertissement.

Elle fait partie d’un groupe qui exerce son activité sur plusieurs continents, notamment en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Proche-Orient.

Le groupe Octagon, dont fait partie le Requérant, bénéficie d’une notoriété importante à travers le monde, et a reçu de nombreux prix et récompenses.

Le Requérant est également présent sur Internet, au travers du site “www.octagon.com”.

Il est titulaire d’une marque communautaire numéro 000792143 (ci-après la “Marque OCTAGON”), déposée le 1^er avril 1998 et dûment renouvelée, pour désigner de nombreux services, parmi lesquels notamment :

- les “services de publicité et de marketing; services de promotion; services de relations publiques; services de franchisage; services de marketing et de gestion d'événements” en classe 35 ;

- les “activités sportives et culturelles, y compris l'organisation et la conduite d'événements sportifs ; services de divertissement cinématographiques, télévisés et vidéo” en classe 41 ;

- les “conseils et assistance professionnels concernant l'octroi de franchises, les droits de propriété intellectuelle, le marketing et la gestion d'événements; services de propriété intellectuelle; services de contentieux; services d'octroi de licences; services de droits liés aux films, à la télévision et à la radio”en classe 42.

La société de droit américain Octagon de McLean, Virginia, Etats-Unis, société membre du groupe Octagon dont fait partie le Requérant, est titulaire du nom de domaine <octagon.com> enregistré le 22 février 1999.

Le Requérant a décidé d’avoir recours à la présente procédure administrative pour obtenir la divulgation des coordonnées du titulaire du nom de domaine et obtenir la transmission du nom de domaine à son profit.

Il résulte des informations transmises par l’Afnic que le Défendeur, titulaire du nom de domaine <octagon-marketing.fr> enregistré le 24 février 2010, est Monsieur Kadik Mohamed Elamin.

Des divers courriers reçus dans cette affaire, il semble que le nom de domaine litigieux a été exploité par la société Octagon Marketing, société de droit hongkongais, qui prétend également posséder des filiales ou des bureaux en Chine et en France, et être l’éditrice d’un site Internet accessible à l’adresse “www.octagon-marketing.fr” correspondant au nom de domaine litigieux

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il est détenteur d’un droit antérieur sur le signe OCTAGON, enregistré comme marque communautaire.

Le Requérant fait également valoir que cette marque est exploitée par le Requérant et ses affiliés, pour désigner une activité de conseil en marketing.

Le Requérant ajoute que le groupe Octagon auquel il appartient bénéficie d’une notoriété importante dans ce domaine, dans de nombreux pays.

Le Requérant soutient, tout d’abord, que le nom de domaine <octagon-marketing.fr> est exploité pour des activités identiques à celle du Requérant. Il produit à cet effet de nombreuses copies d’écran de ce site Internet ainsi qu’un procès-verbal de constat en bonne et due forme, réalisé par un huissier de justice français.

Les copies d’écran annexées à la demande par le Requérant font apparaître que le site “www.octagon-marketing.fr” est exploité pour des activités de marketing.

Le Requérant fait valoir, en outre, que les activités de la société Octagon marketing éditrice de ce site Internet s’étendent dans le monde entier, dans la mesure où le site est disponible en français, en anglais et en chinois, et puisque la société Octagon revendique des bureaux à Hong Kong, en Chine et en France.

Le Requérant soutient également que le nom de domaine contesté est constitué de la marque dont est titulaire le Requérant, à laquelle est ajouté le terme “marketing”.

Le Requérant fait valoir que l’ajout de ce terme générique et descriptif n’enlève pas l’impression d’identité entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux et ne permet pas d’écarter l’existence d’un risque de confusion, l’attention du public étant naturellement attirée par le terme distinctif “Octagon”.

Le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux est de nature à induire en erreur les internautes, en les dirigeant vers le site d’une société sans rapport avec le Requérant.

Le Requérant soutient que l’exploitation du site accessible au moyen du nom de domaine litigieux risque d’aboutir à la captation d’une partie de la clientèle du Requérant.

Enfin, le Requérant expose que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur la dénomination “Octagon Marketing” et ne dispose d’aucune marque identique ou similaire.

En conséquence, le Requérant conclut que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux <octagon-marketing.fr> constituent une atteinte au droit de marque dont il est titulaire.

Par un courriel adressé au Centre le 24 septembre 2010, le Requérant a pris acte de l’intention exprimée dans les courriels des 19 et 23 septembre que lui soit transféré le nom de domaine litigieux, mais a souhaité mener la procédure à son terme plutôt que de rechercher une solution amiable au litige.

Le Requérant sollicite ainsi le transfert du nom de domaine <octagon-marketing.fr> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse dans les formes exigées à l’article 15(b) et (c) du Règlement.

Néanmoins, le Défendeur a fait valoir, par un courriel adressé au Centre le 19 septembre 2010, qu’il n’avait pas enregistré le nom de domaine litigieux.

Il a soutenu n’entretenir aucun rapport avec le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a demandé que soit ordonné le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, une société apparemment intitulée Octagon Marketing et qui prétend être l’éditrice du site Internet “www.octagon-marketing.fr ”,a indiqué, par courriel adressé au Centre en date du 23 septembre 2010, qu’elle était une société à peine créée en Chine, et sur le point d’ouvrir un bureau à Paris.

Elle a fait valoir sa bonne foi et a sollicité le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux.

Elle a indiqué avoir fermé le site Internet “www.octagon-marketing.fr” et a transmis au Requérant, par l’intermédiaire d’un courriel adressé au Centre le 28 septembre 2010, les codes FTP relatifs au nom de domaine litigieux.

6. Discussion

L’Expert prend acte du souhait exprimé par le Défendeur ainsi que par la prétendue société Octagon Marketing de transférer le nom de domaine litigieux et de la volonté du Requérant d’obtenir une décision.

En conséquence, faute d’accord entre le Requérant et le Défendeur, l’Expert rend la présente décision.

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et/ou une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle française ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

Conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux règles de la concurrence s’entend comme “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis dans cette affaire, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <octagon-marketing.fr> portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire d’un droit privatif antérieur sur la dénomination “Octagon”, pour être titulaire de la marque communautaire enregistrée sous le numéro 000792143 déposée en 1998.

A cet égard, l’Expert relève que le Défendeur ne conteste pas le droit antérieur détenu par le Requérant ni sa notoriété, dans la mesure où, comme la société Octagon Marketing qui soumet être l’éditrice du site “www.octagon-marketing.fr”, il consent au transfert du nom de domaine au profit du Requérant.

L’Expert constate également que le Requérant appartient à un groupe mondial, dont l’une des sociétés est titulaire du nom de domaine <octagon.com>, enregistré antérieurement au nom de domaine litigieux et menant vers un site Internet présentant l’activité et les coordonnées du Requérant.

De plus, l’Expert constate que la dénomination “Octagon” jouit d’une certaine renommée s’agissant, plus particulièrement, des services de conseil en marketing.

Dès lors, l’Expert remarque que, compte tenu de la notoriété de la marque “Octagon” dans ce domaine, lequel constitue également l’activité exercée sur le site web litigieux, l’entité ayant enregistré le nom de domaine ne pouvait ignorer, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence du Requérant, de son activité et de l’exploitation du site Internet “www.octagon.com”.

En tout état de cause, il appartenait au défendeur, avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément à l’article 19(1) de la Charte de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Manifestement, le Défendeur, qui conteste avoir lui-même procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ou l’entité qui a réellement procédé à l’enregistrement du nom de domaine, n’a pas vérifié l’absence de droits de tiers.

L’Expert constate en outre que le Défendeur ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au vu de ces éléments, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pas été effectué de bonne foi, et par conséquent a été effectué en violation des droits du Requérant.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

S’agissant du nom de domaine litigieux, l’Expert constate que celui-ci reproduit la marque antérieure précitée OCTAGON dont est titulaire le Requérant.

L’Expert retient que la simple adjonction d’un terme générique tel que le terme “marketing” n’écarte, en aucune manière, le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque communautaire dont est titulaire le Requérant.

L’Expert constate au contraire que, dès lors que le site Internet “www.octagon-marketing.fr” a été exploité pour des services identiques à ceux visés par la marque dont est titulaire le Requérant, l’ajout du terme générique “marketing” accroît le risque de confusion avec la marque antérieure du Requérant.

En effet, l’enregistrement du nom de domaine litigieux et l’exploitation du site “www.octagon-marketing.fr” par une société offrant des services identiques à ceux du Requérant, laissent croire au public que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet présentant les services du Requérant.

Dès lors, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux sont préjudiciables au Requérant car ils risquent d’induire en erreur les internautes, qui peuvent légitimement penser accéder au site Internet du Requérant. Ils risquent donc d’aboutir à la captation d’une partie de la clientèle du Requérant.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <octagon-marketing.fr> par le Défendeur constituent une appropriation en violation des droits du Requérant de même que des règles normales de concurrence.

7. Décision

L’Expert constate qu’en application de l’article 5.2 de la Charte de nommage du “.fr” établie par l’Afnic, les personnes morales qui sont titulaires d'une marque communautaire sont éligibles à l’enregistrement d’un nom de domaine en “.fr”.

Par conséquent, l’Expert constate que la Charte de nommage de l’Afnic ne s’oppose pas au transfert du nom de domaine litigieux au Requérant, titulaire d’une marque communautaire.

En conséquence, conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine <octagon-marketing.fr > au profit du Requérant.

Isabelle Leroux
Expert
Le 28 octobre 2010