Le Requérant est la société Fortinet, Biot, France, représenté par Herbert Smith LLP, Paris, France.
Le Défendeur est la société Advanced Data Network, Lyon, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <fortinet.fr> enregistré le 18 mai 2004.
Le prestataire Internet est la société Advanced Data Network, Lyon, France.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 12 septembre 2007, par courrier électronique, et le 18 septembre 2007, par courrier postal.
Le 13 septembre 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 13 septembre 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 21 septembre 2007. Une réponse du défendeur a été reçue le 10 octobre 2007, par courrier électronique et le 17 octobre 2007, par courrier postal.
Le 23 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est la société Fortinet, qui est une société à responsabilité limitée française, immatriculée au RCS d’Antibes.
Le Requérant est la filiale française, créée le 12 juin 2003, de la société américaine Fortinet Inc., l’un des leaders en matière de sécurisation des réseaux.
Si la société Fortinet, Inc. est titulaire d’une marque américaine FORTINET, déposée le 17 novembre 2001, ainsi que d’une demande de marque communautaire FORTINET, déposée le 10 août 2007 et qu’elle exploite le nom de domaine <fortinet.com> depuis le 16 janvier 2001, force est de constater que le Requérant ne bénéficie pas de tels droits.
En revanche, le Requérant utilise le terme “Fortinet” en tant que dénomination sociale et nom commercial de sa société.
Le Défendeur a été, fin 2003, contacté par le Requérant pour commercialiser des produits “fortinet” en France. En effet, il résulte des faits que la société Fortinet ne commercialise pas de produits aux clients finaux.
Le 18 mai 2004, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <fortinet.fr>, qu’il utilise pour désigner le site grâce auquel il commercialise des produits fabriqués par la société Requérante. Il a, par ailleurs, contacté le propriétaire français d’une marque “fortinet” pour l’informer de l’enregistrement du nom de domaine et, le cas échéant, pour proposer de le lui transmettre.
En juin 2006, la société américaine Fortinet, Inc. a tenté dans un premier temps de trouver une issue amiable à ce litige pour le compte de la Requérante en demandant au Défendeur qu’il cesse d’utiliser le nom de domaine litigieux.
Devant le refus du Défendeur, le Requérant a initié la présente action devant le Centre.
5. Argumentation des parties
Requérant
Le Requérant énonce tout d’abord qu’il est la filiale française de l’un des leaders mondiaux en matière de sécurisation des réseaux. Le groupe Fortinet emploie, en effet, plus de 800 salariés dans le monde et traite avec plus de 20 000 clients.
Le Requérant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial. Il précise aussi que l’utilisation du nom de domaine engendre un risque de confusion.
Le Requérant réclame donc que le nom de domaine <fortinet.fr> lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur, la société Advanced Data Network, est spécialisée dans les télécommunications, les réseaux informatiques et les applications multimedia.
A ce titre, le Défendeur commercialise et installe des produits de la marque Fortinet.
Le Défendeur énonce, en effet, que la société Requérante est entrée en contact avec lui pour lui demander de commercialiser ses produits en septembre 2003, notamment parce qu’elle n’a aucune relation directe avec les clients finaux, ce qui l’oblige à utiliser les services de distributeurs. Le Défendeur souligne également que les services de la société Requérante sont en langue anglaise. Le Défendeur, devenu “fortipartner” a donc réalisé, en langue française, le site Internet “www.fortinet.fr” pour commercialiser les produits Fortinet sur le marché français et a donc enregistré le nom de domaine <fortinet.fr>, tout en informant le Requérant de la mise en place de ce site dès le mois de mai 2004. Il a également pris le soin d’avertir le titulaire d’une marque “fortinet” en France.
Le Défendeur accuse le Requérant d’intenter cette action en représailles à la politique de prix qu’il pratique, alors même qu’il l’a laissé utiliser le nom de domaine litigieux pendant plus de trois ans.
Le Défendeur souligne encore que le Requérant ne demande pas le transfert d’autres noms de domaine tels que <fortinet.au>, <fortinet.be>, <fortinet.dk> , etc., ce qui prouve bien le caractère discriminatoire de son attitude à son égard.
Le Défendeur s’oppose, par conséquent, à la demande de transfert du Requérant.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission des noms de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
A titre préliminaire, il importe de souligner que le Requérant ne peut pas se prévaloir, contre le Défendeur, des droits de propriété intellectuelle détenus, notamment aux Etats-Unis, par sa société mère qui a une personnalité morale distincte.
Ensuite, l’Expert constate que le Requérant prouve que le terme “fortinet” constitue sa dénomination sociale et son nom commercial. Les droits sur la dénomination sociale et sur le nom commercial ne sont pas assimilables à un droit de marque. Il en résulte que la reprise de la dénomination sociale et du nom commercial d’autrui, dans un nom de domaine, n’est illicite que s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ou si elle est la conséquence d’un comportement déloyal.
L’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine <fortinet.fr> n’engendre aucun risque de confusion pour le public concerné. En effet, le Requérant n’exploite pas de site Internet en langue française qui propose à la vente ses produits et n’a pas de relations commerciales directes avec des clients finaux. Ces derniers ne peuvent donc pas confondre le site du Défendeur avec celui du Requérant puisque ce dernier n’en exploite pas un qui serait similaire. De plus, les clients finaux sont obligés de s’adresser à un distributeur s’ils souhaitent acquérir des produits “fortinet” puisque le Requérant ne les commercialise pas directement au détail. Il en résulte que l’enregistrement du nom de domaine <fortinet.fr> n’emporte aucune confusion avec la dénomination sociale et le nom commercial du Requérant.
Au surplus, l’Expert constate que le Défendeur avait un intérêt légitime à enregistrer ce nom de domaine puisqu’il était devenu un distributeur du Requérant. Par ailleurs, il a pris toutes les précautions utiles pour que cet enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu’il en a informé le propriétaire d’une marque FORTINET, ainsi que le Requérant qui, étant donné les relations commerciales existantes avec le Défendeur, ne pouvait raisonnablement pas ignorer cet enregistrement qu’il n’a d’ailleurs pas contesté jusqu’à la présente plainte.
L’Expert décide que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requérant sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le Défendeur a un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux, du fait de la nature même de son activité, à savoir la vente de produits “fortinet” en tant que distributeur.
Au demeurant, il existe une réelle collaboration entre le Requérant et le Défendeur depuis octobre 2003. Les produits et les services commercialisés sur le site “www.fortinet.fr” sont achetés auprès du Requérant qui, seul, peut fabriquer, dépanner et fournir des produits Fortinet. Le Défendeur assure la traduction, en langue française, des services et de la documentation fournis par le Requérant en langue anglaise. Le site hébergé sous le nom de domaine litigieux ne commercialise que des produits du Requérant. Etant donné que ce dernier ne commercialise pas lui-même ses produits aux clients finaux, le Défendeur ne peut donc être accusé de détourner une clientèle qui, dans tous les cas, ne pourrait pas s’adresser directement au Requérant.
De plus, il importe de souligner que le site fait l’objet d’une réelle exploitation qui n’apparaît pas illicite. En outre, le Requérant a attendu plus de trois ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour formuler la présente plainte, ce qui prouve bien qu’il considérait, au moins implicitement, que l’utilisation du nom de domaine ne lui causait aucun préjudice et résultait de son accord au moins tacite.
Enfin, aucun risque de confusion ne peut être avancé par le Requérant. Le site hébergé sous le nom de domaine litigieux signale même claire, sur chaque page, son indépendance avec le Requérant qui ne peut donc pas échapper à l’attention des internautes.
Il apparaît donc à l’Expert que le présent litige n’est que l’un des aspects d’un conflit plus général qui semble opposer le Requérant et le Défendeur et dont la résolution relève, le cas échéant, du pouvoir des tribunaux compétents.
L’Expert en conclut que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne porte pas atteinte, à ce stade, aux droits du Requérant.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert rejette la demande.
Christophe Caron Expert
Date : Le 6 novembre 2007
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