Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
FXCM Global Services, LLC c. Zhao Ke
Caso No. DES2020-0048
1. Las Partes
El Demandante es FXCM Global Services, LLC, Estados Unidos de América, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.
El Demandado es Zhao Ke, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <fxcm.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de noviembre de 2020. El 11 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de noviembre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 10 de diciembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una empresa que opera como agente minorista de bolsa en el mercado de divisas (“Forex”) desde su fundación en 1999. Es un operador que cuenta con oficinas en numerosos lugares como, entre otros, Reino Unido, Australia, Hong Kong, China o Sudáfrica.
El Demandante es titular, entre otras, de la Marca FXCM de la Unión Europea Número 003955523 con fecha de registro 3 de noviembre de 2005.
El Demandante es titular de numerosos nombres de dominios como por ejemplo <fxcm.asia>, <fxcm.capital> o <fxcm.broker> y ha logrado una gran presencia en las diferentes redes sociales.
El nombre de dominio en disputa <fxcm.es> fue registrado el 5 de septiembre de 2020 y ha estado vinculado a diversas páginas estacionadas (en inglés “parking pages”) con enlaces del tipo pago por clic (“PPC” o Pay-Per-Click en inglés) y a diversos redireccionamientos, sin que resuelva a sitio web alguno en la actualidad.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante manifiesta haber demostrado ser titular de derechos previos y que sus marcas tienen reconocimiento en el sector de su actividad tal y como se estableció en FXCM Global Services LLC v. WhoisGuard Protected, Whoisguard Inc. / Jenny Sohia,
Caso OMPI No. D2018-1111. Siendo así, alega que la reproducción de su marca en el nombre de dominio en disputa y que en esta comparación no debe tenerse en cuenta el dominio geográfico de nivel superior “.es”.
El Demandante mantiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido advierte que el Demandado carece de marca registrada alguna para el término “fxcm” y tampoco existen indicios por los que avalen que el Demandado es conocido por ese término. Rechaza la existencia de vínculo alguna con el Demandante, además de no haber autorizado al Demandado a la utilización de la marca en el nombre de dominio en disputa.
No existen indicios de que el Demandado haya utilizado o se haya preparado para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios. El uso del nombre de dominio en disputa ha ido desde una página parking con enlaces PPC al redireccionamiento a diferentes sitios webs. Ambos usos son contrarios a un uso legítimo, según criterio mayoritario de los expertos en decisiones previas.
Adicionalmente, el Demandante advierte que el Demandado ha sido demandado en otras disputas dando lugar por ejemplo a Alibaba Group Holding Limited c. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2019-0027 y que en estos procedimientos quedan declaradas las infracciones de derechos marcarios de terceros.
Finalmente, y en relación al tercer requisito del test, el Demandante subraya el reconocimiento internacional de su marca FXCM y su reputación en la prestación de servicios de inversión. Por tanto, mantiene que el Demandado conocía o debería haber conocido la marca al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Tampoco existe prueba alguna que avale un interés legítimo del Demandado. Mantiene en base a la documental aportada que una búsqueda en Google daría como resultado el propio Demandante.
El Demandante manifiesta haber enviado a través del formulario de Red.es sendas misivas los días 8 y 16 de septiembre de 2020 solicitando al Demandado el cese y desistimiento, sin haber recibido contestación alguna.
En relación al uso del nombre de dominio en disputa, el Demandante recalca la participación del Demandado en numerosos procedimientos con infracción a derechos marcarios de terceros. Efectivamente, cita a modo de ejemplo DD IP HOLDER LLC c. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2018-0006 o Alibaba Group Holding Limited c. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2019-0027. Adicionalmente, advierte que el Demandado es titular de numerosos registros de nombres de dominio que, habida cuenta del patrón de conducta anterior, cabría encontrarnos ante una potencial infracción de derechos de terceros habida cuenta de la naturaleza notoria de algunos de ellos como <britishairways.jp>, <deltatech.in> o <finnair.mx>. Por todo ello, existe un intento de impedir que los verdaderos titulares de las marcas las puedan reflejar en el correspondiente nombre de dominio.
Insiste, por lo demás, el Demandante que el uso inicial del nombre de dominio en disputa consistía en su redireccionamiento a un parking page y, posteriormente, en su redireccionamiento aleatorio a otros sitios web. Que con estos usos se ha intentado atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página. Destaca igualmente como prueba de mala fe la existencia de un enlace en la página PPC que anuncia la “compra este dominio”.
Finalmente, aporta correo electrónico en el que se le invita a realizar una oferta económica para la adquisición del nombre de dominio en disputa. Aporta igualmente prueba de parte por la que dicha cuenta de correo electrónico aparece relacionada con otros 800 registros de dominio que incluyen marcas registradas de terceros como <amazoncloud.us>, <americanapparel.us> o <bulgari.co.in>. Concluye el Demandante que todo lo anterior permite deducir que el Demandado ha intentado obtener un beneficio económico del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la PolíticaUDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos sobre FXCM conforme al artículo 2 del Reglamento. De la comparación entre el nombre de dominio en disputa <fxcm.es> y el Derecho Previo es evidente la reproducción del signo distintivo. Siendo así y conforme a los criterios fijados en la Sinopsis elaborada por la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, el nombre de dominio normalmente se debe considerar idéntico o confusamente similar a ese Derecho Previo para los fines del Reglamento.
Por lo demás, los dominios de nivel superior de código de país (“ccTLD”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.
Con cuanto antecede es evidente la reproducción íntegra de la marca FXCM y por tanto el Experto da por cumplido este primer requisito conforme a las exigencias del artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El Reglamento establece las normas y cautelas necesarias para garantizar la tutela de los derechos de ambas partes. En este sentido, el Reglamento permite al Demandado alegar los derechos e intereses legítimos.
Por otra parte, es comúnmente aceptado en estos procedimientos que cuando el Demandante aporta prima facie indicios de falta de derechos o intereses legítimos en el Demandado le corresponde al Demandado aportar evidencias que muestren sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disuta. Véase Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1.
Lo cierto es que el Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del Reglamento, así como que no ha concedido permiso o licencia alguna a favor del Demandado. Tampoco existen indicios que permitan concluir que el Demandado sea comúnmente conocido por el término “fxcm”. Igualmente del redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a unas páginas de aparcamiento no cabe deducir derechos o intereses legítimos. Si queda claro que el Demandado ha intentado vender el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, y en atención a las circunstancias del caso, ni el uso de las PPC, ni el intento de venta pueden equivaler al reconocimiento de derechos o intereses legítimos en los términos del Reglamento.
Con todo el Experto nota que el silencio del Demandado ha impedido refutar el caso prima facie del Demandante, sin que se hayan aportado evidencias de posibles derechos o intereses legítimos que avalaran su registro.
Por cuanto antecede, el Experto considera que se cumple el segundo de los requisitos del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Reglamento establece una obligación alternativa a cargo del Demandante de demostrar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o es usado de mala fe.
Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio en disputa valora el Experto el reconocimiento del Demandante en el sector propio de su actividad. Igualmente tiene en cuenta el uso del nombre de dominio en disputa a continuación de su registro en páginas PPC, con enlaces relacionados con la actividad propia del Demandante, así como la falta de relación entre las Partes. En estas circunstancias considera que el registro se originó en base al conocimiento previo del Demandante, sus actividades y su marca FXCM, con el ánimo de obtener un beneficio a través de los accesos que potencialmente pudieran realizar los usuarios de Internet.
El Experto acepta igualmente las alegaciones del Demandante sobre el comportamiento de ciberocupación previo del Demandado en relación a otros registros en procedimientos UDRP o del Reglamento. A tal efecto se tiene en cuenta la sección 3.1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sobre los patrones de conducta de terceros para evitar que un titular de una marca pueda registrarla como nombre de dominio. Según el mismo “Puede incluir un escenario donde el Demandado ha registrado en diferentes ocasiones un nombre de dominio con abuso a los derechos marcarios de un tercero”. Ciertamente, el Demandado aparece involucrado como demandado en numerosos procedimientos bajo el Reglamento, habiendo sido confirmado su intento de evitar el registro por los titulares de las marcas. Así por ejemplo, Alibaba Group Holding Limited c. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2019-0027; DD IP HOLDER LLC c. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2018-0006; o Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Zhao Ke,
Caso OMPI No. DES2016-0035.
A mayor abundamiento, la presunta obtención de beneficios a través de la página de aparcamiento con PPC constituye evidencia de uso de mala fe en la medida que el Demandado ha atraído intencionalmente a usuarios de Internet a su sitio web para obtener ganancias comerciales a través de la confusión en cuanto a la fuente o afiliación del sitio web. Véase Compart AG c. Compart.com / Vertical Axis, Inc., Case OMPI No. D2009-0462.
Finalmente, y, habida cuenta de la falta de uso del nombre de dominio en disputa en la actualidad, cabría incluso aplicar la doctrina de la tenencia pasiva que no impediría un fallo de mala fe. Véase Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003.
Todo lo anterior permite al Experto concluir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y por tanto queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <fxcm.es> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 25 de diciembre de 2020
