La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de abril de 2020. El 9 de abril de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 14 de abril de 2020, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, la Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 27 de abril de 2020.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la enmienda a la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de mayo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de mayo de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de mayo de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 7 de junio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa polaca, que opera a nivel internacional, en el sector de la fabricación y venta de productos cosméticos para el cuidado de las manos y manicura de uñas, bajo la marca NEONAIL. En España, la Demandante ha comercializado sus productos a través de la Demandada, con la que mantuvo un acuerdo de colaboración para la distribución de sus productos, desde, al menos, el año 2017 hasta mediados del año 2019. En la actualidad, la Demandante comercializa sus productos en España a través de una página web propia, bajo el nombre de dominio <neonail-espana.es> registrado el 30 de septiembre de 2019.

La Demandante es titular de varias marcas que contienen o consisten en la denominación “neonail”, sola o unida a otros elementos denominativos, con una representación gráfica determinada, en concreto las Marcas de la Unión Europea Nos. 016860538 NEONAIL PROFESSIONAL, figurativa, solicitada el 13 de junio de 2017 y registrada el 9 de enero de 2018 en las clases 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24 y 25; y 017880688 NEONAIL, figurativa, solicitada el 28 de marzo de 2018 y registrada el 11 de octubre de 2018, en las clases 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25 y 41; (colectivamente la marca NEONAIL).

Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incorporan su marca NEONAIL, a través de los cuales comercializa sus productos en diversos países, incluidos <neonail.pl>, <neonail.de> y <neonail.uk>.

El nombre de dominio en disputa <neonail.es> fue registrado el 30 de agosto de 2017 y se encuentra inactivo, conteniendo un mensaje que indica que se encuentra “fuera de servicio”. El nombre de dominio en disputa <neonailespana.es> fue registrado el 14 de agosto de 2019 y se encuentra igualmente inactivo, resolviendo a una página con un mensaje de error del navegador que indica que “no se puede acceder a este sitio web, no se ha podido encontrar la dirección IP del servidor”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que, gracias a la inversión en promoción y desarrollo de productos, así como su presencia en el mercado desde hace más de 10 años, la marca NEONAIL goza de creciente reconocimiento y renombre en los países en los que se comercializa, entre ellos, España.

- Que los nombres de dominio en disputa incorporan la marca NEONAIL de forma íntegra. Además, el nombre de dominio en disputa <neonail.es> aloja una tienda online de productos cosméticos para el cuidado de las manos y las uñas, incluyendo un logotipo idéntico a la marca NEONAIL figurativa, con la misma fuente estilizada, pero con la denominación “favicon”; estas circunstancias incrementan el riesgo de confusión por parte de los usuarios de Internet.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Las Partes sostuvieron una colaboración para la distribución en España de los productos de la marca NEONAIL, que implicaba una licencia de uso de esta marca, documentada mediante diversa correspondencia por correo electrónico. Por sus servicios de distribución en España, la Demandada recibía de la Demandante una remuneración basada en las facturas con IVA emitidas. Se acordó que la mencionada licencia de uso de marca se circunscribía a la actividad mencionada (distribución de productos) y al periodo de la colaboración. Sin embargo, a pesar de haber finalizado este “contrato de colaboración”, la Demandada continúa utilizando la marca NEONAIL sin autorización, de forma ilegal.

- Que la Demandante comercializa sus productos en establecimientos físicos y tiendas online identificados mediante nombres de dominio integrados por su marca NEONAIL y los correspondientes códigos de país, utilizando el mismo diseño gráfico para todas sus páginas web. Esta regla no ha sido posible en relación a su tienda online para España debido al registro de los nombres de dominio en disputa por la Demandada. La Demandada, con conocimiento de la marca NEONAIL y de su reputación en el mercado español, ha utilizado sin autorización esta marca en los nombres de dominio en disputa, aprovechándose de su reconocimiento para aumentar el tráfico de su tienda online. El acuerdo de distribución entre las Partes cesó debido a problemas de comunicación y a los planes de abrir tienda online propia de la Demandante en España, requiriendo a la Demandada para que procediera a transferir a la Demandante el nombre de domino en disputa <neonail.es>. Sin embargo, la Demandada exigió su compra a cambio de un precio excesivo y la concesión de una autorización para usar la marca NEONAIL. La Demandada actuó de mala fe, planeando vender el nombre de dominio en disputa al finalizar su colaboración con la Demandante. Se aporta copia del borrador de contrato de compraventa del nombre de dominio en disputa <neonail.es> propuesto por la Demandada y de diversa correspondencia por correo electrónico entre las Partes.

La Demandante solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:

- Que las Partes mantenían una relación mercantil de distribución en exclusiva para el territorio español, vigente desde, al menos, julio de 2017 hasta septiembre de 2019, que ni implicaba remuneración alguna a la Demandada por sus servicios, sino que simplemente se materializaba en pedidos de productos acreditados por sus correspondientes facturas (de las que se aportan varias). Tampoco se otorgó por la Demandante a la Demandada una licencia de marca, habiendo únicamente un intercambio de correos electrónicos entre las Partes que recogían un permiso de uso de la marca.

- Que la relación entre las Partes fue finalizada de forma unilateral por la Demandante, mediante email de fecha 23 de septiembre de 2019 (aportado junto a la Demanda), tras incumplir de mala fe el contrato verbal que les ligaba ya desde julio de ese año y pretendiendo apoderarse del fondo de comercio alcanzado por la Demandada, gracias a sus inversiones en promoción, valorado en EUR 40.000 mensuales. La Demandada ha actuado siempre dentro de la legalidad y siguiendo las indicaciones de la Demandante, procediendo, en fecha 25 de septiembre de 2019, a bloquear la página web que hasta entonces operaba (ligada al nombre de dominio en disputa <neonail.es>), dejando de utilizar por completo la marca NEONAIL. Desde entonces el nombre de dominio en disputa <neonail.es> permanece en blanco con la inscripción “fuera de servicio”.

- Que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa <neonail.es>, siguiendo instrucciones de la Demandante, dentro del marco de la relación comercial entre las Partes. El 20 de diciembre de 2016, la Demandada solicitó autorización para crear una tienda online, exigiendo la Demandante, mediante email de fecha 4 de mayo de 2017, que adquiriese el nombre de dominio en disputa <neonail.es> como parte de las condiciones necesarias para poder ostentar la distribución en exclusiva para España. Así, la Demandada procedió al registro del nombre de dominio en disputa <neonail.es> en fecha anterior al registro de la marca NEONAIL, de buena fe, siguiendo instrucciones de la Demandante.

- Que no es cierto que la Demandada utilice la marca de la Demandante ni el mismo diseño gráfico de sus tiendas online. Los nombres de domino en disputa no albergan contenido estando inactivos y la página web de la Demandada (ligada al nombre de dominio <studio-stravaganza.com>) no comparte ninguna similitud con la imagen corporativa de la Demandante, operando, además, dentro de un ámbito diferente relativo a servicios educativos de cursos de maquillaje, no a la venta de productos cosméticos.

- Que la correspondencia entre las partes acredita que el nombre de dominio en disputa <neonail.es> fue registrado y utilizado de buena fe, con autorización de la Demandante, y el nombre de dominio en disputa <neonailespana.es> fue registrado también de buena fe, ante la finalización del contrato de distribución entre las partes, bajo la creencia de que se mantendría la distribución de la marca NEONAIL, aunque con carácter no exclusivo, en el marco de una negociación para la continuación de esta actividad. No es cierto que la Demandada haya obrado de mala fe ni que pretendiera vender el nombre de dominio en disputa <neonail.es> a la Demandante al finalizar su relación comercial. Fue la Demandante quién notificó a la Demandada su voluntad de adquirir dicho nombre de dominio en disputa (<neonail.es>), mediante email de fecha 11 de abril 2019, alegando que su adquisición obedecía a una estrategia de protección de su marca y haciendo creer a la Demandada que mantendría la distribución en exclusiva. La Demandante pretendía apropiarse del referido nombre de dominio en disputa, así como de la página web y el fondo de comercio creados por la Demandada, en principio sin contraprestación alguna, y, tras cierta negociación, a cambio de una contraprestación de EUR 2.000, que no cubría el mencionado fondo de comercio (valorado en EUR 40.000 trimestrales, 160.000 anuales). La Demandada exigió una contraprestación equiparable a su esfuerzo e inversión, así como la documentación mediante contrato escrito de la relación entre las Partes. Esta situación derivó en un incumplimiento de la Demandante en cuanto a los plazos de despacho de pedidos, distribución a través de otra empresa de la competencia y amenazas de corte de suministro, que desembocó en la ruptura definitiva de la relación por parte de la Demandante. Se aporta un plan estratégico de inversión en 5 años de EUR 80.000 y un plan estratégico de viabilidad, que la Demandada remitió a la Demandante el 27 de mayo de 2019, en el marco de la negociación del nuevo contrato entre las partes, así como diversas comunicaciones por correo electrónico, que acreditan estas alegaciones.

La Demandada solicita que se desestime la solicitud de transferencia de los nombres de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas europeas que consisten o contienen la denominación “neonail”, sola o unida a otros elementos denominativos, con una representación gráfica concreta, que se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

La expresión “Derechos Previos” del artículo 2 del Reglamento, no implica que sea necesario que las marcas de la Demandante se encuentren registradas con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa.

La circunstancia de que uno de los nombres de dominio en disputa haya sido registrado antes de la adquisición de los derechos de marca por parte de la Demandante, no excluye que la Demandante pueda presentar el presente procedimiento, ni afecta al análisis del primer elemento exigido en el Reglamento, si bien podrá influir en el análisis de los otros dos requisitos exigidos por el mismo. En este sentido se han pronunciado numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política. Véase la sección 1.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, extrapolable al primer requisito del Reglamento, es importante también destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a dicha marca relevante, a los efectos de la Política o del Reglamento. En tales casos, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos o sin significado) no evita considerar que existe similitud confusa bajo el primer elemento, si bien la naturaleza de tal(es) término(s) adicional(es) puede influir en la evaluación de segundo y tercer elementos. También se ha destacado que el gTLD y el ccTLD, por su carácter técnico, generalmente carecen de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenidos en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política o del Reglamento. Véase en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproduce de forma idéntica en los nombres de dominio en disputa, siendo la marca NEONAIL directa y fácilmente reconocible en los nombres de dominio en disputa. Los nombres de dominio en disputa añaden únicamente el ccTLD “.es” y, en uno de ellos, el término “espana” en referencia al país “España” aunque sustituyendo la letra “ñ” por una “n”. Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa <neonail.es> resulta idéntico y el nombre de dominio en disputa <neonailespana.es> resulta confusamente similar a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El Experto considera adecuado el análisis conjunto del segundo y del tercer elemento exigidos por el artículo 2 del Reglamento.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada. Es importante precisar que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tiene ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Demandada ha alegado y acreditado mediante diversa documentación (principalmente correos electrónicos, algunos aportados por la propia Demandante), que el registro del nombre de dominio en disputa <neonail.es> tuvo lugar con autorización y siguiendo instrucciones de la propia Demandante, en el marco de un acuerdo verbal de distribución en exclusiva que la propia Demandante reconoce en la Demanda. Asimismo, ha demostrado la Demandada que el referido nombre de dominio en disputa (<neonail.es>) fue utilizado durante los años que estuvo vigente la relación comercial entre las partes (entre 2017 y 2019), para albergar la página web creada por la Demandada, en su calidad de distribuidora exclusiva autorizada para España, siguiendo instrucciones y bajo el control de la Demandante, procediendo posteriormente al registro del nombre de dominio en disputa <neonailespana.es>, en el marco de una negociación entre las Partes, destinada a alterar su relación comercial, cesando la distribución en exclusiva, para que la propia Demandante pudiera realizar una venta directa de sus productos, pero manteniendo la Demandada la condición de distribuidora no exclusiva de los mismos.

El Experto nota que las partes se encontraban negociando el referido nuevo acuerdo comercial, así como la posible transferencia del nombre de dominio en disputa <neonail.es> a la Demandante a cambio de un precio de EUR 10.000 pagaderos en pedidos de productos y en un plazo de 6 meses, quedando autorizada la Demandada para el uso del nombre de dominio en disputa <neonailespana.es> o el similar <neonailspain.es>, que la propia Demandante ofertó a la Demandada para que continuara con su actividad. Sin embargo, la Demandante interrumpió tal negociación presentando la Demanda. El Experto considera que el mencionado importe de contraprestación (EUR 10.000) constituye una cantidad objeto de negociación entre las partes tras la finalización de un contrato de distribución en exclusiva de 3 años de duración, la cual se abonaría en plazo de 6 meses y en especie, en productos de la marca, por parte de la Demandante, no significando, en sí misma, esta cifra, la existencia de mala fe en la Demandada a los efectos del Reglamento. La propia Demandante parecía haber aceptado esta cifra en la correspondencia relativa a la negociación, planteando discrepancias únicamente en relación a otros puntos relacionados con la inclusión de una clausula penal o de una autorización de uso de la marca por parte de la Demandada. Así lo indican los correos electrónicos relativos a la negociación entre las Partes, aportados por la propia Demandante.

El Experto considera que la existencia de un acuerdo de distribución entre las partes y su posterior renegociación, parecerían explicar el registro o tenencia de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada. Además, el cese unilateral de la relación jurídica entre las partes y la regulación de las obligaciones pendientes entre las mismas, es cuestión regulada por el acuerdo entre ellas y la legislación mercantil aplicable, cuya competencia excede del presente procedimiento en base al Reglamento. Ambas cuestiones exceden el ámbito del presente procedimiento especial, que se encuentra pensando exclusivamente para supuestos de ciberocupación u otros casos en los que se registra y/o utiliza de mala fe un nombre de dominio relativo a la marca u otro derecho protegido de un tercero y no para la resolución de todos los conflictos relativos a nombres de dominio.

Al no concurrir el presupuesto segundo exigido por el artículo 2 del Reglamento, no sería necesario entrar a analizar la concurrencia del tercer elemento. Sin embargo, el Experto desea dejar constancia de que no se ha acreditado de forma suficiente por la Demandante la alegada mala fe de la Demandada. Se alega que la Demandada utilizó el nombre de dominio en disputa <neonail.es> para albergar una tienda online de productos cosméticos bajo otra marca (FAVICON) que reproducía el mismo tipo de letras de la marca NEONAIL. Sin embargo, no se aporta ninguna evidencia al respecto, sino solo un pantallazo de página web no fechado, que no contiene la parte de la pestaña del navegador, ni incluye referencia alguna a la alegada marca FAVICON, sino a la propia marca NEONAIL y a un mensaje de vacaciones estivales que indica “nos vamos de vacaciones, del 7 al 27 de agosto”. Diversos correos electrónicos entre las Partes, incluidos en el expediente, aluden a un mensaje de vacaciones que la Demandada incluyó en la página web de la marca NEONAIL durante la vigencia de su acuerdo de distribución exclusiva, por lo que, el Experto considera que el pantallazo aportado por la Demandante parece que se corresponde con dicho mensaje, estando comprendido en el periodo en el que la partes se encontraban ligadas por su contrato de distribución.

De modo que, el Experto considera que las circunstancias del caso, alegaciones y evidencias presentadas por las partes, no revelan la existencia de mala fe por parte de la Demandada a los efectos del Reglamento, habiendo actuado amparada por su contrato de distribución y la autorización expresa de la Demandante en el registro de ambos nombres de dominio en disputa. Tampoco el uso de los nombres de dominio en disputa revela una intención fraudulenta por parte de la Demandada a los efectos del Reglamento, pues se realizó con autorización o aquiescencia de la Demandante durante la vigencia del contrato de distribución o de su renegociación, procediendo la Demandada a la interrupción de dicho uso cuando la Demandante así lo solicitó al dar por finalizada la negociación.

El Experto desea aclarar que esta decisión no ha de interpretarse como una aprobación de la actuación de la Demandada, que no se entra a valorar en su integridad, sino solo a los efectos de la concurrencia de los presupuestos exigidos por el Reglamento y solo dentro de su constreñido ámbito de aplicación. La tenencia pasiva por parte de la Demandada de los nombres de dominio en disputa tras la extinción del contrato que ligaba a las Partes, así como la regulación de tal extinción contractual y las posibles compensaciones de ella derivadas, son cuestiones que claramente exceden del ámbito natural del Reglamento y de este procedimiento especial. Las partes son libres para plantear estas cuestiones ante los tribunales competentes, si se consideran incapaces de alcanzar un acuerdo satisfactorio y razonable para ambas.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 22 de junio de 2020