Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Nautica Apparel, Inc. v. D. Ismael Labrador Boigues

Caso No. DES2015-0008

1. Las Partes

La Demandante es Nautica Apparel, Inc. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América (“EE.UU”), representada por Elzaburu, España (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es Ismael Labrador Boigues con domicilio en Valencia, España, representado por Bufete Abogado Amigo, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <nautica.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registro del citado Nombre de Dominio es Red.es y el Agente Registrador es Abansys. ¹

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 2 de marzo de 2015. El 2 de marzo de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de marzo de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y como contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de abril de 2015.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 24 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

Es una empresa estadounidense que desde su fundación en 1983 se ha dedicado al diseño, venta, fabricación y distribución de ropa, zapatos y complementos a nivel internacional. Actualmente la Demandante está presente en más de 75 países, contando con una red de más de 265 tiendas exclusivas así como la presencia en más de 3.000 tiendas no exclusivas.

La Demandante es titular de numerosas marcas españolas y comunitarias basadas en la denominación “NAUTICA”. A los efectos de la presente Decisión, cabe citar las siguientes:

- Marca española nº 121249 NAUTICA registrada el 30 de septiembre de 1987;

- Marca española nº 121254 NAUTICA, registrada el 30 de septiembre de 1987;

- Marca española nº 121255 NAUTICA, registrada el 30 de septiembre de 1987;

- Marca comunitaria nº 623801 NAUTICA, registrada el 30 de septiembre de 2003;

- Marca comunitaria nº 1188655 NAUTICA JEANS COMPANY, registrada el 11 de octubre de 2000.

La Demandante ha aportado numerosa documentación acreditando el uso recurrente de dicha marca por su parte tanto para el desarrollo de sus actividades comerciales y promocionales como en apariciones en medios de comunicación tanto especializados como generalistas, habiendo probado la actual notoriedad de la misma en el sector de la ropa.

B. El Demandado

El Demandado es un ciudadano español que, entre otras actividades, es administrador único de la sociedad Abansys & Hostytec, S.L., la cual se encuentra acreditada como agente registrador por Red.es.

Asimismo, el Demandado es apoderado de la sociedad Buscaprof Internet, SL, dedicada a la gestión de publicidad online a través de su página web “www.buscaprof.es”. Dicha página web cuenta con más de 1.700 nombres de dominio desde los cuales se hace una oferta segregada de contenidos publicitarios, asociando las denominaciones incluidas en los correspondientes nombres de dominio y los anuncios incluidos.

C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el 16 de noviembre de 2005 el Nombre de Dominio.

De acuerdo con la documentación aportada por las partes así como de acuerdo con la verificación hecha por el Experto de los contenidos históricos vinculados al Nombre de Dominio (a través del motor de búsqueda ”www.archive.org”), el Experto ha podido comprobar que el Nombre de Dominio ha estado conectado durante años al sitio web “www.buscaprof.es” ofreciendo específicamente anuncios o enlaces a sitios web de escuelas náuticas, academias de submarinismo, asociaciones de patrones de yate y otras entidades vinculadas al ámbito de la náutica los deportes acuáticos.

Tal y como ha puesto de relieve la Demandante, poco tiempo después de ser contactada por aquélla, a través de los requerimientos a los que se hace referencia en la siguiente sección, el Demandado modificó la configuración del sitio web asociado al Nombre de Dominio, manteniendo su estructura de enlaces a los correspondientes anuncios pero eliminando del encabezado el logotipo de “Buscaprof.es” que había aparecido con anterioridad.

D. Comunicaciones Entre las Partes Anteriores al Inicio del Procedimiento

La Demandante remitió diversas veces (el 12 de septiembre de 2014; el 23 de septiembre del mismo año; y el 27 de noviembre del mismo año) sendas comunicaciones referidas al Nombre de Dominio, instándole a su renuncia y transferencia, atendiendo a los derechos de la Demandante. Aparentemente, el Demandado respondió por teléfono a dichas comunicaciones, indicando que no iba a renunciar a la titularidad del Nombre de Dominio dado que utilizaba el mismo en el desarrollo de sus actividades profesionales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda que:

- Es una empresa estadounidense que desde su fundación en 1983 se ha dedicado al diseño, venta, fabricación y distribución de ropa, zapatos y complementos a nivel internacional, contando con una amplísima implantación y reconocimiento internacional. Indica igualmente que, como consecuencia de lo anterior, sus marcas NAUTICA han obtenido un carácter de notoriedad en numerosos países, incluyendo España.

- El Demandado es el administrador único y responsable de la compañía Abansys & Hostynet, S.L., la cual no tan sólo presta servicios de registro de nombres de dominios sino que, además, es agente registrador de dominios “.es”. Señala igualmente la Demandante que el Demandado es apoderado de la compañía Buscaprof Internet, S.L., otra empresa española de publicidad online que basa sus actividades en el uso de más de 1.700 nombres de dominio basados en diversas denominaciones – incluyendo marcas de terceros – , tal y como es el caso del uso actual del Nombre de Dominio. Indica por último en este punto la Demandante que el Demandado es titular de más de 1.200 nombres de dominio, habiendo sido acusado en diversos foros de Internet de ser un especialista en la especulación en este ámbito.

- Requirió al Demandado para que cesara en el uso del Nombre de Dominio y lo transfiriera a su favor, recibiendo simplemente como respuesta una llamada del Demandado negándose a ello y mostrándose predispuesto a escuchar ofertas de la Demandante para la transferencia del Nombre de Dominio. De hecho, según indica la Demandante, a raíz de dichos requerimientos el Demandado procedió a cambiar el sitio web asociado al Nombre de Dominio, para dejar de mantenerlo conectado a su propio sitio web “www.buscaprof.es”.

- El Demandado, y en particular el sitio web “www.buscaprof.es” al que se encuentra aquél vinculado, ya ha sido condenado en numerosas ocasiones por el registro y uso de nombres de dominios basados en marcas de terceros tanto en el marco del Reglamento como de la Política Uniforme de ICANN de resolución de disputas relativas a nombres de dominio (“UDRP”, en sus siglas en inglés).

- El Nombre de Dominio es evidentemente idéntico a las marcas NAUTICA de las que la Demandante es titular.

- El Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, dado que ni ostenta derecho inscrito alguno sobre la denominación en la que se basa el Nombre de Dominio, ni en ningún momento ha sido autorizado por la Demandante a servirse de sus marcas.

- El Demandado registró y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe dado que, aparte de no ostentar derecho o interés alguno sobre el mismo, éste tiene una evidente correlación con las marcas NAUTICA renombradas de la Demandante, además de haberse vinculado a un sitio web vinculado al Demandado con la obvia intención de atraer a usuarios de Internet por medio del uso del Nombre de Dominio (y, por tanto, de las marcas de la Demandante). Dicha postura se ve reforzada, en opinión de la Demandante, por el hecho de que el Demandado ya ha sido condenado en diversas ocasiones a transferir otros nombres de dominio en circunstancias idénticas a las que se plantean en este caso, sin haber mostrado interés alguno en contestar formalmente a los requerimientos recibidos de la Demandante.

- Atendiendo a todo lo anterior, la Demandante solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a su favor.

B. Demandado

El Demandado alega en su Contestación a la Demanda que:

- El Nombre de Dominio no se corresponde necesariamente a las marcas de las que la Demandante es titular, sino a una palabra genérica y denominativa de un sector de actividad, y no de un producto. Dicho carácter genérico, en opinión del Demandado, debería impedir el uso exclusivo de la misma por parte de la Demandante, cuyas marcas deberían proteger exclusivamente el aspecto gráfico de las mismas. En este sentido, el Demandado considera que no se produce una confusión real entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, en cuanto que éste tiene un sentido genérico que va más allá del ámbito de protección obtenido por la Demandante a través de sus marcas.

- El Demandado ha creado una actividad propia vinculada a la expresión genérica que conforma el Nombre de Dominio, sirviéndose del mismo para realizar una oferta organizada de información adaptada al significado del nombre y adjetivo que componen el Nombre de Dominio. De este modo, el Demandado indica que existe un consenso en el marco de la UDRP en el sentido de considerar que existe un derecho legítimo sobre un nombre de dominio si el mismo se basa en una palabra o término genérico para describir su producto o negocio, desarrollando un negocio con base en el uso de esa palabra sin que por ello se pretenda conseguir una ventaja sobre los derechos de la titular de marcas basadas en idéntica denominación. En opinión del Demandado, esta interpretación es plenamente aplicable a este caso, de modo que si bien la Demandante ostenta derechos de marca sobre una palabra genérica, dichos derechos deben entenderse exclusivamente referidos a un determinado y estricto ámbito de actividad.

- El Demandado es titular de una empresa que presta servicios de publicidad a empresas de todo tipo de sectores de actividad a través de un directorio de empresas online, para cuya optimización utiliza numerosos y distintos nombres de dominio, por lo que en este caso el Demandado se está limitando a aplicar a una palabra genérica el mismo modelo de negocio en forma de nombre de dominio asociado a un sitio web que incluye anuncios y referencias vinculadas a dicho término genérico. De hecho, este modelo de negocio llevó al Demandado a contratar a numeroso personal especializado para obtener un amplio catálogo de nombres de dominio – en el que se incluye el propio Nombre de Dominio – basados en términos genéricos.

- La Demandante no ha acreditado la notoriedad de sus marcas en el momento del registro del Nombre de Dominio, algo que – en opinión del Demandado – era imposible ya que en ese momento todavía no se había producido promoción significativa alguna de dichas marcas en España. De este modo, mantiene el Demandado que en ningún momento ha querido aprovecharse de las marcas de la Demandante, sino por el contrario servirse de un término genérico para desarrollar sus propias actividades de negocio publicitario, tal y como ha hecho y hace respecto de otros múltiples nombres de dominio.

- El Demandado ha explotado el Nombre de Dominio de forma continuada y coherentemente con la denominación elegida, constituyendo dicha explotación una actividad propia e identificada en el mercado con individualidad y de forma separada a la de la Demandante. Considera el Demandado que solamente cabría apreciar ilegitimidad en el uso del Nombre de Dominio en caso de que dicho uso permitiera la confusión con el sector de actividad, productos o reputación del titular de la marca.

- Atendiendo a todo lo anterior, el Experto debería rechazar la Demanda. De hecho, el Demandado considera que la actuación de la Demandante podría calificarse como un intento de secuestro inverso del Nombre de Dominio, intento basado en la ausencia – en su opinión – de fundamentos en la Demanda y el éxito y visitas cosechadas por el Nombre de Dominio.

6. Debate y Conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la UDRP, la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o Similitud Hasta el Punto de Causar Confusión con Otro Término Sobre el que la Demandante Alega Poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “Derechos Previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España. En este sentido, no cabe sino recordar que la Demandante es titular de diversas marcas españolas y comunitarias NAUTICA, registros que, a los efectos del Reglamento, constituyen un “Derecho Previo” suficiente.

Se puede proseguir indicando que la principal diferencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el dominio de primer nivel “.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín, Caso OMPI No. D2005-1029.

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <nautica.es> es idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o Intereses Legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En el presente caso, debe plantearse si un uso como el que el Demandado ha realizado del Nombre de Dominio podría considerarse como legítimo en el sentido del Reglamento. A tal efecto, y antes de entrar en una valoración específica de esta cuestión, el Experto desea indicar que las conclusiones a las que se llegue en este punto deben enmarcarse necesariamente en el contexto del Reglamento, sin que sean exportables a otros ámbitos distintos (como, por ejemplo, un procedimiento judicial en España).

Tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el Demandado se ha servido del Nombre de Dominio durante años para albergar un sitio web en el que se incluían diversos anuncios y enlaces referidos a empresas, profesionales y entidades vinculadas al ámbito náutico y de los deportes acuáticos. De hecho, el Demandado ha seguido este mismo enfoque respecto de otros numerosos nombres de dominio de los que es titular, basándose en términos genéricos respecto a los cuales se incluyen anuncios acordes a la categoría de productos o servicios asociada al término genérico en el que se basa el Nombre de Dominio.

De este modo, debe analizarse si el uso de un nombre de dominio referido a la denominación propia tanto de un término genérico como de una marca puede constituir un uso legítimo en el sentido del Reglamento. Esta cuestión ya ha sido debatida en el marco de la aplicación de la UDRP, habiéndose discutido en numerosas decisiones adoptadas conforme a dicha política (entre otras y a modo meramente de ejemplo, ver Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016; Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, Caso OMPI No. D2002-1058; Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN, Caso OMPI No. D2005-1304; Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2008-0666; o Gibson, LLC v. Jeanette Valencia, Caso OMPI No. D2010-0490).

Las conclusiones a las que se ha llegado en situaciones en las que se produce una coincidencia entre una marca y un término genérico se podrían resumir en los siguientes puntos:

- Por un lado, la eventual existencia de un interés legítimo sobre un nombre de dominio basado en un término genérico dependerá de la efectiva y genuina utilización del mismo en relación con el citado término, sin que dicho uso permita atisbar en modo alguno un intento de aprovechamiento de la marca que se alegue en la correspondiente demanda. En otras palabras, cuando se analice el uso del nombre de dominio objeto de disputa deberá apreciarse si en el mismo se produce un uso claramente vinculado al término genérico en cuestión o si, por el contrario, dicho uso se encuentra vinculado a un intento de aprovechamiento de la marca en la que se base la demanda.

- Por otra parte, el análisis que se vaya a realizar deberá tener en cuenta elementos como el status y notoriedad de la marca coincidente con el término genérico en el que se base el nombre de dominio (y, por tanto, de las posibilidades de que el Demandado fuera consciente de dicha marca al registrar el nombre de dominio objeto de la disputa); el uso – legítimo o no – de otros términos genéricos por parte del demandado respecto a otros nombres de dominio; o la importancia en el uso del nombre de dominio del término genérico o de la marca en que esté basado.

Atendiendo a los criterios apuntados, en este caso se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con lo señalado por ambas partes, el Demandado ha utilizado el sitio web vinculado al Nombre de Dominio para desarrollar actividades de publicidad de empresas, profesionales y entidades vinculadas al sector náutico y de deportes acuáticos. Se trata éste del modelo de negocio que aplica respecto a un número significativo de nombres de dominio de los que es titular. Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que, en este caso, el Demandado no se ha servido del Nombre de Dominio en su acepción vinculada a las marcas de la Demandante, sino como una extensión del término genérico en el que se basa. Para llegar a esta conclusión el Experto tiene en cuenta, básicamente, el hecho de que el uso del Nombre de Dominio en ningún momento ha estado vinculado a las marcas de la Demandante o a productos de ropa o complementos como los que comercializa la Demandante, sino a la promoción de productos y servicios náuticos ajenos a aquélla y sus marcas.

- El Demandado registró el Nombre de Dominio el 16 de noviembre de 2005, es decir, casi diez años antes de que la Demandante iniciara el presente procedimiento. De este modo, el Experto considera que el análisis de la notoriedad de las marcas de la Demandante en España que debe realizarse a los efectos del presente análisis debe contextualizarse precisamente en el momento del registro del Nombre de Dominio y no tanto en la actualidad. En este sentido, el Experto considera que la Demandante no ha probado la notoriedad de sus marcas NAUTICA en el mercado español a finales de 2005 o, como mínimo, no ha aportado pruebas suficientes para poder presumir que el Demandado era consciente de la existencia de las marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio. En este sentido, no puede razonablemente considerarse que en noviembre de 2005 el término “náutica” estuviera clara y directamente vinculado a la Demandante y sus marcas. Esta impresión se ve reforzada si se tiene en cuenta el uso realizado por el Demandado del Nombre de Dominio. Dicho uso, tal y como se ha indicado con anterioridad, ha estado centrado a lo largo de los años en la promoción de productos y servicios náuticos.

Atendiendo a todo lo anterior y a las pruebas aportadas en el marco de este procedimiento, el Experto concluye que la explicación más plausible respecto del registro y uso del Nombre de Dominio es que el Demandado pretendía (y pretende) servirse de un término genérico más que aprovecharse de las marcas de la Demandante y de su reputación. Esta conclusión, no obstante y tal y como se ha indicado con anterioridad, se adopta atendiendo a los criterios normativos e interpretativos propios del Reglamento, sin que pueda ser exportable a otros ámbitos normativos o procesales.

De este modo, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

C. Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

Habiendo llegado a la conclusión que el Demandado ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio (y haciéndose, por tanto, imposible la estimación de la Demanda), el Experto considera que no es preciso analizar la concurrencia del tercero de los elementos requeridos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 25 de mayo de 2015

¹ De conformidad con la información facilitada por Red.es Abansys es el agente registrador del nombre de dominio en disputa, pareciendo ser la denominación social completa Abansys & Hostytec, S.L.