La Demandante es Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crédito con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, España representada por Clifford Chance, LLP, España.

La Demandada es Rosa Delia Pérez Gil, con domicilio en Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ruralcanarias.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2007. El 21 de diciembre de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de diciembre de 2007. De conformidad con el Articulo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de enero de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de enero de 2008.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de enero de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La Demandante, Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crédito, es titular de la marca española núm. 2.643.199, CAJA RURAL DE CANARIAS, en clase 36ª (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; y negocios inmobiliarios) solicitada el 23 de marzo de 2005, y concedida el 18 de agosto de 2005.

Además, es titular del nombre de dominio <ruralcanarias.com>, el cual fue registrado el 16 de noviembre de 1999.

4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio cuya transferencia se solicita <ruralcanarias.es>, el cual fue registrado el día 10 de mayo de 2007.

La Demandada no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega básicamente:

- Que la Demanda se basa en la existencia de tres derechos previos sobre la denominación “ruralcanarias” que constituye el nombre de dominio de segundo nivel que la Demandada tiene asignado bajo el código del país correspondiente a España (‘.es’), como son:

i) La titularidad de la marca denominativa española “CAJA RURAL DE CANARIAS”.

ii) La denominación social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito”.

iii) El derecho de marca no registrada notoriamente conocida en España <ruralcanarias.com>.

- Que si bien el nombre de dominio <ruralcanarias.com> no constituye un ‘derecho previo’ a efectos del artículo 2 del Reglamento, toda vez que la enumeración de derechos previos tiene carácter cerrado y en ella no se comprenden los nombres de dominio, la duración y alcance geográfico del uso que la Demandante viene haciendo del mismo ocasiona que se haya convertido en una marca no registrada “notoriamente conocida”, por lo que puede invocar la protección que la legislación dispensa a las marcas notoriamente conocidas.

- Que el nombre de dominio <ruralcanarias.com> ha devenido en marca notoria atendiendo a varios factores: (i) la duración del uso, declarando que hace un uso ininterrumpido del nombre de dominio desde hace casi diez años; (ii) el grado de difusión de los servicios que la Demandada anuncia en la página de Internet a la que se accede a través del nombre de dominio señalado, que durante los últimos doce meses ha tenido una media de 6.657 visitas cada día; y (iii) el grado de notoriedad que el nombre de dominio (la Demanda dice “la marca”) tiene entre el público al que presta sus servicios la Demandada, y que ha conseguido que dicho nombre se asocie con su actividad.

- Que el registro del dominio <ruralcanarias.es> por la Demandada ha sido realizado con carácter especulativo o abusivo, al concurrir todos los requisitos que el artículo 2 del Reglamento señala.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca registrada por la Demandante “CAJA RURAL DE CANARIAS”. Argumenta la Demandante que el análisis fonético, en relación con las marcas complejas, debe realizarse de manera global pero atendiendo a la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto a una marca denominativa compleja, señalando que en este caso concreto, el elemento dominante es el término “Rural”, el cual absorbe la denominación “Caja” y la preposición “de”.

Efectuada de esta manera la comparación [‘ruralcanarias.es’ vs. ‘ruralcanarias’], observa un elevado grado de semejanza en el plano fonético, por lo que no pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor, por lo que debe reputarse, a los efectos de confusión, que ambas marcas son similares.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la denominación social de la Demandada. Así, puesto que la denominación social coincide con la marca registrada de la Demandada, da por reproducidos los razonamientos esgrimidos en la comparación efectuada entre el dominio y la marca.

- Que el nombre del dominio <ruralcanarias.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio (la Demanda dice con “la marca”) notoriamente conocido <ruralcanarias.com>. Argumenta la Demandante que la identidad entre el nombre de dominio y la marca notoria es absoluta, puesto que los vocablos genéricos ‘.es’ y ‘.com’ carecen de aptitud para ser el elemento diferenciador, por lo que el riesgo de confusión es total.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <ruralcanarias.es>, puesto que (i) no consta que ostente derecho alguno de propiedad industrial sobre la denominación ‘ruralcanarias’ que le permita su utilización como nombre de dominio ‘.es’, y (ii) la página de Internet correspondiente al dominio [www.ruralcanarias.es] está actualmente vacía de contenido.

Además sostiene que, tras requerir sobre este asunto a la Demandada por burofax, ésta sostuvo que no había registrado el dominio, sino que alguien había usurpado su personalidad para registrarlo a su nombre, por lo que se habría registrado en contra de su voluntad, y por lo tanto carecería de derechos o intereses legítimos sobre el dominio.

- Que el nombre de dominio <ruralcanarias.es> ha sido registrado de mala fe, sosteniendo que la falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada lleva a considerar que el registro de la marca ha sido de mala fe.

Además sostiene que la Demandada no utiliza el nombre de dominio que tiene registrado, lo que puede constituir una práctica de mala fe (“cybersquatting”), manifestando que el registro ha tenido lugar con casi toda probabilidad con una finalidad meramente especulativa, por lo que debe entenderse la existencia de una mala fe en la Demandada al registrar y no usar el nombre de dominio.

- Que ante la existencia de unos derechos previos de la Demandante, una falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada, así como una manifiesta mala fe en la actuación de ésta, debe llevar consigo la recuperación del nombre de dominio por la Demandante.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante, a pesar de que, de acuerdo a la documentación presentada en este procedimiento, se le diera notificación de la Demanda el día 27 de diciembre de 2007.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestión previa: la posibilidad de que un nombre de dominio pueda ser considerado como un signo distintivo.

La Demandante esgrime en su Demanda como Derecho Previo que el nombre de dominio cuya titularidad ostenta <ruralcanarias.com> ha devenido en una “marca no registrada notoriamente conocida en España”.

En este sentido, debemos analizar con carácter previo a otras cuestiones, la aptitud para que un nombre de dominio pueda ser considerado como un Derecho Previo de los señalados en la lista cerrada del artículo 2 del Reglamento, y en concreto, como una marca.

a) Los Derechos Previos del artículo 2 del Reglamento y la imposibilidad de considerar un nombre de dominio como un Derecho Previo.

El artículo 2 del Reglamento recoge, en una lista cerrada, los Derechos Previos, que son los siguientes:

1) Denominaciones de entidades validamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.

3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Como se puede observar, los nombres de dominio no se encuentran entre los Derechos Previos a los que hace referencia el artículo, si bien puede plantearse la cuestión sobre si pueden encuadrarse dentro de “otros derechos de propiedad industrial”.

Para ello, en primer lugar debemos analizar si el derecho conferido por la asignación de un nombre de dominio presenta las singularidades necesarias para poder ser considerado como un derecho de propiedad industrial.

Pues bien, como es sabido, los derechos de propiedad industrial se caracterizan tanto por conferir a su titular un derecho exclusivo a utilizarlos en el tráfico económico, como por contener un ius prohibendi ejercitable erga omnes, de modo que el titular del derecho goza de la facultad de prohibir a terceros el uso del mismo.

Así, para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, debe examinarse si éstos pueden cumplir ambas facultades.

En este sentido, en primer lugar debe señalarse que la legislación que regula los nombres de dominio (ni la Ley 34/2001, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico –LSSI-, ni el Plan Nacional) no califica como exclusivo el derecho del uso del nombre de dominio, puesto que simplemente considera el nombre de dominio a priori como una dirección electrónica alfanumérica que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la Red.

En segundo lugar, debemos advertir que si bien no pueden existir dos nombres de dominio exactamente iguales, sí es posible que existan dos nombres de dominio iguales bajo diferentes Top Level Domains: así por ejemplo, puede existir ‘aaa.es’, ‘aaa.com’, ‘aaa.net’, ‘aaa.org’, etc. Por tanto, el carácter exclusivo predicable de los derechos de propiedad industrial, en los nombres de dominio deriva únicamente de la configuración del sistema de registro de los nombres de dominio que provoca que no puedan existir dos nombres de dominio con idéntico nombre y extensión; es decir, la exclusividad no depende de razones jurídicas sino de meros motivos técnicos.

En tercer lugar, en el memorándum de la Primera Asamblea de la OMPI sobre marcas y nombres de dominio, en el estudio de las dificultades existentes para poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, se señaló, entre otras razones, que el poder considerar un nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial podría llevar a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre denominaciones genéricas, puesto que, como es sabido, los términos genéricos pueden registrarse como nombres de dominio.

Por tanto, parece innegable afirmar, que los nombres de dominio no han sido configurados por el legislador como derechos de propiedad industrial, y en consecuencia no pueden considerarse dentro de los “otros derechos de propiedad industrial” como tales regulados en el artículo 2 del Reglamento.

No obstante, no debe descartarse que el uso de un nombre de dominio pueda llevar al nacimiento de una marca, tal y como a continuación analizaremos.

b) El nacimiento de una marca por el uso de un nombre de dominio.

La Demandante, conocedora de que un nombre de dominio no puede ser considerado como un Derecho Previo, a los efectos del artículo 2 del Reglamento, alega el beneficio de la protección reforzada que los signos no registrados notoriamente conocidos gozan en virtud del artículo 6bis del Convenio de París, en relación con el apartado 5 del artículo 34 y el apartado 3 del artículo 3 de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al considerar que el nombre de dominio <ruralcanarias.com>, cuya titularidad ostenta, se ha convertido por el uso en una marca no registrada notoriamente conocida.

Es innegable que, dado el grado actual de difusión de Internet en nuestra sociedad, un nombre de dominio, cuya función primordial es la de servir como una dirección electrónica alfanumérica, puede llegar a cumplir funciones distintas dentro de Internet, pudiendo por su uso llegar a convertirse en una marca (sin que esto en ningún caso quiera decir, como hemos visto, que el nombre de dominio sea un derecho de propiedad industrial).

No obstante, no podemos afirmar en ningún caso que el nombre de dominio pueda llegar a obtener una protección como marca por el simple hecho de ser usada en Internet, puesto que en ese caso, estaríamos asemejando la figura del nombre de dominio a la de la marca, sin necesidad de ninguna formalidad o registro previo que justifique su conversión.

Por tanto, el nombre de dominio sólo podrá ser considerado como una marca cuando sea usado como una marca y desarrolle las funciones típicas de ésta (función indicadora del origen empresarial, función indicadora de la calidad, función condensadora del goodwill, función publicitaria, etc.). Igualmente su protección como marca no registrada deberá pasar por la prueba fehaciente de su uso generalizado como tal en la Red y fuera de ella, a través, por ejemplo, de publicidad, propaganda, facturas, etc., donde se identifique y distinga la empresa y su actividad o prestaciones a través de dicho nombre de dominio, es decir, en nuestro caso concreto <ruralcanarias.com>.

Es importante destacar que en estos casos, no estaremos protegiendo el nombre de dominio como tal, sino por su conversión en marca, ya sea registrada o no registrada, derivada de su registro o uso en el tráfico, dentro y fuera de la Red.

En conclusión podemos afirmar que la protección de un nombre de dominio pasa por que sea considerado, al mismo tiempo, una marca, en cuyo caso podrá gozar de los derechos conferidos por el artículo 34 de la Ley de Marcas para su protección frente a terceros.

c) La consideración de <ruralcanarias.com> como una marca notoria no registrada.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, para poder considerar el nombre de domino de la Demandante como una marca notoria no registrada, y por tanto, poder ser tomada en consideración como un Derecho Previo del artículo 2 del Reglamento, debemos analizar si dicho nombre de dominio ha devenido por su uso en una marca notoria no registrada.

En este sentido, la Demandante si bien afirma y aporta cierta documentación sobre la posible notoriedad como marca no registrada de <ruralcanarias.com>, no prueba que ese uso se haga a título de marca.

Esto es así, porque tanto de la información proporcionada, como de la documentación que acompaña la Demanda, no se desprende en ningún caso el uso del dominio <ruralcanarias.com> como marca, sino única y exclusivamente, como nombre de dominio.

En este sentido, la Demandante aporta un documento sobre las visitas medias diarias (6.657) que el nombre de dominio <ruralcanarias.com> tiene; lo que efectivamente no hace sino corroborar que el uso que la Demandante hace de <ruralcanarias.com> es un uso exclusivo como nombre de dominio.

Igualmente la Demandante afirma que <ruralcanarias.com> goza de una elevada notoriedad, si bien nuevamente lo justifica exclusivamente mediante la aparición en un buscador de Internet (Google) de la página Web que dicho nombre de dominio identifica.

Por tanto, el Experto concluye que, en el presente caso, el nombre de dominio <ruralcanarias.com> no cumple una función como marca, y por tanto, no procede analizar ni la posible notoriedad de la misma, ni por tanto, puede ser tenida en cuenta como un Derecho Previo de los regulados en el artículo 2 del Reglamento.

6.2 Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio (“.ES”), resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español así como los Tratados Internacionales en los que España sea país firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido Expertos del Centro en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulación española, como ya señalaron, entre otras, las Decisiones EstudiosUniversitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha demostrado a este Experto que es titular de dos Derechos Previos: la marca registrada “CAJA RURAL DE CANARIAS”, estando en vigor en la actualidad, y la denominación social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito”.

El nombre de dominio en disputa es <ruralcanarias.es>.

La comparación entre la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS” y el dominio <ruralcanarias.es> debe llevarse a cabo con arreglo a la visión de conjunto, atendiendo al elemento concreto (elemento dominante) que goza de una singular fuerza distintiva dentro del conjunto de elementos que integran la marca correspondiente, porque el elemento dominante es precisamente el que prevalece en la visión de conjunto de la marca compleja.

Así, la marca compleja “CAJA RURAL DE CANARIAS”, está formada por cuatro elementos, de los cuales, ‘Canarias’ y ‘de’ no deben ser tomados en consideración para realizar la comparación.

Efectivamente en relación con el elemento ‘Canarias’ debemos afirmar que, como ya se ha razonado en otras Decisiones, las indicaciones geográficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribución de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geográficas pertenecen al dominio público y sólo podrán constituir un signo distintivo cuando vayan acompañadas de gráficos o términos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisión del Centro Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110, una indicación geográfica no cumple la función de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inv., Caso OMPI No. D2006-0778; Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red,Caso OMPI No. D2007-1391.

En relación con el elemento “de” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva al no gozar de distintividad propia, por lo que carece de valor a efectos comparativos.

Por tanto, debe poder encontrarse en la marca en cuestión el elemento dominante entre los dos términos “Caja” y “Rural”. En este sentido, el Experto considera que al tratarse ambos de términos genéricos, carentes de distintividad propia, deben considerarse los dos elementos de manera conjunta como dominantes; es decir, “Caja Rural”, no compartiendo las afirmaciones de la Demandante que señala que el elemento dominante es “Rural”, puesto que por sí solo no puede representar ningún producto o servicio de la Demandada.

A la vista de lo anterior, el Experto entiende que no existe confusión entre el nombre de dominio y la marca compleja de la Demandante.

En relación con la denominación social “Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito”, tomando en consideración que la indicación “Sociedad Cooperativa de Crédito” no constituye un elemento que pueda reclamarse en exclusiva ni goza de distinvidad propia, nos encontraríamos nuevamente con la comparación del conjunto de elementos “Caja Rural de Canarias”, por lo que le son aplicables todas las consideraciones antes expuestas en cuando al resto de elementos o partículas que conforman la denominación social de la Demandante. Por estas razones, el Experto entiende nuevamente que no existe confusión entre el nombre de dominio y la denominación social de la Demandante.

Por tanto, corresponde no aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento, al no considerar que pueda existir confusión entre la marca y denominación social de la Demandante, y el nombre de dominio impugnado.

No cumpliéndose el primer requisito, no procede continuar el examen de los demás.

En definitiva, debe concluirse que no se cumple el primer presupuesto para la estimación de la Demanda contenido en el artículo 2 del Reglamento. El Experto desea señalar que tomó su decisión después de una deliberación cuidadosa, dado en especial la ausencia de una respuesta substantiva del Demandado y la identidad entre el nombre de dominio impugnado y un nombre de dominio registrado en el dominio “.com” por el Demandante. La decisión se basa simplemente en la falta de evidencia en la Demanda del uso de la marca en una manera que permita hallar una semejanza que produzca confusión entre el nombre de dominio impugnado y esos derechos marcarios, y no presume ni sugiere la existencia de un interés legítimo del Demandado. Sin perjuicio de ello, el Experto quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicación del Reglamento y el Demandante será libre de plantear la cuestión ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los únicos que se pueden juzgar en este procedimiento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

María Baylos Morales
Expert

Fecha: 13 de febrero de 2008