WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

SIX Digital Exchange AG v. Host Master

Verfahren Nr. DCH2020-0012

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist SIX Digital Exchange AG, Schweiz, vertreten durch Heuking Kühn Lüer Wojtek, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Host Master, St. Kitts und Nevis.

2. Streitiger Domainname

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <sdx.ch> (nachfolgend der „Domainname”).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Der Registrar ist EPAG Domainservices GmbH.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 24. Mai 2020 per E-Mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 27. Mai 2020 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 8. Juni 2020 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 28. Juni 2020.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 29. Juni 2020 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hatte. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 29. Juni 2020.

Das Zentrum entschied am 1. Juli 2020, alle Adressen aus Beilage 14 erneut hinsichtlich des vorliegenden Falles zu benachrichtigen und setzte eine neue Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung bis zum 11. Juli 2020.

Nachdem auch bis zum 11. Juli 2020 keine Gesuchserwiderung eingegangen war, wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 15. Juli 2020 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Börse SIX Group AG und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel, der Abwicklung und der Verwahrung von digitalen Vermögenswerten an. Die Gesuchstellerin benutzt dafür den Domainnamen <sdx.com>. Die Gesuchstellerin tritt seit Juli 2018 unter der Marke SDX auf (und hat mehrere Presseartikel beigefügt, in denen ihre Dienstleistungen beschrieben werden).

Am 6. Juni 2019 wurde die Wortmarke SDX (Nr. 732006, Hinterlegung am 5. April 2019) sowie eine Wort-/Bildmarke SDX A SIX COMPANY (fig. Nr. 732007) zugunsten der Gesuchstellerin in das Schweizer Markenregister eingetragen.

Gemäss den Angaben des Registrars wurde der streitigen Domainnname am 13. August 2019 registriert. Die Gesuchsgegnerin nutzt den streitigen Domainnamen zur Weiterleitung auf die Domain <binance.com/de>, d.h. auf die Webseite der digitalen Börse „Binance”. Diese bietet dieselben oder vergleichbare Dienstleistungen wie die Gesuchstellerin an.

Der streitige Domainname ist derzeit inaktiv.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin argumentiert, der streitige Domainname sei identisch mit den eingetragenen Marken der Gesuchstellerin. Die Gesuchsgegnerin habe auf den streitigen Domainnamen kein schützenswertes Recht, und der streitige Domainname sei ohne schützenswertes Interesse registriert worden und werde stark missbräuchlich verwendet. Die Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin verletze damit die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin, indem eine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke der Gesuchstellerin bzw. deren Domain <sdx.com> und den damit verbundenen Dienstleistungsangeboten hervorgerufen werde.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.

6. Entscheidungsgründe

A. Die Gesuchstellerin ist Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie als Inhaberin der Wortmarke SDX, der Wort-/Bildmarke SDX A SIX COMPANY und der Domain <sdx.com> über Kennzeichenrechte verfügt.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244, <berneroberland.ch>). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der relevanten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5, <luzern.ch>). Codierungen wie country code Top-Level Domains („ccTLDs”) wirken beschreibend und tragen wenig bis nichts zur Unterscheidungskraft von Marken bei (David Aschmann in: Markenschutzgesetz (MSchG), Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Bern 2009, Art. 2 lit. a N 128).

Der streitige Domainname gibt die Wortmarke SDX und den prominenten Wortbestandteil der

Wort-/Bildmarke SDX A SIX COMPANY der Gesuchstellerin vollständig wieder. Der streitige Domainname <sdx.ch> unterscheidet sich von dem geschützten Kennzeichen SDX und der Domain der Gesuchstellerin (<sdx.com>) lediglich durch eine abweichende ccTLD. Die abweichende ccTLD reicht nach Ansicht des Experten nicht aus, um die Verwechslungsgefahr des streitigen Domainnamens mit der Marke SDX und dem Domainnamen der Gesuchstellerin (<sdx.com>) auszuschliessen.

Die Registrierung und Benutzung des streitigen Domainnamens zum Zweck der Täuschung/Verwechslung verstösst somit gegen Art. 13 Abs. 1 MSchG und Art. 3 lit. d UWG.

Da die Gesuchsgegnerin keine schlüssigen Verteidigungsgründe vorbringt, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse begründen, befindet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens seitens der Gesuchsgegnerin eine Übertragung des Domainnamens rechtfertigt.

7. Entscheidung

Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domainname <sdx.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 28. Juli 2020