Die Gesuchstellerin ist Nova Flair GmbH & Co. KG, Deutschland, vertreten durch Zweierstrasse 129 Rechtsanwälte, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Büro Köbeli GmbH, Mike Rothenbühler, Schweiz, vertreten durch Schärer Rechtsanwälte, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <novaflair.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 13. März 2019 per Email und am 15. März per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 14. März 2019 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 26. März 2019 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 15. April 2019.
Die Gesuchserwiderung traf am 15. April 2019 per E-Mail und am 17. April 2019 per Post beim Zentrum ein. Am 17. April 2019 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin vom 15. April 2019, worin die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung nicht erklärte.
Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 30. April 2019.
Das Zentrum bestellte am 13. Mai 2019 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin vertreibt in Deutschland und in der Schweiz Nagelstudiotische unter der Marke NOVA FLAIR.
Die deutsche Marke NOVA FLAIR (Nr. 30 2009 012 978) wurde am 3. März 2009 hinterlegt und am 17. August 2009 in den Klassen 7 (Staubsauganlagen), 20 (Möbel und Theken) und 35 (Werbung und Geschäftsführung, insbesondere Vertrieb von Staubsauganlagen und Möbeln) registriert. Als deren Inhaber sind Anton und Albert Herb eingetragen.
Die Internationale Marke NOVA FLAIR (IR Nr. 1161468) mit Schutzwirkung für die Schweiz wurde am 2. August 2012 angemeldet und am 10. April 2013 registriert und ist für dieselben Waren und Dienstleistungen wie die obgenannte deutsche Marke eingetragen. Als Inhaberin dieser Marke ist Nova Flair GbR eingetragen.
Der Domain-Name wurde am 18. Juli 2012 registriert.
Bis zum 6. März 2019 war unter dem Domain-Namen die Webseite eines Nagelstudios abrufbar. Über diese Webseite wurden Dienstleistungen u.a. für Nagelpflege und Maniküre angeboten.
Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:
Die Gesuchstellerin vertreibe Nagel-Studiotische unter der Marke NOVA FLAIR seit 2006 in Deutschland und auch in der Schweiz. Mit E-Mail vom 24. Mai 2012 erkundigte sich der Geschäftsführer der Gesuchsgegnerin, ob er den Vertrieb der NOVA FLAIR Produkte für die Schweiz übernehmen könne. Am 18. Juni 2012, also noch während den Vertragsverhandlungen, liess er den Domain-Namen registrieren.
Nach einer kurzen Versuchsphase wurde die Zusammenarbeit zwischen den Parteien wieder beendet. Die Gesuchstellerin habe darauf die Übertragung des Domain-Namens verlangt, doch die Gesuchsgegnerin wollte diesen nur gegen eine Vergütung übertragen. Darauf ging die Gesuchstellerin nicht ein.
Dadurch, dass die Gesuchsgegnerin unter dem Domain-Namen Dienstleistungen u.a. für Nagelpflege und Maniküre angeboten habe, habe sie die Marke NOVAFLAIR der Gesuchstellerin verletzt. Damit habe die Gesuchsgegnerin Art. 13 MSchG verletzt, und es bestehe die Gefahr, dass sie dies wieder tun werde.
Die Gesuchsgegnerin habe zudem Art. 3 lit. b und d UWG verletzt, da sie den Domain-Namen in irreführender Weise benutzt habe, indem sie eine tatsächlich nicht existierende Verbindung zur Gesuchstellerin suggeriert habe.
Die Gesuchsgegnerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:
Sie bestreitet, dass Gesuchstellerin die Marke NOVAFLAIR (IR Nr. 1161468) von der Nova Flair GbR übernommen habe: Als Inhaberin dieser Marke sei die Nova Flair GbR eingetragen, und die Bestätigung eines Steuerberaters vermöge keinen Rechtsübergang zu belegen.
Es treffe nicht zu, dass die Gesuchstellerin seit 2006 Möbel für Nagelstudios vertreibe. Die Gesuchstellerin sei erst am 22. Januar 2018 im Handelsregister eingetragen worden.
Es bestehe keine Rechtsgrundlage für eine Übertragung des Domain-Namens an die Gesuchstellerin. Die Gesuchstellerin habe die Nutzung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin sechs Jahre lang geduldet.
Die deutsche Marke sei irrelevant, da sie keine Schutzwirkung für die Schweiz gewähre.
Es beste auch keine Verletzung des schweizerischen Anteils der Internationalen Marke, (i) da keine Gleichartigkeit zwischen den für diese Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen und den auf der Webseite angebotenen Dienstleistungen eines Kosmetikstudios bestehe, (ii) die Gesuchstellerin nicht dargetan habe, dass sie Inhaberin dieser Marke sei und (iii) da die Gesuchsgegnerin ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG habe, da sie den Domain-Namen vor der Anmeldung der Marke in der Schweiz registriert habe.
Eine Verletzung des UWG liege auch nicht vor, denn die Gesuchsgegnerin habe den Domain-Namen bereits am 18. Juli 2012 registriert und es liege kein täuschendes oder treuwidriges Verhalten vor.
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass die Internationale Marke NOVA FLAIR (IR Nr. 1161468) seit 10. April 2013 mit Schutzwirkung für die Schweiz eingetragen ist, und zwar in den Klassen 7 (Staubsauganlagen), 20 (Möbel und Theken) und 35 (Werbung und Geschäftsführung, insbesondere Vertrieb von Staubsauganlagen, und Möbeln). Als Inhaberin dieser Marke ist zwar die Nova Flair GbR (und nicht die Gesuchstellerin) eingetragen. Der Experte ist jedoch der Meinung, dass die schriftliche Bestätigung der Steuer- und Rechtsberater der Gesuchstellerin genügt, um zu belegen, dass diese Marke von der Nova Flair GbR auf die Gesuchstellerin übergegangen ist. Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Markenrechten dargetan.
Die deutsche Marke NOVA FLAIR (Nr. 30 2009 012 978) ist hingegen für die markenrechtliche Prüfung irrelevant, da sie keine Schutzwirkung für die Schweiz bzw. Liechtenstein gewährt.
Die Gesuchstellerin hat anhand von Rechnungskopien dargetan, dass sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin ihre NOVA FLAIR Produkte seit 2017 auch in die Schweiz geliefert hat. Aufgrund des Gebrauchs des Zeichens NOVA FLAIR in der Schweiz kann sich die Gesuchstellerin somit auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d UWG).
Markenrecht
Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffene Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der bezeichneten Website und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGer v. 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch).
Der Experte ist der Meinung, dass keine Gleichartigkeit zwischen den für die Internationale Marke NOVA FLAIR beanspruchten Staubsauganlagen (Klasse 7), Möbeln und Theken (Klasse 20) sowie Werbung und Geschäftsführung, insbesondere Vertrieb von Staubsauganlagen, und Möbeln (Klasse 35) einerseits und den unter dem Domain Namen angebotenen Dienstleistungen eines Kosmetikstudios besteht.
Da die Gesuchsgegnerin zudem den Domain-Namen vor der Anmeldung dieser Marke mit Wirkung für die Schweiz registriert hat, kann sich die Gesuchsgegnerin auch auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG berufen.
Eine klare Verletzung des schweizerischen Anteils der Internationalen Marke NOVA FLAIR liegt hier deshalb nicht vor.
Unlauterer Wettbewerb
Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Betrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung gewährleistet den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz.
Die Gesuchstellerin geniesst lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz, da sie belegt hat, dass sie das Zeichen NOVA FLAIR zumindest ab 2007 auch in der Schweiz benutzt hat.
Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen am 18. Juni 2012 registriert. Zu jenem Zeitpunkt liefen noch Vertragsverhandlungen mit der Rechtsvorgängerin der Gesuchstellerin über einen möglichen Vertrieb der NOVA FLAIR Produkte in der Schweiz. Der Gesuchsgegnerin war es damals offensichtlich bekannt, dass die Rechtsvorgängerin der Gesuchstellerin ihre Produkte unter der (in Deutschland bereits eingetragenen) Marke NOVA FLAIR in Deutschland und auch in der Schweiz auftrat, so dass es der Gesuchsgegnerin nach Treu und Glauben klar sein musste, dass es sich dabei um ein Kennzeichen der (Rechtsvorgängerin der) Gesuchstellerin handelte, und dass ihr die Registrierung des Domain-Namens in der Schweiz nur für den Zweck des geplanten Vertriebs von NOVA FLAIR Produkten durch die Gesuchsgegnerin in der Schweiz gestattet wurde.
Nachdem diese Zusammenarbeit nach einer kurzen Versuchsphase wieder beendet wurde, entfiel dieser Zweck, und die Gesuchsgegnerin hätte den Domain-Namen nach der Meinung des Experten auf die Gesuchstellerin (bzw. deren Rechtsvorgängerin) übertragen sollen (allenfalls gegen Erstattung der Registrierungskosten. Dadurch, dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen für einen fremden Zweck, nämlich für die Dienstleistungen eines Nagellackstudios gebraucht hat, hat sie eine Verwechslungsgefahr mit den Produkten und dem Betrieb der Gesuchstellerin geschaffen, zumal die Gesuchstellerin in der gleichen Branche tätig ist, indem sie Produkte für Nagel-Studios anbietet. Die Gesuchsgegnerin hat somit eine Gefahr von Fehlzuordnungen geschaffen (BGE 128 III 401).
Die Benutzung des streitigen Domain-Namens stellt somit eine klare Verletzung von Art. 3 lit. d UWG dar. Da eine Wiederholungsgefahr besteht, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <novaflair.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 2. Juni 2019
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