Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <hidrofugal.ch> (nachfolgend „der streitige Domain-Name”). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Die Domainvergabestelle ist Hostpoint AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 15. Februar 2018 per

E-Mail und am 8. März 2018 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 16. Februar 2018 bestätigte SWITCH, dass der Gesuchgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des streitigen Domainnamens ist. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 26. Februar 2018 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglementes formale Mängel aufwies. Nach Angabe des Zentrums reichte die Gesuchstellerin das geänderte Gesuch am 2. März 2018 ein.

Am 9. März 2018 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 29. März 2018.

Die Gesuchserwiderung traf am 20. März 2018 bei dem Zentrum ein. Am 21. März 2018 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung des Gesuchgegners. Am 6. April 2018 erklärte der Gesuchgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 18. Mai 2018 mit, dass die Schlichtungsverhandlung, welche am 17. Mai 2018 stattgefunden hatte, nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.

Am 22. Mai 2018 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 25. Mai 2018 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine in Deutschland basierte Herstellerin von Hautpflege- und Kosmetikprodukten.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin von mehreren Registrierungen über die Wort-Marke HIDROFUGAL in verschiedenen Ländern, insbesondere:

- Deutsche Marke HIDROFUGAL No. 297107, eingetragen am 18. Januar 1923, für „Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkepräparate, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel“.

- IR-Marke HIDROFUGAL No. 265413, eingetragen am 8. Februar 1963, in den internationalen Klassen 1, 2, 3 und 5, mit Wirkung in der Schweiz.

Diese Markenregistrierungen waren zuerst im Namen von Bacillofabrik Dr. Bode & Co. registriert und wurden später auf die Gesuchstellerin umgeschrieben. Die Schutzdauer der Deutschen Marke läuft am 30. November 2022 ab und diejenige der IR-Marke am 8. Februar 2023.

Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin von 10 Domain-Namen, die das Wort „hidrofugal“ beinhalten, insbesondere <hidrofugal.de>, <hidrofugal.swiss> und <hidrofugal.com>.

Der streitige Domain-Name wurde am 24. Januar 2017 vom Gesuchgegner registriert.

Der streitige Domain-Name wurde auf <domainspot.ch> für einen monatlichen Mietpreis von CHF 4,500.— angeboten.

Der Domain-Name weist auf eine „Parking Page“ hin, auf der Links zu Webseiten von Dritten für Deo-Produkte eingeboten werden.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin vertritt die Auffassung, dass der streitige Domain-Name identisch mit ihrer HIDROFUGAL Marke ist. Der Eindruck sei so erweckt, dass der streitige Domain-Name von ihr oder einem verbundenen Unternehmen registriert worden sei, was zu einer Irreführung des Verbrauchers führe. Ausserdem besitze der Gesuchgegner keine Rechte über der Marke HIDROFUGAL und hätte auch von der Gesuchstellerin keine Lizenz bekommen. Schlussendlich behauptet die Gesuchstellerin, dass der streitige Domain-Name in bösgläubiger Absicht erfolgte, da er zum Zweck der Vermietung bzw. des Verkaufs angemeldet wurde.

B. Gesuchgegner

Der Gesuchgegner erklärt, er hätte den streitigen Domain-Namen registriert um ein online shop für wasserdichte Produkte, die im Bauwesen benutzt werden (Dachziegel, Dichtungsschaum, Folien, Farben, Fenster und Lack usw.), zu betreiben. Das Wort „hidrofugal“ stamme von der rumänischen Sprache und bedeute „wasserdicht“. Das Projekt konnte er aus finanziellen Gründen nicht auf die Beine bringen und er habe deshalb den streitigen Domain-Namen zum Mieten angeboten. Der Gesuchgegner weist darauf hin, dass er weitere Domain-Namen mit den Wörtern „hidro-fugal“, „hidrofugal“, „hydrofugal“ und „hydro-fugal“ registriert habe um seine Kennzeichnungsrechte zu schützen. Er bietet der Gesuchstellerin an, den streitigen Domain-Namen für einen vernünftigen Preis zu übernehmen, wobei er darauf hinweist, dass er jetzt schon CHF 100,000 verloren hätte und auf jeden Fall einen Gewinn machen will, um Liegenschaften seiner Familie in Höhe von CHF 3 Millionen bis CHF 5 Millionen kaufen zu können.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit Jahrzehnten in der Schweiz Inhaberin von Markenrechten des Zeichens HIDROFUGAL ist.

B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten

Markenrecht

Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.

Der streitige Domain-Name übernimmt vollständig die Marke HIDROFUGAL der Gesuchstellerin. Beide Zeichen sind also identisch.

Der streitige Domain-Name weist auf eine „Parking Page“ hin, auf der Links zu Webseiten von Dritten für Deo-Produkte angeboten werden, also Produkte, die mit den Waren der Gesuchstellerin identisch bzw. sehr ähnlich sind.

Die Behauptungen des Gesuchgegners, er hätte den streitigen Domain-Namen eigentlich für einen eigenen online shop benutzen wollen, um wasserdichte Produkte für das Bauwesen anzubieten, sind unglaubwürdig und irrelevant.

Erstens hat der Gesuchgegner im Rahmen dieses Verfahrens keine Details für dieses on-line Projekt gegeben, wie zum Beispiel Verträge, Entwurf der Webseite, Namen der Partner, mit denen dieses Projekt aufgeführt werden sollte, Business Plan,usw. Er hat auch nicht bewiesen, dass er im Bauwesen tätig ist. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sein Projekt je existiert hat.

Zweitens konnte der Gesuchgegner beim Starten eines geschäftlichen onlineProjektes nicht ignorieren, dass die Gesuchstellerin Kennzeichnungsrechte über HIDROFUGAL besitzt. Eine kurze Recherche auf dem Internet hätte ihm darüber sehr schnell die nötigen Hinweise gegeben. Der Gesuchgegner hätte also bei Einleitung seines geschäftlichen Vorhabens unmittelbar Massnahmen treffen müssen, damit der streitige Domain-Name nicht auf einer sogenannten Parking Page mit online Webseiten von Dritten, die genau dieselben Kosmetikwaren wie diejenigen der Gesuchstellerin vertreiben, verlinkt wird. Eine solche missbräuchliche Verlinkung hat offensichtlich zur Folge, dass eine Verwechslungsfahr für den Internetnutzer besteht, der den Eindruck haben wird, dass es entweder bald eine offizielle Präsenz der Gesuchstellerin unter dem streitigen Domain-Namen geben wird, oder dass eine geschäftliche Verbindung zwischen der Gesuchstellerin und dem Gesuchgegner besteht.

Ein solches Verhalten und eine solche Verwechslungsgefahr führen zu einer Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin.

Unlauterer Wettbewerb

Gemäss einem bundesgerichtlichen Leitentscheid haben Domainnamen gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand zu halten und unterstehen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245, E. 2). Die Verwendung eines fremden Zeichens als eigenen Domainnamen ist daher unlauter i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wenn diese Verwendung zu einer Verwechslungsgefahr führt (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 189). Dabei genügt nach Auffassung des Bundesgerichts die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, d.h. eine Verwechslungsgefahr bereits in dem Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und den Domainnamen in der Erwartung anwählt, darunter bestimmte Informationen zu finden (BGE 127 III 160, E. 2a; BGE 122 III 382 E. 1).

Die obengenannten Erwägungen in Beziehung zu einer Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen der Gesuchstellerin und dem streitigen Domain-Namen treffen auch hier zu.

Ausserdem sind die sehr hohen finanziellen Forderungen des Gesuchgegners um den streitigen Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übertragen, ein Hinweis darauf, dass er bewusst eine Verwechslungsgefahr mit den Markenrechten der Gesuchstellerin gesucht hat, um den Internetbenutzer irrezuführen. Dies ist umso mehr der Fall, da seine Forderungen in keiner Weise durch irgendwelche Beweismittel gerechtfertigt werden (Rechnungen über bereits entstandene Kosten usw.).

Der Experte ist aus diesen Gründen der Meinung, dass die Registrierung und Benutzung des streitigen Domain-Namens auch eine klare Verletzung des unlauteren Wettbewerbs darstellen.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <hidrofugal.ch> an die Gesuchstellerin übertragen wird.

Theda König Horowicz
Experte
Datum: 12. Juni 2018