WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

WH SelfInvest S.A. v. Gert Hubatka

Verfahren Nr. DCH2013-0004

1. Die Parteien

Der Gesuchsteller ist WH SelfInvest S.A. aus Luxemburg, vertreten durch Pascal Hirtz, Luxembourg.

Der Gesuchsgegner ist Gert Hubatka aus Frauenfeld, Schweiz, vertreten durch Homburger, Switzerland.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <whselfinvest.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 5. März 2013 elektronisch und am 8. März 2013 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 6. März 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 18. März 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung der Gesucherwiderung war der 7. April 2013.

Die Gesucherwiderung traf elektronisch am 5. April 2013 und per Post am 8. April 2013 bei dem Zentrum ein. Am 9. April 2013 bestätigte das Zentrum den Empfang der erwähnten Gesucherwiderung,worin der Gesuchgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung nicht erwähnte. Am 10. April 2013 bestätigte der Gesuchgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 28. Mai 2013 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.

Am 3. Juni 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 26. Juni 2013 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertinstellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin, WH SelfInvest S.A., ist im Brokerbereich tätig und hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und Büros in Deutschland, Frankreich, Belgien und der Niederlande. Die Gesuchstellerin stellt europäischen Privatanlegern einen Zugang zu Finanzmärkten und Finanzinstrumenten zur Verfügung.

Die Gesuchstellerin hat am 28. Mai 1999 die IR-Marke Nr. 716860 WH SELFINVEST in Klasse 36 („Effektengeschäfte“) eintragen lassen mit Schutz in der Schweiz.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin einer IR-Marke Nr. 1078240 WH SELFINVEST + Logo“ in Klasse 36 seit dem 29. April 2011. Der Schutz dieser Marke gilt auch für die Schweiz.

Die Gesuchstellerin besitzt auch folgende Domain-Namen:

- <whselfinvest.com>

- <whselfinvest.at>

- <whselfinvest.de>

- <whselfinvest.es>

- <whselfinvest.fr>

- <whselfinvest.it>

- <whselfinvest.lu>

- <whselfinvest.pl>

- <whselfinvest.nl>

- <whselfinvest.be>

- <whselfinvest.co.uk>.

Der Gesuchgegner und ein Vertreter der Gesuchstellerin haben sich 2007 auf einer Messe in Deutschland kennengelernt. Am 19.November 2007 ist der Gesuchgegner mit der Gesuchstellerin in Kontakt getreten, um über einen allfälligen Markteintritt der Gesuchstellerin in der Schweiz zu diskutieren.

Am 18. Februar 2008 registrierte der Gesuchgegner den streitgegenständlichen Domain-Namen <whselfinvest.ch> und leitete diesen auf die aktive Webseite „www.trade-futures.de“ weiter.

Zwischen 2007 und 2008 tauschten die Gesuchstellerin und der Gesuchgegner eine Reihe von Emails über die mögliche Niederlassung der WH SelfInvest S.A. in der Schweiz aus. Per Email vom 20. Oktober 2008 informierte die Gesuchstellerin den Gesuchgegner, dass sie momentan nicht mehr an dem Schweizer Projekt interessiert sei.

Am 28. November 2012 beantragte der Rechtsvertreter der Gesuchstellerin den Gesuchgegner, den streitgegenständlichen Domain-Namen zu übertragen. Die Gesuchstellerin erklärte sich dabei bereit, den Betrag von EUR 1‘600 an den Gesuchgegner im Gegenzug zu zahlen.

Am 4. Dezember 2012 antwortete der Gesuchgegner per Email:

„Ich habe ihr Schreiben vom 28.11.2012 erhalten. Nunmehr ist es nicht ganz so, dass ich einfach den Namen whselfinvest für mich eingetragen habe. Offensichtlich sind Sie nicht ganz informiert worden. Seinerzeit fanden mehrere Gespräche in Luxembourg statt. Es ging damals darum gemeinsam einen Standort Schweiz zu gründen. Die Verhandlungen sind über einige Monate gelaufen und dann von angeblichen Gesundheitsproblemen von Hr. Wouter gestoppt worden.

Aus diesem Grund lasse ich mich jetzt nicht mit einer Zahlung von Euro 1600.00 abspeisen. Ich bin selbstverständlich verhandlungsbereit nur erwarte ich eine substanziell bessere Offerte.“

In einem Telefongespräch mit einem Angestellten der Gesuchstellerin beantragte der Gesuchgegner einen Betrag von EUR 10‘000.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin weist darauf hin, dass sie Inhaberin einer eingetragenen internationalen WH SELFINVEST Marke ist, die auch in der Schweiz geschützt ist und für diese mehr als EUR 15 Millionen in Werbung und Kommunikation investiert hat. Die Gesuchstellerin stützt ihr Gesuch insbesondere auf folgende Gründe:

- Der Gesuchgegner hat keine Rechte auf den streitgegenständlichen Domain-Namen.

- Die Gesuchstellerin hat dem Gesuchgegner nie die Erlaubnis gegeben, den streitgegenständlichen Domain-Namen zu registrieren oder zu benutzen.

- Der Gesuchgegner zieht Vorteile aus der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens, indem er dank des guten Rufs der Gesuchstellerin selbst Gewinne erwirtschaftet, da der streitgegenständliche Domain-Name auf die eigene Webseite des Gesuchgegners weitergeleitet wird.

- Der Gesuchgegner verfolgte bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens die Absicht, die Gesuchstellerin daran zu hindern, den Domain-Namen selbst zu benutzen und sie dazu zu zwingen, sie ihm gegen Entgelt abzuwerben.

- Die Benutzung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchgegner ist für Personen irreführend, da sie fälschlicherweise denken, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Gesuchstellerin besteht.

Die Gesuchstellerin kommt zum Schluss, dass die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens ihre Markenrechte und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verletzt und dass dieser ihr übertragen werden soll.

B. Gesuchgegner

Der Gesuchgegner vertritt, dass die Gesuchstellerin ihre Marke aus dem Jahre 1999 nie verlängert hat, dass diese am 28. Mai 2009 ausgelaufen sei und dass die Gesuchstellerin am 4. Februar 2011 eine neue und anderslautende Marke zur Registrierung angemeldet hat. Es gebe also keine Verletzung von Markenrechten, insbesondere, weil die erste Marke von 1999 im Zeitpunkt der Domain Registrierung wegen Nichtbenutzung keinen Schutz mehr genoss.

Der Gesuchgegner weist weiter darauf hin, dass die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens nicht missbräuchlich ist und dass die Gesuchstellerin wiederholt falsche oder unvollständige Angaben in ihrem Gesuch bei der WIPO vom 6. März 2013 gemacht hat. Diesbezüglich erklärt der Gesuchgegner, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien über einen möglichen Markteintritt der Gesuchstellerin in der Schweiz so fortgeschritten waren, dass der Gesuchgegner darauf vertraute, dass das Projekt zustande kommen würde und die Eintragung des streitgegenständlichen Domain-Namens so schnell wie möglich vorgenommen werden musste, um einem allfälligen Domain-Namen„Grabbing“ durch Dritte vorzubeugen.

Schliesslich behauptet der Gesuchgegner, dass die Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens auch nicht aufgrund von lauterkeitsrechtlichen Bestimmungen untersagt werden kann.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat die Expertin über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt die Expertindem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Die Gesuchstellerin erklärt, sie habe Markenrechte über den Namen „Wh Selfinvest” seit 1999.

Wie der Gesuchgegner richtig darauf hinweist, geht aus dem internationalen Register hervor, dass die IR-Marke Nr. 716860 WH SELFINVEST in Klasse 36 („Effektengeschäfte“) mit Schutz in der Schweiz vom 28. Mai 1999 nicht verlängert wurde und dass sie also 2009 erloschen ist.

Die Expertin kann jedoch dem Gesuchgegner nicht folgen, wenn er meint, dass diese IR-Marke bloss bis zum 1. Januar 2005 in der Schweiz Schutz genoss, weil diese nach Angaben des Gesuchsgegners nicht in der Schweiz von der Gesuchstellerin benutzt wurde. Erstens besteht kein Hinweis darauf, dass ein Dritter einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung gestellt hat und eine entsprechende Entscheidung vorliegt. Zweitens hat die Gesuchstellerin ihren Angaben nach Büros in Deutschland, was darauf deutet, dass sie auch in diesem Land ihre Marke benutzt. Mann kann deshalb davon ausgehen, dass eine Benutzung gemäss Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz gegeben ist.

Aus diesen Gründen geht die Expertin davon aus, dass die Gesuchstellerin 2008 zum Zeitpunkt der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens gültige Markenrechte hatte.

Ausserdem geht aus den Akten hervor, dass die Gesuchstellerin seit dem 29. April 2011 Inhaberin einer IR-Marke Nr. 1078240 WH SELFINVEST + Logo in Klasse 36 ist. Der Schutz dieser Marke gilt auch für die Schweiz.

Die Expertin kommt infolgedessen zum Schluss, dass die Gesuchstellerin auch jetzt in der Schweiz über Markenrechte bezüglich WH SELFINVEST verfügt.

B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten

Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MschG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.

Die Gesuchstellerin kann Markenrechte über WH SELFINVEST an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten vorweisen: Das erste Mal zwischen 1999 und 2009 und dann wieder ab 2011. Beide Marken wurden für Dienstleistungen der Klasse 36 registriert, bzw. für Effektengeschäfte. Der streitgegenständliche Domain-Name ist 2008 registriert worden und wurde seitdem auf eine Webseite geleitet,- „www.trade-futures.de“, die sich kommerziell im selben Gebiet, bzw. mit ähnlichen Dienstleistungen im Finanzbereich befasst.

Dass es 2008 bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin gegeben hat, ist eindeutig: Der Gesuchgegner registrierte den Domain-Namen, der vollständig die Marke der Gesuchstellerin reproduziert und verwendete diesen Domain-Namen sofort ohne Genehmigung für quasi identische Dienstleistungen.

Ob eine solche Markenrechtsverletzung auf Grund von Artikel 13 MschG noch vorliegt, ist fraglich, da die ältere Marke von 1999 seit 2009 nicht mehr besteht und die neuere Marke 2011, d.h. nach der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens im Jahre 2008, registriert wurde.

Diese Frage kann jedoch offen bleiben, weil die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens während des gesamten relevanten Zeitraums gegen Artikel 3 lit. d) des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“) verstösst, insbesondere aus folgenden Gründen:

- Der Name “WH Selfinvest“ ist ein von der Gesuchstellerin erfundener Name, der ihr seit 1999 gehört und verwendet wird, auch auf indirekte Weise in der Schweiz durch ihre Webseite <whselfinvest.com>.

- Der Name „WH Selfinvest“ der Gesuchstellerin war dem Gesuchgegner bei der Registrierung bekannt, da er mit der Gesuchstellerin in Kontakt war und im selben Gebiet wie die Gesuchstellerin tätig ist.

- Der Gesuchgegner konnte nicht beweisen, dass er den streitigen Domain-Namen mit Zustimmung der Gesuchstellerin registriert hat. Vielmehr ist aus den Akten zu schliessen, dass er diese Registrierung spontan und ohne vorherige Abstimmung mit der Gesuchstellerin vorgenommen hat.

- Dass der Gesuchgegner mit der Gesuchstellerin in Verhandlung über einen allfälligen Eintritt der Gesuchstellerin auf den Schweizer Markt war, legitimiert nicht die Registrierung des Domain-Namens, der die Marke der Gesuchstellerin beinhaltet.

- Die Verweisung des streitgegenständlichen Domain-Namens auf eine Webseite des Gesuchgegners, die sich mit selben geschäftlichen Gebieten befasst, deutet darauf hin, dass der Gesuchgegner von dem Namen, bzw. der Marke und dem Ruf der Gesuchstellerin profitieren will.

Aus diesen Gründen ist die Expertin der Meinung, dass die Registrierung und die Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens die Bestimmungen des UWG verletzen.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <whselfinvest.ch> an die Gesuchstellerin übertragen wird.

Theda König Horowicz
Expertin
Datum: 18. Juli 2013