Die Gesuchstellerin ist die Comparis.ch AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, vertreten durch Rechtsanwalt Adriel Caro, Kanzlei Caro, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist die Vitalmedia Anstalt mit Sitz in Triesen, Liechtenstein, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Roth, Mayer+Roth, Triesen, Liechtenstein.
2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <compare.ch> (nachfolgend: der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch der COMPARIS.CH AG um Streitbeilegung ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (“ Zentrum”) per E-mail am 06.11.2009 und per Post am 10.November.2009 ein.
Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 10. November 2009 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH dem Zentrum, dass die Gesuchsgegnerin Halterin des Domain-Namens und der Domain-Name gesperrt worden sei.
Das Zentrum stellte - zu Recht - fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements genügte, leitete das Verfahren am 12. November 2009 durch ordnungsgemässe Zustellung des Gesuchs an die Gesuchsgegnerin ein und setzte ihr eine Erwiderungsfrist bis zum 02. Dezember 2009.
Die Erwiderung der Gesuchsgegnerin traf beim Zentrum am 01. Dezember 2009 per E-mail und am 03. Dezember 2009 per Post ein.
Nachdem sich beide Parteien am 02. Dezember 2009 telephonisch mit einem Schlichtungsversuch einverstanden erklärt hatten, übersandte das Zentrum die Akte am 08. Dezember 2009 an den vom Zentrum ernannten Schlichter.
Per E-mail vom 21. Dezember 2009 informierte der Schlichter das Zentrum, dass sich die Parteien während der telephonischen Schlichtungskonferenz am 17. Dezember 2009 nicht einigen konnten.
Am 21. Dezember 2009 sistierte das Zentrum das Verfahren und bat die Parteien um Mitteilung um den Ausgang ihrer Verhandlungen bis zum 16. Januar 2010.
Am 15. Januar 2010 unterrichtete die Gesuchsstellerin das Zentrum vom Scheitern der Verhandlungen und beantragte einen Expertenentscheid.
Am 18. Januar 2010 bestätigte das Zentrum das Scheitern der Schlichtungsverhandlung und unterrichtete beide Parteien von der Möglichkeit eines Expertenentscheids.
Am 26. Januar 2010 reichte die Gesuchstellerin ihren Antrag auf einen Expertenentscheid ein und wies die Einzahlung der massgeblichen Gebühr durch Beifügung eines Zahnlungsbelegs nach.
Am 04. Februar 2010 teilte das Zentrum den Partien mit, dass Dr. Gérald Page zum Experten bestellt worden sei und in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt habe.
4. Sachverhalt
Die Gesuchsstellerin COMPARIS.CH AG ist unter der Firmennummer CH-280.4.900.232-9 im Handelsregister Zürich eingetragen. Ihr Gesellschaftzweck sind der Vergleich von Produkten und Dienstleistungen, deren Verkauf und/oder Vermittlung sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen und die Entwicklung von Software auf diesen Gebieten (Beilage 3 zum Streitbeilegungsgesuch).
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der am 25. November 1999 erstmals unter der Nummer 472823 im Schweizerischen Markenregister eingetragenen und später erweiterten Wortmarke COMPARIS.
Ausserdem ist die Gesuchsstellerin Halterin des am 22. Mai 1996 registrierten Domain-Namens <comparis.ch> sowie der Domain-Namen <comparis.li>, <comparis.fr>, <comparis.it> und <comparis.de>.
Die Gesuchsgegnerin VITALMEDIA Anstalt ist seit dem 06. Januar 2003 Halterin des streitgegenständlichen Domain-Namens <compare.ch>.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin trägt vor, die Verwendung des Domain-Namens <compare.ch> durch die Gesuchsgegnerin führe zu der Gefahr, dass die Internetnutzer die Domain <compare.ch> fälschlicherweise mit der Geschäftstätigkeit und dem Unternehmen der Gesuchsstellerin in Verbindung brächten bzw. die Seite “www.suche.ch“ auf die der Nutzer nach Eingabe des Domain-Namens <compare.ch> geleistet wird, als Nebenprodukt zu „comparis.ch” verstünden.
Ihre Wortmarke sei schweizweit bekannt, erfreue sich eines hohen Renommées und sei berühmt im Sinne des Art. 15 MSchG.
Die Gefahr einer Verwechslung zwischen dem Domain-Namen und der Marke der Gesuchstellerin sei wegen der grossen visuellen und phonetischen Ähnlichkeit beider Bezeichnungen gegeben.
Die unter „www.comparis.ch“ bzw. unter „www.compare.ch“ angebotenen Dienstleistungen seien sehr ähnlich. Bei Eingabe des Domain-Namens <compare.ch> würde der Nutzer ebenfalls auf eine Seite geleitet „auf welcher die User auf einfache Weise zu Informationen über verschiedene Unternehmen, Marken Dienstleistungangeboten [sic] und Waren etc. kommen und diese vergleichen können.” (Gesuch, S. 5).
Das Geschäftsmodell der Gesuchsgegnerin lehne sich in unlauterer Weise an das der Gesuchstellerin an. Der Gebrauch des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin sei rechtsmissbräuchlich und stelle ein unlauteres Verhalten seitens der Gesuchsgegnerin dar.
Die Gesuchstellerin beantragt, den Domain Namen <compare.ch> auf sich zu übertragen.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass es sich bei der Marke der Gesuchstellerin um eine berühmte Marke im Sinne des Art. 15 des Bundesgesetze über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG) handele. Die drei Voraussetzungen der überragenden Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeinen Wertschätzung seien nicht erfüllt.
Die Gesuchsstellerin könne sich daher nur gegen die Verwendung des Domain-Namens wehren, falls die von der Gesuchsgegnerin angebotenen Dienstleistungen gleichartig mit denen der Gesuchstellerin seien (Art. 3 Abs. 1 let. c MSchG). Dies sei aber nicht der Fall.
Während die Gesuchstellerin unter <comparis.ch> die Möglichkeit zu direkten Vergleichen von Angeboten Dritter anbiete, seien „die Dienstleistungenunter compare.ch als reine Werbetätigkeit zu qualifizieren. Denn durch das Anklicken dieser Webseite gelangt man zu einer Unterseite von suche.ch wo sich Werbeflächen verschiedener Unternehmen mit entsprechenden Links zu deren Webseiten befinden. Letztere haben mit „Vergleichen” nichts zu tun. Es könne also auf compare.ch keine Preisvergleiche zwischen Waren und Dienstleistungen welcher Art auch immer durchgeführt werden.” (Rz. 11 der Gesuchserwiderung).
Die Gesuchsstellerin vermöge auch nicht darzutun, dass die Konsumenten ihr diese grundsätzlich unterschiedliche reine Werbetätigkeit irrtümlich zuordnen würden.
Des weiteren bestünde keine Gefahr der Verwechslung der Zeichen <comparis.ch> und <compare.ch>. Bereits aufgrund des unterschiedlichen Wortlautes und Klangbildes sei eine irrtümliche Zurechung der hinter <compare.ch> stehenden Personen bzw. Dienstleistung and die Gesuchstellerin ausgeschlossen. Jedenfalls gewährleiste die erkennbar von <comparis.ch> abweichende Gestaltung der Webseite „www.suche.ch“ und die grundsätzliche Verschiedenheit der Dienstleistungen eine mehr als genügende Abgrenzung (Rz. 14 der Gesuchserwiderung).
Schliesslich könne der Gesuchsgegnerin auch keine unlautere Ausbeutung des Rufs der Gesuchstellerin vorgeworfen werden. Für den durchschnittlichen Konsumenten sei deutlich, dass es sich um zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle handele. Der Auftritt unter <compare.ch> sei ungeeignet, eine gedankliche Verbindung zur Gesuchstellerin und allfälliger Gütevorstellungen herzustellen (Rz. 16 der Gesuchserwiderung).
6. Diskussion
Gemäss Paragraph 24(c) des SWITCH-Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch auf Übertragung eines Domain-Namens statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des SWITCH-Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
A. Bestand eines Kennzeichenrechts
Die Gesuchstellerin ist u.a. Inhaberin der Wortmarke COMPARIS, Registrierungsnummer Nr. 472823, u.a. für Werbung, insbesondere Werbung mittels elektronischer Medien und Telemarketing (Internationale Klassifikation: Nr. 35) eingetragen, sowie für Versicherungs- und Finanzwesen (Nr. 36), Telekommunikation (Nr. 38) und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Datenverarbeitung für die Herstellung von Websites; Wartung von Computersoftware und für das Verfügungstellen von Zugriffszeit auf Datenbanken zum Bestellen von Waren (Nr. 42) eingetragen (Beilage 5 zum Gesuch).
Die Wortmarke Nr. 472823 COMPARIS ist bis zum 25. November 2019 geschützt (Beilagen 4-6 des Gesuchs).
B. Stellt die Verwendung des Domainnamens eine Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin dar?
Das MSchG gibt der Inhaberin einer älteren eingetragenen Marke das Recht, anderen den Gebrauch eines mit seiner Marke ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 MSchG i.V. m. Art. 3 Abs. 1 c MSchG).
Inhaber berühmter Marken können sogar eine Verwendung ähnlicher Zeichen für andersartige Waren- und Dienstleistungen untersagen (Art. 15 MSchG).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts stehen diese Abwehransprüche auch gegen die Registrierung und Verwendung ähnlicher Domain-Namen zur Verfügung, weil auch Domain-Namen dazu dienen, die dahinter stehenden Personen, Produkte, bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren (BGE 126 III 239 E. 2.c S. 244 <berneroberland.ch>).
Im Unterschied zur Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) sind die nach Art. 24 c des SWITCH-Verfahrensregelements zu berücksichtigenden Kennzeichenrechte nicht auf Markenrechte beschränkt. Der Gesuchsteller kann sich auf jegliches Kennzeichenrecht stützen. Unter den Begriff des Kennzeichenrechts fallen die Vorschriften des ZGB zum Schutz des Namen- bzw. Firmenrechts (Art. 28, 29 ZGB) sowie das UWG (vgl. Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch? AJP 2009, 971 ff., 977 und die dort in Fussnote 48 aufgeführten Expertenentscheide).
(i). Handelt es sich bei der Marke COMPARIS um eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG?
Im Rahmen des Kennzeichenschutzes durch das MSchG ist zunächst zu prüfen, ob die Marke COMPARIS der Gesuchstellerin als berühmte Marke im Sinne des Art. 15 MSchG eingestuft werden kann. Dann nämlich könnte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin den Gebrauch des Domain-Namens auch dann versagen, wenn die Dienstleistungen beider Parteien nicht gleichartig sind, vorausgesetzt, dass der Domain-Name tatsächlich verwechslungsfähig ist.
Handelt es sich nicht um eine berühmte Marke, hat die Gesuchstellerin nur dann einen Abwehranspruch gegen die Gesuchsgegnerin, falls diese den Domain-Namen für eine gleichartige Dienstleistung verwendet (Art. 13 i.V. Art. 3 Abs. 1 let. c MSchG).
Art. 15 MSchG („Berühmte Marke”) lautet:
1. Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.
2. Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben unberührt.
Der Gesetzgeber hat bewusst auf eine Definition der „berühmten” Marke verzichtet. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff vom Normzweck des Art. 15 MSchG her auszulegen. Der Schutz einer Marke über den angestammten Waren- und Dienstleistungsbereich hinaus rechtfertigt sich nur dann, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich nutzen lässt, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern. Berühmtheit setzt daher voraus, dass die Marke sich bei einem breiten Publikum allgemeiner Wertschätzung erfreut. Solange dagegen nur eng begrenzte produktspezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen besteht kein Bedürfnis nach dem umfassenden Schutz des Art. 15 MSchG (BGE 124 III 277 E. 1a 279 – Nike; Bundesgericht, 08.11.2004, 4C.31/2004, sic! 2005, 200 – Storck Riesen; Bundesgericht, 21.01.2005, 4C.276/2004 – Nestlé).
Aus dem Normzweck von Art. 15 MSchG leitet die Rechtsprechung drei Voraussetzungen ab: (i) eine flächendeckende Bekanntheit der Marke und der Produkte oder Dienstleistungen ihrer Inhaberin, (ii) eine nahezu ausschliessliche Zuordnung der Marke zur Inhaberin („relative Alleinstellung”) und schliesslich (iii) die Feststellung einer „allgemeinen”, d.h. von den spezifischen Produkten und Dienstleistungen losgelöste Wertschätzung beim Publikum, die es dem Inhaber ermöglicht, die Marke auch für andersartige Produkte und Dienstleistungen ermöglicht (BGE 124 III 277 E. 1 a, 280 – Nike unter Hinweis auf Christian Englert, Bekannte Marken sind nicht ganz so bekannt wie berühmte, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, FS Lucas David 1996, S. 86 f.).
Die Gesuchsgegnerin bestreitet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
Auch im Bereich des Markenrechts gilt, dass, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 130 III 478 E. 3.3 480 – Lernstudio Zürich AG).
Zur Berühmtheit ihrer Marke trägt die Gesuchstellerin vor, dass sie in zahlreichen Medien und häufig als Referenz in Sachen Preis/Leistungsangebot, Marktentwicklung etc. angegeben werde. Hieraus und aus dem von ihr betriebenen Werbeaufwand zieht sie den Schluss, dass sie flächendeckend bei der Bevölkerung so bekannt sei, dass ihre Marke und Firma den Berühmtheitsstatus erlangt hätten. Beweise hierfür wie Umfrageergebnisse o.ä. bietet die Gesuchstellerin nicht an.
Zwar sind die Gesuchstellerin und ihre Marke COMPARIS nach Ansicht des Experten schweizweit für ihre Vergleichstdienstleistungen im Internet bekannt.
Eine solche Bekanntheit genügt jedoch nicht für den Schutz durch Art. 15 MSchG. Zu den weiteren von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen, der relativen Alleinstellung und der allgemeinen Wertschätzung, die über die Wertschätzung der aktuell erbrachten Dienstleistungen hinausgeht, trägt die Gesuchstellerin, wie die Gesuchsgegnerin zu Recht rügt, nichts vor.
Nach Ansicht des Experten scheidet ein umfassender Schutz der Gesuchstellerin auf Grundlage der Sondervorschrift über berühmte Marken (Art. 15 MSCHG) daher aus.
Die Gesuchstellerin kann sich daher nur auf Art. 13 Abs. 1 MSchG berufen. Diese Vorschrift gewährt dem Markeninhaber Schutz gegen die Verwendung von Kennzeichen, die gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind.
Art. 3 Abs. 1 MSchG gewährt nur den Inhabern älterer Marken Schutz. Diese Voraussetzung ist erfüllt, da die Eintragung der Marke COMPARIS (25. November 1999) vor der Eintragung des Domain-Namens (06. November 2003) lag.
Ein Schutz nach Art. 3 Abs. 1 let. a und b setzt voraus, dass die beiden Kennzeichen identisch sind. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt.
Daher kann sich die Gesuchstellerin nur auf Art. 3 Abs. 1 let. c MSchG berufen.
Diese Vorschrift begrenzt den Schutz des Markeninhaber vor der Nutzung von verwechslungsfähigen Kennzeichen auf deren Verwendung für gleichartige Waren oder Dienstleistungen.
(ii). Sind die Dienstleistungen unter <compare.ch> und die der Gesuchstellerin gleichartig?
Wenn die jeweiligen Waren und Dienstleistungen den gleichen Zweck verfolgen oder gleiche Bedürfnisse befriedigen oder sich auf dem Markt konkurrieren besteht die Gefahr, dass die beteiligten Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen dem falschen Anbieter zuschreiben bzw. falsche Schlüsse auf Verbindungen zwischen beiden Anbietern ziehen (BGE 128 III 96 E 2d S. 99 - Swiss Classic Watches F. Schifferle gegen Porsche Design Management GmbH & Co. KG; Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, § 16 2.3 S. 85).
Die Gesuchstellerin ermöglicht Nutzern unter dem mit ihrer Marke identischen Domain-Namen <comparis.ch> die Suche nach Anbietern für bestimmte Waren und Dienstleistungen und ermöglicht es den Nutzern dabei, die Suchergebnisse direkt miteinander zu vergleichen, d.h. ohne die Internetseiten der jeweiligen Anbieter aufzusuchen.
Die Gesuchsgegnerin nutzt den Domain-Namen <compare.ch> nicht für ein eigenes Angebot. Nach Eingabe dieses Domain-Namens werden die Nutzer auf die Seite „www.suche.ch“ geleitet. Dort können sie ebenfalls nach Anbietern von Waren und Dienstleistungen suchen. Anders als bei der Gesuchstellerin können die Nutzer die Suchergebnisse nicht direkt auf „www.suche.ch“ vergleichen, sondern müssen die Internetseite der jeweiligen Anbieter besuchen.
Bereitgestellt wird „www.suche.ch“ nicht von der Gesuchsgegnerin, der VITALMEDIA Anstalt, sondern von der CREASWISS AG, Wil (SG). Diese ist am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt. Wie sich aus der Gesuchserwiderung ergibt, ist die Gesuchsgegnerin aber gewillt, sich das Angebot der CREASWISS AG als eigenes zurechnen zu lassen. So diskutiert die Gesuchsgegnerin in ihrer Erwiderung die Gleichartigkeit „des Angebots unter www.compare.ch” ohne darauf hinzuweisen, dass sie die Webseite „www.suche.ch“ nicht selbst betreibt (vgl. Rz. 12 ff. der Gesuchserwiderung).
Die Gesuchstellerin wie die Gesuchsgegnerin werben auf ihren Internetseiten für die Angebote Dritter. Beide bieten Nutzern die Möglichkeit zur gezielten Suche nach den Angeboten, die sie aktuell interessieren und ihren Werbekunden die Möglichkeit, ihr Zielpublikum besser zu erreichen als durch klassische Online-Werbung, die nicht auf die aktuellen Interessen der Nutzer der jeweiligen Seiten zugeschnitten ist.
Gegenüber diesen gemeinsamen Merkmalen der Dienstleistungen beider Parteien fällt der von der Gesuchsgegnerin herausgestellte Unterschied, dass nur die Gesuchstellerin den Nutzern über die Suchmöglichkeit hinaus auch die Möglichkeit eines Direktvergleichs der Angebote bietet, nicht entscheidend ins Gewicht.
Nach Ansicht des Experten ist daher die Gleichartigkeit der Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin mit denen der Gesuchstellerin gegeben.
Zu prüfen ist, ob auch tatsächlich eine Verwechslungsgefahr besteht.
(iii). Besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichnungen <compare.ch> und COMPARIS?
Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts ein einheitlicher (BGE 126 III 239 E. 3 245 – berneroberland.ch).
Eine Verwechslungsgefahr wird dann bejaht, wenn ein schlechter Berechtigter durch die Wahl seines Kennzeichens die Gefahr von Fehlzurechnungen schafft, d.h. dass eine Fehlidentifikation des hinter den Waren bzw. Dienstleistungen stehenden Geschäftsbetriebs erfolgt oder dass falsche Zusammenhänge zwischen den Inhabern beider Kennzeichen vermutet werden.
Im Internet ist die Verwechslungsgefahr in dem Zeitpunkt zu prüfen, in dem sich der Nutzer den Domain-Namen in seinen Browser eingibt weil er erwartet unter der so benannten Internetseite Informationen vorzufinden, die der Nutzer mit dem Domain-Namen assoziiert. Eine durch die Ähnlichkeit des Domain-Namens mit einem anderen Kennzeichen hervorgerufene Verwechslungsgefahr kann deshalb, was die Gesuchsgegnerin verkennt, durch eine bestimmte Gestaltung der Internetseite unter diesem Domain-Namen nicht mehr beseitigt werden (Bundesgericht, 06. Februar 2007, 4C.341/2005 – „swiss-life.ch” und „la-suisse.com”, sic! 2007, S. 543 E 5.2).
Allerdings können nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Domain-Namen schon geringe Unterschiede („détails”) eine hinreichende Unterscheidungskraft haben eine Verwechslungsgefahr ausschliessen (Bundesgericht, 19.05.2003, 4C.377/2002 E. 2.2– T-Online).
Ob sich zwei Zeichen hinreichend unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie in der Erinnerung beim Publikum hinterlassen. Der Gesamteindruck von Wortmarken bzw. Domain-Namen wird durch die Silbenfolgen, durch die Wortlänge, durch den Klang (Aufeinanderfolge der Vokale, Aussprachekadenz) und das Schriftbild bestimmt. Im Gedächtnis haften bleiben namentlich Bestandteile, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, was insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zutrifft, während gemeinfreien Sachbezeichnungen grundsätzlich nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukommt .
Die Marke der Gesuchstellerin und der Domain-Name der Gesuchsgegnerin sind in ihrer ersten und zweiten Silbe und der Zahl ihrer Silben identisch. Sie unterscheiden sich dagegen in ihrer Endsilbe („is” bzw. „e”).
Die identischen beiden ersten Silben „compar” sind keine Fantasiebezeichnungen. Sie rufen beim Nutzer die Assoziation zur Tätigkeit des „Vergleichens” hervor, da es sich bei „compar” um die wesentlichen Bestandteile der Übersetzung dieses Verbs ins Lateinische, Italienische, Französische bzw. Englische handelt (comparare, comparer, to compare). Es handelt sich also um eine gemeinfreie Sachbezeichnung mit entsprechend schwacher Kennzeichnungskraft.
Grundsätzlich ist die Verwendung gemeinfreier Sachbezeichnungen ungeeignet, eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen, weil ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer solche Bestandteile nicht automatisch mit einem bestimmten Anbieter in Verbindung bringen wird. Im Einzelfall kann jedoch auch die Verwendung gemeinfreier Bestandteile die Gefahr von Verwechslungen schaffen, der durch geeignete Zusätze oder auf andere Weise begegnet werden muss. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn eine Bezeichnung durch langen Gebrauch zum Individualkennzeichen geworden ist (BGE 126 III 239 E 3b S. 246 – berneroberland.ch).
Die gemeinfreien Bestandteile „compar” werden von der Gesuchstellerin im Internet als Teil ihres Domain-Namens seit dem Jahr 1996, d.h. praktisch seit dem Beginn der Kommerzialisierung des Internet vor 14 Jahren genutzt. Die Gesuchstellerin verwendet die Bestandteile als Teil ihrer Marke COMPARIS, die ihre Unterscheidungskraft aus einer deutlich ausgesprochenen und zumindest im Deutschen betonten Endsilbe („is”) bezieht. Die Marke COMPARIS und die Vergleichdienstleistungen der Gesuchstellerin sind, was die Gesuchsgegnerin nicht ernsthaft in Abrede stellt, weiten Teilen der schweizerischen Internetnutzer bekannt.
Unter diesen Umständen kann auch die Verwendung der an sich gemeinfreien Bestandteils „compar” durch die Gesuchsgegnerin zu einer Verwechslung mit der Marke der Gesuchstellerin führen.
Zu prüfen ist daher, ob sich der von der Gesuchsgegnerin gewählte Domain-Name durch seine abweichende Endung „e” hinreichend von der Marke der Gesuchstellerin absetzt.
Die visuellen Unterschiede der jeweiligen Endsilben sind relativ gering („e” statt „is”, d.h. ein bzw. zwei Buchstaben).
Auch bei Domain-Namen kommt es auch auf die Aussprache der Bezeichnungen an (Bundesgericht, 19.05.2003, 4C.377/2002, E. 3– T-Online). Eine unterschiedliche Aussprache kann dazu führen, das selbst visuell ähnliche Bezeichnungen im Verkehr hinreichend unterschieden werden können.
Die Endsilben „is” und „e” werden im Deutschen, Französischen, Italienischen und Englischen zwar unterschiedlich ausgesprochen. Die phonetischen Unterschiede zwischen den jeweiligen Vokalen „i” und „e” sind allerdings deutlich geringer als beispielsweise die zwischen anderen Vokalen (z.B. „i” und „a” oder „e” und „u”). Auch wird zumindest im Englischen und im Französischen die Endsilbe „e” des Domain-Namens nicht ausgesprochen oder betont.
Nach Ansicht des Experten genügt der durch diese abweichende Endsilbe des Domain-Namens geschaffene Abstand zur Marke der Gesuchstellerin nicht, um eine Verwechslungsgefahr auszuschalten (vgl. auch OLMeRO AG v. Maximilian Ruchti,WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0011 - <renovera.ch>).
Der Experte ist daher der Ansicht, dass unter den Umständen im vorliegenden Fall der Gebrauch des Domain-Namens <compare.ch> die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin aus Art. 13 und 3 Abs. 1 let. c MSchG verletzt.
Auch wenn dies nicht so wäre, verstösst die konkrete Verwendung des Domain-Namens jedenfalls gegen die lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Kennzeichen der Gesuchstellerin.
Auch ein Verstoss gegen diesen lauterkeitsrechtlichen Schutz von Kennzeichen rechtfertigt die Übertragung eines Domain-Namens gemäss Art. 24 (c) des SWITCH-Verfahrensreglements (vgl. GLOBALE Rückversicherungs-AG v. Juan MUNOZ WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0018 - <globalre.ch>; sowie Seedamm-Immobilien AG v. Giuseppe Cuccaro
WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0024 - <seedammcenter.ch>).
(iv). Stellt die Verwendung des Domain-Namens eine unlautere Ausbeutung der Marke und des Rufs der Gesuchstellerin dar?
Gemäss der Generalklausel des Art. 2 UWG ist „Unlauter und widerrechtlich (...) jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst”.
Nach Art. 3 let. d UWG handelt unlauter insbesondere „wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.”
Unter Art. 3 let. d UWG fallen alle Verhaltensweisen, die geeignet sind, die Gefahr der Verwechslung zu schaffen und insbesondere die Ausbeutung eines fremden Rufs zum Zweck eines Imagetransfers.
Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist mit dem des Art. 3 let. c MSchG identisch (BGE 126 II 239 E 3a 245 – berneroberland.ch).
Insbesondere gilt auch im Rahmen des Art. 3d UWG, dass die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung Mitbewerbern untersagt wird, falls dieser hierdurch eine Verwechslungsgefahr schafft, ohne dieser Gefahr durch geeignete Zusätze zu begegnen (BGEE 126 II 239 E 3a 245 – berneroberland.ch; Mario M. Pedrazzini/Frederico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl. 2002,§ 5 4.6.2, Rz. 5.1.22, S. 98).
Wie oben ausgeführt, ist eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu bejahen, da die Gesuchsgegnerin einen Domain-Namen gewählt hat, der sich nicht hinreichend von der Marke der Gesuchstellerin unterscheidet.
Die Gesuchsgegnerin gibt auch keine vernünftigen Gründe an, die erklären oder sogar rechtfertigen würden, warum ihr Domain-Name„COMPARE auf eine Vergleichsmöglichkeit hindeutet, die der auf den Seiten der Gesuchstellerin sehr ähnlich ist, ohne dann tatsächlich direkt einen Vergleich zu erlauben. Diese Verwendung des Domain-Namens lässt sich unter diesen Umständen nur als unzulässige Ausbeutung der Marke und des Rufs der Gesuchstellerin erklären. Dieser Versuch ist schon in dem Moment erfolgreich, in dem der Nutzer den Domain-Namen “www.compare.ch“ gegeben hat und auf die Seite “www.suche.ch“ umgeleitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hat die Gesuchsgegnerin bereits einen neuen Besucher und potentiellen Kunden für ihre Werbekundschaft gewonnenNach Ansicht des Experten ist deshalb auch ein Verstoss der Gesuchsgegnerin gegen Art. 3 let. d UWG zu bejahen.
Das Verhalten verstösst auch gegen das generelle Gebot des Handelns nach Treu und Glauben. Die Schaffung einer Verwässerungsgefahr durch die Benutzung eines verwechslungsfähigen Domain-Namens um die Benutzer auf die eigene Webseite zu lenken verstösst gegen die Generalklausel des Art. 2 UWG (vgl. Comparis.ch AG v. Nguyen Huong Quynh,
WIPO Verfahren Nr. DCH2008-00003 - <coparis.ch>).
Zu prüfen bleibt, ob die Gesuchsgegnerin sich auf relevante Verteidigungsgründe berufen kann.
C. Relevante Verteidigungsgründe
Ein das Bedürfnis der Gesuchstellerin nach Schutz ihrer älteren Marke überwiegendes Bedürfnis nach Verwendung des Domain-Namens <compare.ch> vermag die Gesuchsgegnerin indes nicht darzutun. Die Gesuchsgegnerin ist insbesondere nicht Inhaberin einer mit dem Domain-Namen ähnlichen Marke oder eines gleichlautenden Kennzeichens. Den Domain-Namen verwendet sie auch nicht zur Kennzeichnung eines eigenen Angebots, sondern nur zur Weiterleitung auf die Seite www.suche.ch deren Inhalt überdies nicht dem entspricht, was der Nutzer bei der Eingabe des Domain-Namens erwartet. Auf der Seite „www.suche.ch“, die das eigentliche Angebot enthält, wird der Domain-Name <comparis.ch> nirgends verwendet. An einer solchen irreführenden Nutzung des Domain-Namens kann die Gesuchsgegnerin kein berechtigtes und schon gar kein das Interesse der Gesuchstellerin am Schutz ihrer Kennzeichen überwiegendes Interesse haben. Die Gesuchsgegnerin versucht auch nicht, Verteidigungsgründe geltend zu machen.
Aus den obengenannen Gründen ist der Experte der Auffassung, dass eine klare Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin im Sinne von Art. 24 (c) des Verfahrensreglements vorliegt.
Diese Rechtsverletzung kann nur durch die Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens auf die Gesuchstellerin beseitigt werden.
7. Entscheidung
Der Experte entscheidet folglich, dass der streitgegenständliche Domainname <compare.ch> an die Gesuchstellerin entsprechend ihrem Gesuch zu übertragen ist.
Dr. Gérald Page Experte
Datum: 21. Februar 2010
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