Gesuchstellerin ist die Compagnie Gervais Danone, Paris, Frankreich, vertreten durch Dreyfus & Associés, Paris, Frankreich.
Die Gesuchsgegnerinist B EX AG, Zürich, Schweiz, vertreten durch Ruoss Vögele Partner, Zürich, Schweiz.
2. Streitiger Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <activia.ch>.
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center („Center”) am 13. Juli 2009 elektronisch und am 20. Juli 2009 per Post in deutscher Sprache ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 14. Juli 2009 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens sei. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspreche.
Am 21. Juli 2009 wurde das Gesuch ordnungsgemäss an die Gesuchsgegnerin zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet.
Die Gesuchserwiderung traf am 10. August 2009 elektronisch und am 12. August 2009 per Post beim Center ein. Am 13. August 2009 erklärte die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Am 18. August 2009 bestätigte das Center den Empfang der Gesuchserwiderung.
Das Schlichtungsverfahren fand am 8. September 2009 statt. Der Schlichter bestätigte gegenüber dem Center am gleichen Tag, dass keine Einigung erzielt worden ist.
Nach Eingang des Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens am 9. September 2009 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt. Das Center bestellte am 28. September 2009 Dr. Thomas Legler als Experten.
Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Am 17. September 2009 reichte die Gesuchstellerin und am 5. Oktober 2009 die Gesuchsgegnerin je eine zusätzliche Eingabe beim Center ein. Gemäss Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements kann der Experte nach seinem Ermessen ausnahmsweise von den Parteien über das Gesuch und die Gesuchserwiderung hinausgehende weitere Darlegungen oder Schriftstücke verlangen oder, auf begründeten Antrag einer Partei, zulassen. Die vorliegenden zusätzlichen Stellungnahmen hat der Experte nicht verlangt. Im weiteren hat keine Partei ein entsprechendes vorgängiges Gesuch gestellt; die Eingaben wurden vielmehr spontan eingereicht. Der Experte erachtet sie somit als nicht verfahrenskonform und lehnt ihre Zulassung ab.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin gehört zur Danone-Gruppe, eines der grossen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, insbesondere im Frischmilchproduktbereich.
Die Gesuchstellerin hält für die Gruppe folgende für den vorliegenden Streit wesentliche Marken, die auch für die Schweiz gültig sind:
- internationale Wortmarke ACTIVIA, Nr. 725041, eingetragen am 13. Oktober 1999, in den Klassen 29, 30 und 32;
- internationale Wortmarke ACTIVIA, Nr. 759380, eingetragen am 18. Mai 2001, in der Klasse 38;
- verschiedene Wortbildmarken in den internationalen Klassen 29, 30 und 32 (verschiedene Nahrungsmittelprodukte), insbesondere Nr. 752427 mit Eintragungsdatum 28. November 2000, Nr. 812046 mit Eintragungsdatum 14. August 2003, Nr. 893078 mit Eintragungsdatum 7. Juni 2006 und Nr. 893712 mit Eintragungsdatum 18. Mai 2006.
Die Gesuchstellerin ist ausserdem Inhaberin zahlreicher Domainnamen, u.a. <activia.com>, <activia.fr>, <activia.es>, <activia.ca>, <activia.it> und <activia.de>.
Die Gesuchsgegnerin bezweckt die Organisation von Messen. Mit der Gesuchsgegnerin eng verbunden ist die Plus.ch AG, welche ebenfalls die Durchführung von Messen bezweckt und den Domainnamen ursprünglich registrierte bevor sie ihn dann später auf die Gesuchsgegnerin übertrug.
Die Gesuchsgegnerin ist, nebst dem streitgegenständlichen Domainnamen, Inhaberin folgender Schweizer Marken:
- Wortmarke ACTIVIA, Nr. 556293, mit Hinterlegungsdatum vom 3. August 2006 und Eintragungsdatum vom 12. März 2007, in den Klassen 9, 16, 25, 35 und 41.
- Wortbildmarke ACTIVIA, Nr. 556296, mit Hinterlegungsdatum vom 3. August 2006 und Eintragungsdatum vom 12. März 2007, in den Klassen 9, 16, 25, 35 und 41.
Der Domainname <activia.ch> wurde am 29. Mai 2006 von der Plus.ch AG registriert. Gemäss Bestätigung der Registrierungsdaten der SWITCH an das Center vom 14. Juli 2009 ist die Gesuchsgegnerin seit dem 10. März 2009 Inhaberin des streitgegenständlichen Domainnamens.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass Danone seit 1987 unter der Marke BIO und seit 2000 unter der Bezeichnung ACTIVIA eines seiner herausragenden Produkte in verschiedenen Ländern vermarktet. ACTIVIA sei ein Frischmilchprodukt, das zwei herkömmliche Elemente von Joghurt sowie einen einzigartigen probiotischen Gärstoff enthält. Die Marke ACTIVIA stehe heute für einen Umsatz von fast zwei Milliarden Euro und sei in mehr als 70 Ländern vertreten.
Die Gesuchstellerin gibt an, dass die Bekanntheit der Marke ACTIVIA in einem französischen Urteil vom 4. Juni 2008 bestätigt wurde; auch in Spanien sei ACTIVIA als eine notorisch bekannte Marke anerkannt worden.
Im weiteren sei die Bekanntheit der Marke im Rahmen eines WIPO UDRP Verfahrens betreffend den Domainnamen «activiaconsulting.com» anerkannt worden. (CompanieGervais Danone v. Laurie Cheoux,WIPO Verfahren Nr. D2008-1678 <activiconsulting.com>).
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass ihre Marke ACTIVIA im Sinne von Art. 15 Abs. 1 MSchG als berühmt zu gelten habe. Gemäss dieser Bestimmung könne der Inhaber einer berühmten Marke Dritten den Gebrauch dieser Marke verbieten, sofern ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke bedrohe, ihren Ruf ausnutze oder sie verletze. Der Schutz der durch die Marke verliehenen Rechte werde durch Art. 15 MSchG insofern erweitert, als der Inhaber einer berühmten Marke Dritten den Gebrauch dieser Marke für Waren und Dienstleistungen aller Art verbieten kann. Der Inhaber einer berühmten Marke könne insbesondere verbieten, dass diese zum Anbieten von Waren oder Dienstleistungen, für die Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr gebraucht werde (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Dieses Verbot werde breit ausgelegt. Der Inhaber einer berühmten Marke müsse es nicht dulden, dass Dritte den Ruf, den seine Marke genießt, eigennützig ausnutzen. Er könne sich also dagegen wehren, dass Dritte seine Marke als Element ihres Handelsnamens oder als Domainnamen verwenden (siehe BGE 4C.440/2006). Vorausgesetzt sei, dass sich die Marke in weiten Verkehrskreisen einer allgemeinen positiven Wertschätzung erfreue. Es sei allerdings nicht nötig, dass die Marke absolut einmalig sei. Eine relative Einzigartigkeit sei hinreichend. Davon ausgehend reichten selbst isolierte ältere Marken nicht dazu hin, die Berühmtheit einer Marke zu zerstören (siehe BGE 124 III, 277, S. 280).
Die Berühmtheit einer Marke sei den Investitionen ihres Inhabers zu verdanken. Im vorliegenden Fall setzte die Gesuchstellerin bedeutende Werbemittel zur Verkaufsförderung ihrer Marke und ihrer neuen Produkte ein. Die Berühmtheit der Marke ACTIVIA in der Schweiz und in Europa beruhe besonders auf den folgenden Elementen:
- Die Marke ACTIVIA sei in nahezu 70 Ländern eingetragen.
- nach ihrer Einführung war die Marke Gegenstand häufiger und intensiver Fernsehwerbesendungen und erschien in allen Schweizer Tages- und Wochenzeitschriften.
- Die DANONE-Gruppe investierte hohe Summen in Werbung zur Förderung ihrer Marke ACTIVIA in der Schweiz. Diese Summen belaufen sich schätzungsweise auf:
- 2006: CHF 1 300 000.-
- 2007: CHF 1 900 000.-
- 2008: CHF 2 000 000.-
- 2009: CHF 2 600 000.-
- Die Marke ACTIVIA war Gegenstand zahlreicher Presseartikel, wobei es besonders um die vorteilhafte Wirkung ihrer probiotischen Produkte auf den Organismus ging.
- Die Marke ACTIVIA genieße ein positives Image in weiten Verkehrskreisen in der Schweiz. Aus einer Studie gehe nämlich hervor, dass die Schweizer Verbraucher die Marke ACTIVIA schätzen, denn mehr als 50% von ihnen sind der Meinung, dass es sich um eine Marke handle, die die hohe Qualität der Produkte gewährleistet.
- Mehr als 65% der Verbraucher halten die in der Werbung im Zusammenhang mit den ACTIVIA-Produkten erwähnten probiotischen Wirkungen für glaubhaft.
- Die DANONE-Gruppe hat ungefähr 76 000 Mitarbeiter und ist in fast 120 Ländern vertreten, in denen sie 2007 einen Umsatz in Höhe von 12,7 Milliarden Euro erzielte. Mit einem Marktanteil von 21% liege die Gruppe in den Bereichen Frischmilchprodukte, Mineralwässer und Säuglingsnahrung weltweit auf Rang eins. Dieser Erfolg beruhe insbesondere auf berühmten Marken wie ACTIVIA, ACTIMEL und VITALINEA.
- Seit ihrer Einführung auf dem Schweizer Markt verzeichneten die ACTIVIA-Produkte ein sehr starkes Wachstum und erzielten zwischen 2007 und 2009 ein Absatzvolumen von mehr als 3,5 Millionen Tonnen für einen Betrag von mehr als 18 Millionen.
- Davor war die Marke ACTIVIA bereits der Gegenstand einer massiven Werbekampagne und wurde in den Nachbarländern der Schweiz, besonders in Deutschland, weithin vertrieben.
- Die Gesuchstellerin habe im Übrigen das Link Institut damit beauftragt, die Auswirkungen ihrer Werbekampagnen auf die Schweizer Verbraucher zu analysieren. Aus diesen Analysen gehe die außergewöhnliche Marktdurchdringung der ACTIVIA-Produkte hervor. Diese Analyse zeige auch, dass ab den ersten Monaten der Vermarktung die Wiedererkennungsrate der Marke ACTIVIA zwischen 50 und 60% schwanke; diese Rate sei höher als für Konkurrenzmarken, die sich schon seit langen Jahren auf dem Markt bewährt haben.
- Aus einer ergänzenden Studie gehe für das Jahr 2008 eine Markenwiedererkennungsrate von 70% hervor.
- Darüber hinaus weist die Gesuchstellerin darauf hin, dass die ACTIVIA-Produkte seit mehreren Jahren in Ländern der ganzen Welt vermarktet werden, und zwar in allen europäischen Ländern, in den osteuropäischen Ländern, in Süd- und Nordamerika und im Nahen Osten.
Aus den obigen Fakten gehe hervor, dass die Marke ACTIVIA seit ihrer Einführung auf dem Schweizer Markt im September 2006, in Italien seit 2000, in Österreich und Deutschland seit 2004, in Portugal seit 2005 und in Frankreich und Spanien seit Anfang 2006 stark genutzt werde. Die Marke sei also bei der Reservierung des Domainnamens am 29. Mai 2006 in den angrenzenden Ländern intensiv genutzt worden.
Der streitgegenständliche Domainname beeinträchtige eindeutig die Berühmtheit der in der Schweiz geschützten Marke ACTIVIA, indem er sie in ihrer Gesamtheit reproduziere. Die Gesuchsgegnerin nutze den Ruf und die Verkehrsgeltung der Marke ACTIVIA vollkommen rechtswidrig aus und bedrohe gleichzeitig die Unterscheidungskraft der Marke.
Die Gesuchstellerin stellte sehr schnell nach der Registrierung des Domainnamens <activia.ch> fest, dass er von der Firma Plus.ch AG reserviert worden war. In einem Schreiben vom 20. Juni 2006 forderte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin dazu auf, jeglichen Gebrauch des Domainnamens sofort einzustellen und ihn an sie zu übertragen.
Die Gesuchsgegnerin leistete dieser Aufforderung jedoch nicht Folge. Ganz im Gegenteil. Einige Wochen nach dem Erhalt der Aufforderung, und zwar am 3. August 2006, reichte die Gesellschaft B EX AG, die mit der Plus.ch AG eng verbunden ist, eine Wortmarke und eine Wort-Bildmarke ACTIVIA beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ein.
Nach Angaben der Gesuchstellerin erfolgte die Einreichung dieser älteren Marken anscheinend nur, um die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens im nachhinein sozusagen zu rechtfertigen, und stehe somit für die Bösgläubigkeit der Gesuchsgegnerin.
Weder die Plus.ch AG noch die Gesuchsgegnerin könnten ernsthaft behaupten, sie hätten bei der Reservierung des streitgegenständlichen Domainnamens nichts von der Existenz oder der Bekanntheit der Marke ACTIVIA gewusst. Die Gesuchsgegnerin habe auf jeden Fall sowohl Kenntnis von den Marken der Gesuchstellerin und deren Bekanntheit im Jahre 2009 gehabt, als auch von den Streitigkeiten zwischen den Parteien. Demzufolge waren die Firma Plus.ch AG und die Firma B EX AG insofern offensichtlich bösen Glaubens, als sie sich den streitigen Domainnamen gegenseitig übertragen haben.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnis hätten die beiden Firmen geeignete Maßnahmen treffen müssen, damit sich der gewählte Domainname hinreichend von den der Gesuchstellerin gehörenden Kennzeichen unterscheide, um beim Publikum jede Verwechslung zu vermeiden. Desgleichen hätten sie bei der Aufforderung durch die Gesuchstellerin geeignete Maßnahmen treffen müssen, um jede Verwechslungsgefahr bei Schweizer Internetbenutzern auszuschalten und diesen Streit zu beenden.
Die Gesuchsgegnerin erzeuge insofern eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin, da der Domainname <activia.ch> mit der älteren Marke ACTIVIA identisch sei. Diesbezüglich liege nach Schweizer Praxis eine Verwechslungsgefahr vor, wenn durch den Gebrauch eines Domainnamens, der einem Kennzeichen ähnlich ist, die Gefahr besteht, dass zwischen der Webseite und dem Inhaber des Zeichens eine falsche Assoziation hergestellt werde, und zwar unabhängig vom Inhalt der Webseite. In zahlreichen Entscheidungen heiße es nämlich, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht der Inhalt der Webseite, sondern vielmehr die Internet-Adresse, über die sie erreicht werden kann, ausschlaggebend sei, da es einzig und allein die Adresse sei, die das Interesse des Publikums wecke und ihm zu der Hoffnung Anlass gebe, dass es dort Informationen erhalte, die der durch den Domainnamen ausgelösten Gedankenverbindung entsprechen (BGE 128 III 353; BGE 128 III 401; Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG v. Productos Tropicales,
WIPO Verfahren Nr. DCH2005-0004 <pitu.ch>).
Die Gesuchstellerin müsse diese falsche Assoziierung, die sowohl eine Verletzung ihres Rechts an der Marke ACTIVIA als auch eine unerlaubte Handlung im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb darstelle, weder tolerieren noch dulden.
In Bezug auf die UWG-Verletzung führt die Gesuchstellerin folgendes aus:
Die Anwendung des UWG impliziere zwar nicht notwendigerweise, dass die Parteien in einem Konkurrenzverhältnis stehen, setze aber dennoch ein Gebaren voraus, das sich auf den Wettbewerb auswirke. Nach ständiger Rechtsprechung werde die rechtmäßige Inhaberin des geschützten Zeichens somit einzig und allein durch die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens daran gehindert, ihre Produkte über das Internet zu vertreiben. Es müsse also nicht der Inhalt der Webseite in Betracht gezogen werden, sondern einerseits der streitgegenständliche Domainname und andererseits das beanspruchte Kennzeichen (siehe Edipresse Publications SA contre Florian Kohli, WIPO Verfahren Nr. DCH2005-0026 <matin-bleu.ch>, und zitierte Stellen).
Die dargestellte Haltung der Firma Plus.ch AG und der Gesuchsgegnerin stelle unlauteres Verhalten dar und beweise eine gewisse Bösgläubigkeit.
Nach der Anmeldung der Marken ACTIVIA legte die Gesuchstellerin nämlich innerhalb der gesetzlichen Frist, und zwar am 27. Juni 2007, Einspruch ein. Die Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen wurde bestritten und die Einsprüche wurden durch eine Entscheidung vom 31. Oktober 2007 aufgrund der Tatsache, dass im Rahmen eines Einspruchverfahrens nicht auf die Berühmtheit einer Marke abgestellt werden kann, abgewiesen.
In der Zwischenzeit forderte die Gesuchstellerin die Firma Plus.ch AG erneut auf, ihr den Domainnamen <activia.ch> zu übertragen. Zu beachten sei, dass der Domainname <activia.ch> anscheinend erst am 11. Oktober 2007, also mehr als anderthalb Jahre nach seiner Registrierung, in Dienst genommen wurde.
Mit Schreiben vom 25. Juni 2007 wiesen die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin die Aufforderung der Gesuchstellerin durch ihre Anwältin zurück. Bei dieser Gelegenheit gaben sie an, dass der Gebrauch der Marke ACTIVIA per Lizenz an die Plus.ch AG abgetreten wurde, an die sie ihre Marke zu transferieren beabsichtigte. Sodann schlug die Gesuchstellerin vor, den streitgegenständlichen Domainnamen für 500 Euro zu kaufen. Nach längerer Korrespondenz ließen die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin verlauten, dass sie den Domainnamen nur für eine mindestens sechsstellige Summe abtreten würden. Der geforderte Betrag beweise, dass sie den eigentlichen Verkehrswert der Marke der Gesuchstellerin sehr genau kannten und versuchten, daraus unangemessenen Vorteil zu ziehen. Die Gesuchstellerin lehnte ein derartiges völlig überzogenes Angebot ab, da der geforderte Betrag in keinem Verhältnis zu den der Firma Plus.ch AG und der Gesuchsgegnerin, die weder ihre Marken noch ihren Domainnamen benutzten, entstandenen Registrierungskosten steht. Ein derartiges Gebaren sei daher ganz offensichtlich ein Anzeichen für ihre Bösgläubigkeit und für ihre Absicht, unangemessenen Gewinn aus der Sache zu schlagen (Nutrimont S.A.S. (Michel Montignac) v. Trendmail AG,
WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0010 <montignac.ch>).
Die Gesuchstellerin wartete dann den Ausgang des Einspruchsverfahrens ab und legte anschliessend beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Abweisungsentscheidung ein.
In der Zwischenzeit, und zwar am 11. Oktober 2007, erfolgte durch die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin die Weiterleitung der Adresse <activia.ch> an die Webseite „www.plustreff.ch“. Auf dieser Webseite werde für eine Messe vom 22. bis 25. November 2007 mit dem Titel ACTIVIA 07 geworben. Die unter der Adresse <activia.ch> zugängliche Webseite wurde in der Folge nur zweimal technisch aktualisiert - am 17. Dezember 2007 und am 17. Januar 2008.
Mit seiner Entscheidung vom 17. November 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht die Gesuchstellerin ab und bestätigte die Abweisung der Einsprüche. Am 3. März 2009 traten die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin jedoch wieder mit der Gesuchstellerin in Kontakt und teilten ihr mit, dass sie bereit seien, den Domainnamen und ihre Marken abzutreten, da diese nicht mehr von Interesse für sie seien. Mit Schreiben vom 5. März 2009 deutete die Gesuchstellerin an, dass sie zu Verhandlungen bereit wäre, insofern die Höhe der Transaktion innerhalb annehmbarer Grenzen läge. Bei einem Telefongespräch erklärten sich die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin geneigt, den Domain-Namen <activia.ch> für einen Betrag in Höhe von 100 000 Euro abzutreten, und gaben vor, es wären ihnen hohe Werbeauslagen entstanden. Die Gesuchstellerin betont in dieser Beziehung, dass die Firma Plus.ch AG und die Gesuchsgegnerin zum Nachweis dieser Auslagen weder eine Erläuterung noch schriftliche Nachweise lieferten. Ein solches Angebot beweise nur noch einmal, dass die Absicht der Firma Plus.ch AG und der Gesuchsgegnerin einzig und allein darin bestehe, aus dem Verkauf des Domainnamens einen Gewinn zu schlagen, der in keinem Verhältnis zu den geleisteten Investitionen stehe, besonders da er für sie keinen Nutzen mehr habe.
In dieser Hinsicht weist die Gesuchstellerin darauf hin, dass der Domainname nur in Bezug auf ein einziges Ereignis gebraucht wurde. Mit Ausnahme einer technischen Aktualisierung im Januar 2008 wurde die über <activia.ch> zugängliche Webseite niemals aktualisiert, so dass sich ihr Inhalt immer noch auf eine Veranstaltung beziehe, die vor mehr als zwei Jahren stattgefunden habe.
Im vorliegenden Fall sei die Gesuchstellerin, von der die Verbraucher wissen, dass sie die Marke ACTIVIA benutzt, mit einem beträchtlichen Missstand konfrontiert, weil sie den entsprechenden Domain-Namen in der Schweiz nicht zur Förderung und Vermarktung ihrer Produkte benutzen könne. Die Registrierung des Domainnamens <activia.ch> durch die Firma Plus.ch AG und dessen Übertragung im März 2009 auf die Gesuchsgegnerin führten daher zu Verwechslungen mit den wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesuchstellerin und hinderten letztere daran, ihre ACTIVIA-Produktpalette im Internet zu vertreiben und dort dafür Werbung zu treiben.
Somit müsse festgestellt werden, dass die Registrierung des Domainnamens, jedoch vor allem dessen Erwerb und Gebrauch durch die Gesuchsgegnerin eine eindeutige Verletzung der absoluten Rechte der Gesuchstellerin an dem Kennzeichen ACTIVIA darstellen, die ihr kraft des Namensrechts, des Markenrechts und besonders des Rechts zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb zustehen. Dies füge der Gesuchstellerin einen offensichtlichen Schaden zu, da sie in der Schweiz im Internet ihrer Marke beraubt sei.
In Anbetracht ihrer Ausführungen beantragt die Gesuchstellerin, dass der Domainname <activia.ch> an sie übertragen wird.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin macht dagegen folgendes geltend: Bereits im August 2004 habe die mit der Gesuchsgegnerin eng verbundene Plus.ch AG, deren Gesellschaftszweck im Bereich Messedurchführung liege, ein 30-seitiges Arbeitspapier mit dem ausdrücklichen Arbeitstitel “Seniorenmesse.ch Aktivmesse für Menschen ab 50” erarbeitet.
Ebenfalls bereits im August 2004 habe die Plus.ch AG erste konkrete Abklärungen für die Durchführung dieser Messe beim Bea Bern Kongress getroffen. Diese Abklärungen nahmen bis im Herbst 2005 bzw. Februar 2006 ihren Fortgang und konkretisierten sich immer mehr. Bereits im November 2005 beauftragte Plus.ch AG die Agentur Jung von Matt/Limmat AG mit der Entwicklung eines Namens/Logos für die geplante 50plus Messe. Dabei hätten Namen wie „Into Age” oder „Generation Insight”, „Generation Plus/+” oder “Plusmesse” zur Debatte gestanden. Der Gesuchsgegnerin ginge es bei der Namensfindung darum, Aktiviat und positives Leben mit dem zu suchenden Namen zu verbinden.
Zwischen anfangs 2004 und Mai 2006 seien weitere Namensoptionen für die 50 plus AktivMesse durch Puls.ch AG evaluiert worden. Dies reflektierten die diversen dazu von der Puls.ch AG in diesem Zeitraum vorsorglich registrierten Domainnamen. An einer Sitzung vom 29. Mai 2006 habe sich die Namensgebung „Aktivmesse” für Senioren herauskristallisiert, indem dieser Arbeitstitel in das (naheliegende) Kennzeichen „activia” umgewandelt wurde. Nach dem Verständnis der Beteiligten setzte sich das Zeichen „activia” aus den (ursprünglich lateinischen) Begriffen „activ” (deutsch „aktiv”) und „via” (deutsch „Weg”), d. h. „aktiver Weg” zusammen. Diesen von der Gesuchsgegnerin verstandene Sinn des Zeichens „activia” reflektiere ein anfänglicher E-Mailverkehr, in welchem von actiVIA (mit Betonung auf Via) gesprochen werde.
Kaum war der Name für die AktivMesse 50 + am 29. Mai 2006 festgelegt worden, habe die Puls.ch AG vorsorglich noch am selben Tag den damals freien Domainnamen <activia.ch> auf ihren Namen registriert. Denn es war ihr sehr wichtig, dass der Name „activia” mit dem Messenamen übereinstimmte.
Am 30. Mai 2006 befassten sich die Plus.ch AG respektive die Gesuchsgegnerin mit der Abklärung der Frage, ob möglicherweise Drittrechte durch die Registrierung und Benutzung des Zeichens „activia” verletzt würden. Dabei stiessen sie auf die beiden auch die Schweiz beanspruchenden, Ende Mai 2006 noch nicht in der Schweiz benutzten IR Wortmarken ACTIVIA der Gesuchstellerin Nr. 725041 vom 13. Oktober 1999 für die Lebensmittelwarenklassen 29, 30, 32 sowie Nr. 759380 vom 18. Mai 2001 für die Telekommunikationsklasse 38.
Bei den beiden einzigen bis Ende Mai 2006 in der Schweiz registrierten, aber nicht benutzten Danone ACTIVIA Wortmarken der Gesuchstellerin war am 29. Mai 2006, dem Datum der Registrierung des Domainnamens die 5-jährige Gebrauchsschonfrist abgelaufen.
Im Rahmen ihrer Abklärungen habe die Gesuchsgegnerin am 30. Mai 2006 einen unpublizierten Entscheid des Bundesgerichts vom 25. März 2002 (4C.353/2001) in Sachen Danone vs. Emmi AG eruiert. In diesem Verfahren, in welchem die Gesuchstellerin unterlag, komme das Bundesgericht u. a. zu folgender rechtskräftiger Feststellung: “Der am Wortanfang stehende Wortbestandteil „aktiv” hat beschreibenden und sinnprägenden Charakter. Er will zum Ausdruck bringen, dass die mit AKTIVIA gekennzeichneten Lebensmittel deren Konsumenten zu aktivieren, wohl auch in vitale und gesunde Menschen zu verwandeln vermögen. Diesen Eindruck kann die kurze Endung „IA” nicht verwischen [...]. Dies umso mehr als der wesentliche Bestandteil der Marke AKTIVIA sich an ein Adjektiv des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt und deshalb zu den schwachen Marken mit einem eher kleinen geschützten Ähnlichkeitsbereich zählt.”
Am 13. Juli 2006 habe die Gesuchsgegnerin ihre Rechtsvertreterin mit dem Mandat beauftragt, allfällige Zeichenkollisionen bezüglich einer „activia” Messe zu evaluieren. Darin sei Sie zur Auffassung gekommen, dass das Zeichen „activia” für die kurze Zeit später angemeldeten Klassen zugunsten der Gesuchsgegnerin schutzfähig sei.
Am 3. August 2006, rund zwei Monate nach Registrierung des Domainnamens <activia.ch> hinterlegte die Gesuchsgegnerin, welche sich zwischenzeitlich mit der Puls.ch AG auf eine Kooperation zur Durchführung der activia Messe geeinigt hatte, die Wortmarke und Wortbildmarke ACTIVIA auf ihren Namen beim EIGE in den Klassen 9, 16, 25, 35 und 41.
Die activia Messe fand vom 22.-25. November 2007 in der ABB Halle Zürich statt. Rund 70 Aussteller hätten den Besuchern Informationen zu den Themen Finanzen, Gesundheit, Arbeit und Lernen, Wohnen, Technologie sowie Freizeit und Ferien präsentiert. Via die Webseite der activia konnte man sich anmelden und interaktiv sein eigenes Programm zusammenstellen. Die Kosten für die Durchführung der activia 07 beliefen sich auf CHF 666'924.45.-.
Nach Angaben der Gesuchsgegnerin fand die erste activia Messe einen breiten Niederschlag in den Medien und führte zu positiven Feedbacks seitens von Besuchern sowie von Aussteller-Interessenten. Mittlerweile verzeichnete die activia Messe 30'000 Nachfragen per Internet.
Entgegen den ursprünglichen Plänen konnte die activia 08 aus den folgenden Gründen nicht durchgeführt werden: Der Messestandort ABB Halle in Oerlikon habe für den Herbst 2008 nicht zur Verfügung gestanden. Daher habe die Gesuchsgegnerin für künftige „activia” Messen neue Budgets erstellen und andere Standorte evaluieren müssen. Die Suche nach einem passenden Alternativstandort habe sich kurzfristig wegen Terminkollisionen von möglichen Messestandorten als nicht erfolgreich erwiesen. Ebenso hätten die mittlerweile ausgebrochene Finanzkrise und die vom Hauptverantwortlichen seit Sommer 2008 geführten Verhandlungen zur Einbindung der Event- und Messetätigkeit seiner Firmen in die MCH AG so viele Ressourcen absorbiert, dass von einer jährlichen Durchführung der activia Messe im Jahr 2008 abgesehen wurde. Die nächste activia Messe sei nun für 2010 geplant. Derzeit befinde sich die Gesuchsgegnerin in konkreten Verhandlungen mit der MCH Messe Schweiz (Zürich) AG zur Durchführung der Activia Messe im Jahr 2010 parallel zu der (ebenfalls von der MCH organisierten) Züspa Messe im Messezentrum Zürich.
Die Gesuchsgegnerin bestreitet im weiteren die aus ihrer Sicht unsubstantiierten Behauptungen der Gesuchstellerin zu deren Werbe- und Verkaufsaktivitäten im In- und Ausland.
Darüberhinaus verweist die Gesuchsgegnerin in ihren Ausführungen auf das von der Gesuchstellerin in der Schweiz initiierte Widerspruchsverfahren gegen die activia Marken der Gesuchsgegnerin, in welchem letztere mangels Gleichartigkeit der Waren- und Dienstleistungen der zu vergleichenden activia Marken über zwei Instanzen hinweg (IGE und Bundesverwaltungsgericht) unterlag. Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Entscheid (unter Offenlassung der Frage der Bekanntheit der Marke) festgehalten, dass die von den AKTIVIA/activia Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezüglich Herstellung, Natur und Bestimmung derart weit voneinander entfernt lägen, dass nicht ansatzweise von einer möglichen Gleichartigkeit gesprochen werden könne. Auch eine allfällige erhöhte Bekanntheit einer Marke könne niemals das für die Bejahung der Verwechslungsgefahr unabdingbare Erfordernis der Gleichartigkeit (im Sinne von Art. 3 MSchG) wegbedingen.
Schliesslich nimmt die Gesuchsgegnerin aus ihrer Sicht noch ein paar Korrekturen am Sachverhalt in Bezug auf die Vergleichsverhandlungen vor.
Aus rechtlicher Sicht, hält die Gesuchsgegnerin folgendes fest: Die Gesuchstellerin habe vorgetragen, dass sie Inhaberin der genannten ACTIVIA Wort- und Wortbildmarken sei, wobei die Hinterlegungszeitpunkte nicht bei allen Marken (deutlich) vor dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens datieren. Die Marke Nr. 893078 der Gesuchstellerin datiere vom 7. Juni 2006, d. h. nach der Registrierung der Domain activia.ch durch die Gesuchsgegnerin. Die Marke Nr. 893712 datiere vom 18. Mai 2006, nur wenige Tage vor der Registrierung des activia.ch URL durch die Gesuchsgegnerin.
Das Bundesverwaltungsgericht habe, wie dargelegt, in dem von der Gesuchstellerin initiierten Widerspruchsverfahren, rechtskräftig festgestellt, dass die CH activia Marken der Gesuchsgegnerin gegenüber den CH ACTVIA Marken der Gesuchstellerin mangels Gleichartigkeit und Verwechslungsgefahr rechtswirksam Bestand haben. Dies gelte auch bei einer Bejahung eines erhöhten Schutzumfanges durch Verkehrs-durchsetzung, deren Vorliegen aber offen gelassen wurde. Mit anderen Worten seien in casu beide Parteien an den Marken ACTIVIA berechtigt. Daher komme der Domainname demjenigen zu, der diesen zuerst registriert habe.
Die pauschale Behauptung der Gesuchstellerin, wonach ihre ACTIVIA Marken in 70 Ländern eingetragen sei und die angeblich in der Schweiz investierten Werbesummen sind nach Ansicht der Gesuchsgegnerin anhand der Belege nicht verifizierbar und werden mit Nichtwissen bestritten. Im Übrigen seien sie in zeitlicher Hinsicht irrelevant. Kurzzeitige Werbung in ausländischen Medien, wie z.B. in Deutschland, könne niemals zu einer erhöhten Bekanntheit oder gar Berühmtheit in der Schweiz führen. Die im E-Mail vom 30. Mai 2006 dokumentierte Reaktion der Organe der Gesuchsgegnerin und nachfolgenden rechtlichen Abklärungen der Gesuchsgegnerin und insbesondere die eigene Argumentation der Gesuchstellerin im Jahr 2008 im Rahmen des Widerspruchverfahrens betreffend „activia” zeigten, dass von einer Berühmtheit der Marken ACTIVIA auch aus der Sicht der Gesuchstellerin keine Rede sein könne.
Die Ausführungen der Gesuchstellerin zu den angeblichen Erkenntnissen des von ihr beauftragten Link Instituts fänden keinerlei Grundlage in den von ihr lediglich auszugsweise eingereichten Unterlagen. Insbesondere seien die aus dem Auftragsgutachten von der Gesuchstellerin gezogenen Schlussfolgerungen nicht nachvollziehbar bzw. würden mit Nichtwissen bzw. als irrelevant bestritten. Schliesslich möge es sein, dass ACTIVIA Joghurts in diversen Ländern (nach Mai respektive August 2006) vermarktet werden; daraus vermöge die Gesuchstellerin jedoch vorliegend nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.
Der erweiterte Schutz der berühmten Marke sei in Art. 15 MSchG geregelt. In der Schweiz wurden bis anhin z. B. Google (vgl. Google, Inc. v. Donna Mahony, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0017), Gucci (BGE 116 II 614), Fiat (vgl. Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli,
WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0020), Maggi (BGer. 4C.376/2004) und Nike (BGE 124 III 278) als berühmte Marken qualifiziert. Massgebend für die Beurteilung der Berühmtheit sei der schweizerische Geschäftsverkehr. Eine Berühmtheit nur bei den typischen Abnehmern genüge nicht. Vielmehr müsse die Marke auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereiches die Wertschätzung geniessen, die es zu schützen gelte (Willi, MSchG, Art. 15 N 17). In majore minus sei auf die niedrigeren Kriterien hinzuweisen, um bei einer schwachen Marke (wie ACTIVIA) eine Verkehrsgeltung im Sinne eines erhöhten Schutzumfanges beanspruchen zu können. Der Gebrauch im Ausland sei grundsätzlich für die Verkehrsdurchsetzung unerheblich (Willi, MSchG, Art. 2 N 179). Der Gebrauch eines Zeichens müsse dauerhaft, unangefochten und markenmässig in der Schweiz erfolgen (Willi, MSchG, Art. 2 N 179).
Es fehle somit an jeglicher Verletzung von ACTIVIA Markenrechten der Gesuchstellerin durch die Registrierung des Domainnamens und die Marken „activia” der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsgegnerin habe umfassend sowie plausibel dargelegt, dass sie mittels ihrer „Activia” Domain-Namen und Marken eine genuine, kennzeichen-rechtlich rechtmässige Geschäftstätigkeit im nicht gleichartigen Bereich von Messen für Senioren betreibe und ihre Zeichenregistrierung nicht das Geringste mit den AKTIVIA Marken der Gesuchstellerin zu tun hätten. Ihre prioritäre <activia.ch> Domainnamen Registration im Mai 2006 habe infolgedessen auch nicht das Geringste mit dem ihr damals nicht bekannten, späteren Markteintritt durch die Gesuchstellerin zu tun.
Diesbezüglich bestehe oder bestand auch keine Behinderungsabsicht. Vielmehr sei die Gesuchsgegnerin an dem URL “activia.ch” rechtmässig prioritär berechtigt. Dies gelte auch unter dem Titel des Lauterkeitsrechts, welches nicht nur vom selben Begriff der Verwechslungsgefahr wie das Markenrecht ausgehe, sondern auch den Grundsatz hochhalte, wonach lauterkeitsrechtlich nicht etwas verpönt sein könne, was marken- oder domainnamenrechtlich ausdrücklich bzw. nach dem Prioritätsprinzip erlaubt sei.
Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin seit den ersten Kontakten wiederholt Summen zwischen € 500.- und 5000.- zur Übertragung des „www.activia.ch” URL anbiete. Der zeichenrechtlich vollumfänglich abgestützten Gesuchsgegnerin sei es in Anbetracht ihrer erwiesenen (Aufbau-)Kosten für die activia Messe, welche sie grundsätzlich weiterbetreiben und lukrativ gestalten möchte, nicht nur erlaubt, diese Angebote abzulehnen, sondern auch Gegenangebote zu machen, die einem Bruchteil der von ihr verauslagten Kosten entsprechen. Darin sei nichts Rechtswidriges zu sehen (vgl. Baccarat SA v. Celik Necat, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0015 betreffend <baccarat.ch>).
Aus den vorgenannten Gründen ersucht die Gesuchsgegnerin deshalb um Gutheissung ihres Antrages auf Abweisung des Gesuchs auf Übertragung des Domain-Namens <activia.ch>.
6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(d) muss eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
A. Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts
(i) Formaler Vergleich der Kennzeichen
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin folgender internationaler Wortmarken mit Gültigkeit auch für die Schweiz ist:
- ACTIVIA, Nr. 725041, eingetragen am 13. Oktober 1999, in den Klassen 29, 30 und 32;
- ACTIVIA, Nr. 759380, eingetragen am 18. Mai 2001, in der Klasse 38.
Daneben verfügt sie über auch in der Schweiz gültige internationale Wortbildmarken, welche die Bezeichnung “activia” beinhalten.
Somit ist die Gesuchstellerin Inhaberin von in der Schweiz gültigen Kennzeichen, die (mit Ausnahme einer Wortbildmarke) grundsätzlich gegenüber dem am 29. Mai 2006 von der mit der Gesuchsgegnerin eng verbundenen Plus.ch AG eingetragenen Domainnamen <activia.ch> prioritär sind.
Ferner ist der von der Gesuchsgegnerin verwendete strittige Domainnamen mit den von der Gesuchstellerin geltend gemachten Marken ACTIVIA (unter Weglassung des hierbei nicht relevanten cc Top-Levels “.ch”) wort- und klanggleich. Rein formal gesehen sind die infragestehenden Zeichen somit verwechselbar und der Domainname steht mit den von der Gesuchstellerin registrierten Marken in Konflikt.
(ii) Verwechslungsgefahr bzw. Produktegleichartigkeit
Dies allein reicht jedoch nicht, damit eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin festgestellt werden kann. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken resultiert aus der Kombination von Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit und Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann ein Markeninhaber Dritten nur den Gebrauch eines ähnlichen oder identischen Zeichens für gleichartige oder identische Produkte verbieten. Dieses Prinzip gilt auch bei Domainnamen (BGE 4C.88/2007, E.2.2.2, sic! 2008, 45, “zero/zerorh+”).
In gewissen Urteilen zur Verwechslungsgefahr von Marken und Domainnamen hat das Bundesgericht festgehalten, dass es zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Waren oder Dienstleistungen ankomme, die auf der unter dem Domainnamen zugänglichen Website angeboten werden (BGE 4C.377/2002, E. 2.2, sic! 2003, 822 f. “T-Online/tonline.ch”; BGE 128 III 401, E. 7.2.2, “luzern.ch”). Das Bundesgericht nahm bei dieser Rechtsprechung an, dass es zur Annahme einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr genüge, wenn der Benutzer des Internets unter einem Domainnamen einen bestimmten Anbieter erwartet, selbst wenn er sofort bei Besuch der Webseite bemerkte, dass er sich getäuscht hatte (Mark Schwenzer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahre: Fair.ch?, in AJP/PJA 2009, 982). Diese Auffassung lässt sich unter gewissen Umständen bei namensrechtlichen Ansprüchen vertreten, wurde aber seit geraumer Zeit als mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Praxis kritisiert (siehe u.a. Ueli Buri in SIWR III/2, Basel 2005, 355). In einem jüngeren Urteil hat das Bundesgericht seine frühere Haltung denn auch aufgegeben und festgehalten, dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Inhalt der unter dem Domainnamen zugänglichen Webseite ankommt (BGE 4C.31/2004, E. 4.2, sic! 2005, 200, “www.riesen.ch”; ebenso: HGE AG Nr. OR.2004.00041 vom 17. Februar, Ingres News 6/2005, “www.libosan-versand.ch”). Dieser Ansicht ist beizupflichten.
Gestützt auf diese neuere Bundesgerichtspraxis haben diverse Expertenentscheide Gesuche abgewiesen, wenn der Domainname für eine Webseite verwendet wird, auf der Produkte angeboten werden, die nicht gleichartig sind mit Produkten, die von der geltend gemachten Marke beansprucht werden (vgl. Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli, WIPO Verfahren Nr. DCH2005-0012 vom 30. August 2005, <vita.ch>; EasyGroup IP Licensing Ltd v. Pascal de Vries, WIPO Verfahren Nr. DCH2005-0019 vom 2. Dezember 2005, <easyhotel.ch>; Smoby Suisse Sàrl and Smoby S.A. v. Velos Schrade, Inhaber Fredy Zaugg,WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0006 vom 2. November 2007, <smoby.ch>; Attilio Meyer AG v. Claro. S.C.R.L.,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0002 vom 25. Juni 2008, <kickdown.ch>; Baccarat SA v. Celik Necat,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0015 vom 11. Dezember 2008, <baccarat.ch>; Marc Schwenzer, op.cit. ,982). Von diesem Prinzip kann nur im Falle berühmter Marken abgewichen werden (siehe unten).
Der vorliegende Fall liegt nicht anders. Die Gesuchsgegnerin hat glaubwürdig dargelegt, dass sie bzw. die Puls.ch AG bereits im November 2005 mit der Planung einer Seniorenmesse begonnen hatte, wobei der Name “activia” für die entsprechende Veranstaltung am 29. Mai 2006 festgelegt und der Domainname noch am selben Tag registriert wurde. Es ist unbestritten, dass die Messe “activia” im November 2007 durchgeführt wurde, wobei die Webseite zur Anmeldung und Zusammenstellung interaktiver Programme benutzt werden konnte. Aus den Akten und der seit 2007 praktisch eingefrorenen Webseite ergibt sich kein Hinweis, dass die Gesuchsgegnerin den Domainnamen für andere Aktivitäten als die Durchführung von Seniorenmessen zu verwenden gedenkt. Es liegen insbesondere keine Angaben vor, wonach die Gesuchsgegnerin über ihre Webseite bzw. durch Gebrauch des strittigen Domainnamens auf dem Gebiet von Nahrungsmittelprodukten tätig wäre bzw. werden möchte. Somit kann festgehalten werden, dass der strittige Domainname ausschliesslich für die Werbung und Unterstützung einer Messe für Senioren verwendet wird.
Die Marken der Gesuchstellerin betreffen verschiedene Nahrungsmittelprodukte (Klassen 29, 30 und 32) und werden in der Schweiz nach Angaben der Gesuchstellerin seit September 2006 namentlich für Frischmilchprodukte verwendet. Einen Nachweis für den Gebrauch (in der Schweiz) ihrer Marke im Bereich der Telekommunikation (Klasse 38) hat die Gesuchstellerin nicht ins Recht gelegt.
Somit kann festgehalten werden, dass der Domainname für eine Webseite verwendet wird, auf der Produkte angeboten werden, die nicht gleichartig sind mit Produkten, die von den von der Gesuchstellerin geltend gemachten Marken beansprucht werden (siehe auch den eingereichten Entscheid Nr. B-8105/2007 des Bundesverwaltungsgerichts zwischen den Parteien vom 17. November 2008, E. 4.2.2).
(iii) Frage der Berühmtheit der geltend gemachten Marken
Wie erwähnt kann das markenrechtliche Spezialitätsprinzip auch bei Domainnamen nur dann ausgeschaltet werden, wenn es sich um berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG handelt.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements muss eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegen. Der Experte ist der Ansicht, dass eine solche nur dann angenommen werden kann, wenn es sich um gerichtsnotorisch berühmte Marken handelt wie z.B. Coca Cola (BGE 116 II 463), Gucci (BGE 116 II 614), Nike (BGE 124 III 280; BGE C.287/2004 vom 27. Oktober 2004) usw. oder wenn der Gesuchsgegner die Berühmtheit nicht bestreitet und sich diese aus den eingereichten Beweismitteln klar und mühelos ergibt. Aufgrund der Raschheit des Streitbeilegungsverfahrens drängt sich eine solche Praxis geradezu auf, da sich in diesem Zusammenhang regelmässig komplexe Sachverhalts- und Rechtsfragen stellen, für deren Beurteilung ein ordentliches Gerichtsverfahren besser geeignet ist.
Dessen ungeachtet und im Rahmen des Möglichen, innerhalb eines administrativen Streitbeilegungsverfahren, hat der Experte eine summarische Prüfung der von der Gesuchstellerin geltend gemachten Berühmtheit der Marken ACTIVIA vorgenommen.
Vorerst ist festzuhalten, dass die Berühmtheit auf das Territorium der Schweiz zu beziehen ist; ausschlaggebend ist die Auffassung des schweizerischen Geschäftsverkehrs (Guido Laredo, Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, 2006, S. 102). Ausländische Gerichtsentscheide, welche der Marke ACTIVIA der Gesuchstellerin allenfalls Berühmtheit zuerkannt haben, haben deshalb grundsätzlich nur sehr beschränkte Aussagekraft. Immerhin ist denkbar, dass eine Marke durch ausschliessliche Benutzung im Ausland eine überragende Verkehrsgeltung in der Schweiz erlangt (Laredo, op.cit., S. 102).
Das Gesetz definiert die berühmte Marke nicht. Anhaltspunkte ergeben sich immerhin daraus, dass Art. 15 MSchG berühmte Marken vor Rufausnutzung oder –beeinträchtigung sowie vor Beeinträchtigungen ihrer Unterscheidungskraft schützen will. Berühmtheit ist dort anzunehmen, wo sich der in Art. 15 MSchG umschriebene erweiterte Schutz sachlich rechtfertigt. Das ist dann der Fall, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich nutzen lässt, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren- oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern (BGE 124 II 279).
Berühmtheit setzt voraus, dass die Marke sich bei einem breiten Publikum allgemeiner Wertschätzung erfreut (BGE 124 III 279 f.). Denn solange nur eng begrenzte produktspezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Bedürfnis nach einem erweiterten Schutz (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 215). Die Marke muss also auch ausserhalb des Kreises der potenziellen Käufer der infragestehenden Produkte sehr bekannt sein (BGE 4C.31/2004 “Riesen”; sic ! 1997, 164, “Playboy”; Yvan Cherpillod, le droit suisse des marques, S. 181 ff.).
Soweit der Experte die diversen von der Gesuchstellerin vorgelegten dürftig erklärten Marktstudien beurteilen kann, ergibt sich daraus, dass es sich nicht um eigentliche demoskopische Umfragen im relevanten allgemeinen Publikum handelt. Die eingereichten Dokumente lassen eher darauf schliessen, dass es sich um “Brand and Advertising Awareness” also um die Abklärung des Einflusses der Activia-Produktewerbung auf ausgewählte Konsumenten handelt. Das geprüfte Universum wird denn auch in einem der Dokumente wie folgt umschrieben: “All linguistically assimilated women in German-speaking Switzerland, who are between 18 and 65 years old and are using dairy products at least two times a month.” Solche Studien werden den Anforderungen der oben zitierten Doktrin und Rechtsprechung, welche das Allgemeinpublikum anvisieren, zum vornherein nicht gerecht. Abgesehen davon scheinen die von der Gesuchstellerin produzierten Zahlen bezüglich “brand awareness” (ein Dokument spricht z.B. von 7,6 % “unaided brand awareness”) weit von den von der Doktrin ins Feld geführten 30-40 % der Gesamtbevölkerung (Heinzelmann, Der Schutz der berühmten Marke, Zürich, 1993, S. 120 f.) bzw. dem von der deutschen Praxis verlangten 70%-Erfordernis entfernt (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2002, Rz. 5.162).
Dessen ungeachtet und im Rahmen des innerhalb eines administrativen Streitbeilegungsverfahrens Möglichen, hat der Experte deshalb aufgrund seiner summarischen Prüfung zum Ergebnis, dass die Marke ACTIVIA in der Schweiz (noch) keine Berühmtheit erlangt zu haben scheint, trotz der von der Gesuchstellerin erwähnten intensiven Werbung im grenznahen Ausland.
Da es aus Sicht des Experten schon an der Berühmtheit fehlt, muss auf die geltend gemachten Verletzungshandlungen (Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung, Verwässerung) nicht eingegangen werden.
(iv) Unlauterer Wettbewerb
Die Gesuchstellerin macht auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG geltend.
Der Tatbestand von Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass durch die inkriminierte Massnahme eine Verwechslungsgefahr mit den im weiten Sinne zu verstehenden Leistungen eines anderen Mitbewerbers entsteht (Pedrazzini/Pedrazzini, op.cit., Rz. 5.75). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts ein einheitlicher (BGE 126 II 315 E. 7b). Wie oben, bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr festgehalten, besteht keine Produktegleichartigkeit, so dass ein wesentliches Element für die Annahme einer Verwechslungsgefahr auch hier fehlt. Im weiteren gibt es auch keinen Hinweis in den Akten darauf, dass der Domainname der Gesuchsgegnerin als “Lockvogel” dient, indem die Erwartungen eines Suchenden zwecks Kundenfang ausgenützt werden (Jann Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, 2000, Rz. 368).
Schliesslich bleibt noch zu klären, ob die Gesuchsgegnerin, wie die Gesuchstellerin behauptet, durch ihr Gebaren Art. 2 UWG verletzt hat. Gemäss dieser Bestimmung ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter und widerrechtlich, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
Eine Berufung auf die Generalklausel ist dann möglich, wenn das fremde Kennzeichen durch den Dritten in der Absicht als Domainname registriert wird, dem (ausländischen) Kennzeicheninhaber generell den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren oder aber dem Kennzeicheninhaber vor dem Hintergrund der Versperrung des weiteren “Markteintrittes” finanzielle oder anderweitige Vorteile (im Austausch gegen den Domainnamen) abzuringen (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2002, Rz. 4.32).
Von der Versperrung des Marktzugangs der Gesuchstellerin kann im vorliegenden Fall nicht die Rede sein, sind die Parteien doch auf völlig verschiedenen Märkten (Lebensmittel – Messeveranstaltung) tätig.
In der Literatur wird zudem darauf hingewiesen, dass eine Versperrung dann relevant sein kann, wenn der Kennzeicheninhaber unter der “.ch” TLD in der Schweiz nicht auftreten kann und deshalb tatsächlich behindert wird. Dies sei der Fall, wenn der Kennzeicheninhaber einen überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit über das Internet abwickeln will (Ueli Buri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, 2000, S. 146; Pedrazzini/Pedrazzini, op.cit., Rz. 4.35). Dies ist hier nicht der Fall und die Gesuchstellerin hat denn auch nicht behauptet, dass sie ihre Frischmilchprodukte in der Schweiz über das Internet bzw. einen .ch URL zu verkaufen gedenkt.
Aus den Akten ergibt sich auch sonst nichts, was als unlauter anzusehen wäre. Dass die Gesuchsgegnerin ab einem gewissen Zeitpunkt geneigt war bzw. heute bereit ist, ihren Domainnamen der Gesuchstellerin zu verkaufen ist an sich nichts Unlauteres. Dass sie hierbei aus Sicht der Gesuchstellerin einen zu hohen Transfertbetrag fordert, mag an dieser Beurteilung nichts ändern, da die Gesuchsgegnerin kommerziell frei handeln kann solange sie sich nicht in rechtswidriger Position befindet.
B. Verteidigungsgründe
Auf Grund der oben erwähnten Ausführungen kann aus Sicht des Experten ausgeschlossen werden, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung und/oder beim Gebrauch des streitgegenständlichen Domainnamens rechtswidrig gehandelt hat. Aus den Erwägungen unter 6 A. geht im weiteren hervor, dass die Gesuchsgegnerin relevante Verteidigungsgründe im Sinne von § 24 (d) (ii) des Verfahrensreglements schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
C. Rechtfertigung der Übertragung
In Anbetracht der Gesamtumstände dieses Falles, rechtfertigt sich die Übertragung des strittigen Domainnamens nicht.
7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von der Gesuchstellerin beantragte Übertragung des Domainnamens <activia.ch> ab.
Dr. Thomas Legler Experte
Datum: 9. November 2009
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