Le nom de domaine litigieux <topsante.net> (ci-après, le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Reworld Media Magazines auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 février 2020. En date du 28 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 2 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 mars 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2020. Après une requête du Défendeur, la date d’échéance pour soumettre une réponse a été prolongée au 17 avril 2020. Le 16 avril 2020, le Défendeur a demandé une de prolongation de 2 mois de la date d’échéance pour soumettre une réponse, ce qui a été refusé par le Centre. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 17 avril 2020.

En date du 29 avril 2020, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Reworld Media Magazines (anciennement dénommée Mondadori Magazines France), est titulaire de plusieurs marques nationales et internationales comportant les termes TOP SANTE, dont:

- la marque verbale française TOP SANTE n° 1547341, enregistrée avec une date de priorité remontant au 20 juillet 1987 en classes 35, 38 et 41;

- la marque figurative de l’Union Européenne comportant les termes TOP SANTé le magazine de la bonne santé n° 003494077, enregistrée le 4 juillet 2005 en classes 16, 38 et 41.

Ces marques sont exploitées pour désigner le magazine “TOP SANTé” dédié à la santé et au bien-être, édité par la Requérante depuis près de 30 ans. La Requérante est également titulaire de plusieurs noms de domaine, dont les suivants:

- <topsante.fr> enregistré le 1er janvier 2001;

- <topsante.com> enregistré le 14 décembre 1996;

- <topsante.be> enregistré le 12 juillet 2001;

- <topsante.org> enregistré le 7 novembre 2014.

Le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux <topsante.net> le 18 mars 2018, et est également titulaire du nom de domaine <topsante.tn>, enregistré le 19 mars 2018. Le Nom de Domaine Litigieux renvoyait à un site web dédié au bien-être et à la santé.

Le 15 mars 2018, le Défendeur a déposé une marque figurative tunisienne comportant les termes TOP SANTE sous le n° TN/T/2018/0678 en classes 16, 35, 41, 42 et 44. Cette marque tunisienne a été enregistrée en juin 2019.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à sa marque TOP SANTE sur laquelle la Requérante prétend avoir des droits.

La Requérante soutient également que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom et la Requérante ne l’a jamais autorisé à exploiter sa marque TOP SANTE de quelque manière que ce soit.

Enfin, la Requérante considère que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon la Requérante, le Défendeur avait connaissance de la Requérante lorsqu’il a enregistré le Nom de Domaine Litigieux, étant donné qu’il ne pouvait ignorer l’existence et le contenu des sites web liés aux noms de domaine <topsante.com> et <topsante.fr> de la Requérante. Le site web rattaché au Nom de Domaine Litigieux est calqué sur le site officiel de la Requérante en prenant la forme d’un magazine électronique présentant des articles en des catégories identiques ou très proches de celles utilisées par la Requérante. En utilisant le Nom de Domaine Litigieux, le Défendeur a donc sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec le magazine “Top Santé” de la Requérante, les Internautes pouvant penser que ce site est exploité par la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir que le Nom de Domaine Litigieux représente une image de sa marque tunisienne comportant les termes TOP SANTE. Le Défendeur soutient que les lettres TOPSANTE ne sont pas exclusivement associées à la Requérante et peuvent avoir de nombreuses significations différentes. Le Défendeur prétend avoir choisi les lettres TOPSANTE pour la signification suivante: Tunisie Offre Professionnels de Santé.

Le Défendeur considère que le Nom de Domaine Litigieux est différent des noms de domaine de la Requérante et qu’il ne fait nullement allusion aux produits ou services de la Requérante, son site renvoyant une impression d’ensemble différente de la marque de la Requérante en adoptant une présentation totalement distincte.

Le Défendeur estime avoir un droit légitime sur le Nom de Domaine Litigieux par l’enregistrement de sa marque tunisienne.

Le Défendeur considère enfin que le Nom de Domaine Litigieux n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. Il ne se considère pas comme un concurrent de la Requérante et estime que le Nom de Domaine Litigieux est utilisé depuis plusieurs années dans le cadre d’entreprises auxquelles il est associé. La Requérante n’a porté plainte contre le Nom de Domaine Litigieux qu’après presque 2 ans, laissant le site associé acquérir une certaine audience. Ceci démontrerait que la Requérante est motivée par des fins lucratives.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès de la Requérante et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que la Requérante doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, la Requérante doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, la Requérante doit établir qu’elle a des droits de marque dont elle est titulaire. Comme la Requérante démontre être titulaire d’une marque verbale TOP SANTE ainsi que plusieurs marques figuratives dont l’élément textuel dominant est TOP SANTé, la Requérante a établi qu’il existe des droits de marque dont elle est titulaire. Les marques de la Requérante sont antérieures à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.net”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque de la Requérante et le Nom de Domaine Litigieux (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.11).

Dès lors, la Commission considère que le Nom de Domaine Litigieux <topsante.net> est similaire au point de porter à confusion à la marque de la Requérante en ce qu’il reproduit la marque invoquée dans son entièreté en supprimant simplement l’espace entre les mots TOP et SANTE.

La Commission estime que la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque de la Requérante peut prêter à confusion. Dès lors, la Requérante a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour la Requérante de démontrer qu’à première vue (primafacie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (VoirSynthèse, version 3.0, section 2.1).

Selon les informations obtenues par l’Unité d’enregistrement, le nom du Défendeur est Badis Bouchaala et le nom de son organisation est la société Hexagon.

La Requérante et le Défendeur confirment qu’il n’existe aucune relation juridique ou économique entre eux.

Au vu des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la Requérante a démontré qu’à première vue, le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Il incombe donc au Défendeur de démontrer le contraire.

Le Défendeur prétend que la société Hexagon est connu en Tunisie sous la marque TOPSANTE mais ne produit qu’une preuve d’un dépôt d’une marque figurative en Tunisie datant du 15 mars 2018. De plus, le Défendeur ne fournit aucune preuve de l’utilisation du signe figuratif tel qu’il a été déposé, à savoir les termes “Top Sante” en vert et bleu combiné avec un logo rond dans les mêmes couleurs. Le site web associé au Nom de Domaine Litigieux ne mentionne que l’abréviation “TS” en rouge en haut de la page, ainsi que “Tsante” en bas de la page.

En vertu de ses pouvoirs généraux, la Commission a pu vérifier que la marque du Défendeur a bien été enregistrée en juin 2019 en Tunisie. Toutefois et en tout état de cause, l’existence d’une marque au nom du Défendeur ne confère pas automatiquement des droits ou des intérêts légitimes à celui-ci. Les commissions UDRP ont généralement refusé de reconnaître à un défendeur des droits ou intérêts légitimes vis-à-vis d’un nom de domaine sur la base d’un enregistrement de marque correspondant lorsque les circonstances générales démontrent que cette marque a été obtenue principalement pour contourner l’application des principes UDRP ou pour empêcher le requérant d’exercer ses droits (ne serait-ce que dans une juridiction particulière) (voir Synthèse, version 3.0, section 2.12.2).

En application des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par le paragraphe 10 des Règles, la Commission a fait une recherche limitée concernant le Défendeur. Il s’avère que le Défendeur, Badis Bouchaala, en tant que représentant de l’organisation Actuality World, Consly, a été impliqué dans une précédente affaire UDRP contre la Requérante, laquelle opérait alors sous sa précédente dénomination Mondadori Magazines France (Mondadori Magazines France contre Actuality World, Consly, Litige OMPI No. D2018-0254, <topsante.org>). Il en ressort que le dépôt de marque invoqué en l’espèce par le Défendeur a été effectué après avoir eu connaissance du litige faisant l’objet de cette précédente affaire.

Dès lors, la Commission estime que le Défendeur ne peut se prévaloir du dépôt de marque invoqué pour justifier un droit sur les termes TOP SANTE dans le cadre de la présente procédure UDRP.

En outre, le Défendeur prétend avoir choisi les lettres TOPSANTE pour la signification suivante: “Tunisie Offre Professionnels de Santé”. La Commission n’est pas convaincue par cette explication, notamment au vu du fait que le site web associé au Nom de Domaine Litigieux ne mentionne pas cette abréviation, mais plutôt les abréviations “TS” en haut et “Tsante” en bas de la page. De plus, les articles disponibles sur le site web associé au Nom de Domaine Litigieux portent sur des sujets accessibles à tous, et ne sont nullement de nature à s’adresser qu’aux professionnels de la santé.

Au vu de ce qui précède et des circonstances générales de l’affaire, la Commission estime sur la balance des probabilités que la Requérante a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Requérante doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir Synthèse, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

Enregistrement de mauvaise foi

Il est de jurisprudence constante que le simple enregistrement d’un nom de domaine qui est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque réputée ou largement connue par une entité non affiliée peut en soi créer une présomption de mauvaise foi (voir Synthèse, version 3.0, section 3.1.4).

Tel que mentionné plus haut, le Défendeur Badis Bouchaala, en tant que représentant de l’organisation Actuality World, Consly, a déjà été impliqué dans une affaire UDRP contre la Requérante (Mondadori Magazines France contre Actuality World, Consly, Litige OMPI No. D2018-0254, <topsante.org>). Dans cette affaire, la commission a estimé que “le Défendeur a sciemment enregistré un nom de domaine correspondant à la marque de la Requérante que cette dernière n’avait pas enregistré en Tunisie pour y développer une activité concurrente, tirant parti de la réputation de la Requérante notamment en France. Un tel enregistrement et une telle utilisation ne sauraient être protégées en tant qu’ils ont manifestement eu lieu de mauvaise foi”.

Le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux en mars 2018 après avoir reçu la plainte de la Requérante dans le précédent Litige OMPI No. D2018-0254. Par conséquent, le Défendeur avait une parfaite connaissance de la Requérante et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. La Commission estime dès lors que l’enregistrement du Nom de Domaine a été effectué de mauvaise foi.

Usage de mauvaise foi

Selon la Commission, si l’on peut remarquer certaines différences entre le site web de la Requérante et le site web associé au Nom de Domaine Litigieux, il reste que les deux sites web prennent la forme d’un magazine électronique sur le thème de la santé présentant des articles en des catégories identiques ou très proches. Compte tenu de l’ancienneté des marques de la Requérante et de la réputation qui en découle, la Commission considère que l’ensemble des circonstances tend à démontrer sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques de la Requérante.

Le fait que la Requérante n’ait pas soumis de plainte plus tôt à l’encontre du Nom de Domaine Litigieux ne peut aucunement lui être reproché. La Requérante n’était pas nécessairement au courant de l’existence du Nom de Domaine Litigieux et n’est aucunement obligée d’agir dans un certain délai (voir Synthèse, version 3.0, section 4.17). L’existence d’autres noms de domaine violant potentiellement les droits de marque de la Requérante n’a aucune incidence sur la présente affaire UDRP.

La Commission déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que la Requérante a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <topsante.net> soit transféré à la Requérante.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 8 mai 2020