Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Comisión Federal de Electricidad c. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD
Caso No. D2018-2137
1. Las Partes
La Demandante es Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en Ciudad de México, México, representada internamente.
La Demandada es Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD, con domicilio en Ciudad de Panamá, Panamá.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cfemex.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Media Elite Holdings Limited.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2018. El 19 de septiembre de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de septiembre de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 13 de octubre de 2018.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 24 de septiembre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 24 de septiembre de 2018. La Demandada no contestó a la comunicación del Centro.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de octubre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de noviembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de noviembre de 2018. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa mexicana de titularidad pública perteneciente al estado mexicano, fundada en 1937, que produce y comercializa energía eléctrica en este país, siendo uno de los principales proveedores de este servicio en el mismo.
La Demandante es titular de varias marcas mexicanas con las que identifica sus productos y servicios, que contienen o consisten en la denominación coincidente con su denominación social “Comisión Federal de Electricidad” y/o el acrónimo de su denominación social “CFE” solas u unidas a otros elementos gráficos y/o denominativos. Son suficientemente representativas de las mismas para el presente procedimiento:
La Marca Mexicana No. 913401 CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO, registrada el 13 de diciembre de 2005 y vigente para servicios de la clase 37;
La Marca Mexicana No. 1107934 CFE, registrada el 24 de junio de 2009 y vigente para servicios de la clase 37;
La Marca Mexicana No. 1080751 CFE, registrada el 23 de enero de 2009 y vigente para productos de la clase 9;
La Marca Mexicana No. 1080996 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, registrada el 26 de enero de 2009 y vigente para productos de la clase 9;
La Marca Mexicana No. 1744471 CFE, registrada el 19 de abril de 2017 y vigente para servicios de la clase 35;
La Marca Mexicana No. 1743788 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, registrada el 18 de abril de 2017 y vigente para servicios de la clase 35;
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <cfe.gob.mx>, registrado el 28 de febrero de 1995, que identifica su página Web oficial, mediante la cual proporciona información a sus clientes sobre su entidad, promociona y oferta sus productos y servicios.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de agosto de 2000 y se encuentra vinculado a una página Web en la que, además de ofertarse la venta mediante subasta del propio nombre de dominio en disputa, se contienen varios enlaces depago por clic(“PPC”) a páginas Web de terceros relativos a diversos sectores económicos, principalmente vuelos, hoteles y paquetes turísticos a Cancún, juegos y apuestas deportivas.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que además de sus marcas registradas, es titular de una marca notoria no registrada relativa a su acrónimo CFE, utilizada en el mercado y conocida de forma notoria en México e internacionalmente desde su creación en 1937 y que utilizada en Internet desde 1995, fecha en la que registró y comenzó el uso de su nombre de dominio <cfe.gob.mx>.
Que el hecho de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado antes de haber procedido al registro sus marcas, no afecta a los efectos de la Política en relación al primer elemento.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o, al menos, similar en grado de confusión a sus marcas, en especial a su marca CFE, siendo éste acrónimo el elemento predominante dentro del nombre de dominio en disputa, fácilmente reconocible en el mismo, ya que el dominio genérico de primer nivel “.com” carece de significación jurídica y las letras “mex”, al ser la normal abreviatura del país mexicano, serán percibidas por los usuarios de Internet como simple indicación de la ubicación o nacionalidad de la Demandante y de su marca CFE, incrementando así el riesgo de confusión.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizada para el uso de las marcas de la Demandante ni es comúnmente conocida o titular de ninguna marca que incluya o consista en la denominación “CFE”, cuyos derechos corresponden de forma exclusiva a la Demandante, por su uso desde 1937. Tampoco se utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino para obtener ingresos ilícitos derivados de su venta y mediante un listado de enlaces PPC, no estando propiamente activo el nombre de dominio en disputa, sino que se encuentra ligado a un sitio Web de Sedo (conocido subastador de nombres de dominio), que contiene la leyenda “La publicidad mostrada a través de esta página procede de un tercero y ni Sedo ni el propietario del dominio tienen relación directa con el contenido mostrado”.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado teniendo conocimiento real o presunto de la marca notoria CFE de la Demandante, cuyo uso en el mercado se remonta a más de 63 años y a cinco años antes del registro del nombre de dominio en disputa, en Internet. Su marca notoria se usaba desde 1996 en la página web corporativa y el nombre de dominio <cfe.gob.mx>, por lo que la Demandada conocía o debía haber conocido su existencia, una simple búsqueda en Internet hubiera revelado su existencia. El carácter renombrado de su marca CFE ha sido reconocido por diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Además, la adición de las letras “mex” revela la intención de generar confusión en los consumidores, aproximándose y apuntando a su nombre de dominio, con una conducta similar a la del typosquatting, con la finalidad de aprovecharse del renombre de su marca para obtener beneficios económicos, a través de un uso de mala fe.
Que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe aprovechando el engaño o confusión que genera con su nombre de dominio, para aumentar el tráfico de usuarios de Internet al sitio Web al que se encuentra vinculado en el nombre de dominio en disputa, el cual incluye enlaces a páginas Web de terceros por las que la Demandada obtiene beneficio económico bajo el esquema de PPC, tratando así de capitalizar el prestigio y notoriedad de su marca CFE y generando asociación directa y/o confusión con su marca y con su entidad.
Que también corrobora la mala fe de la Demandada su intención de vender en subasta el nombre de dominio en disputa por un precio de salida de USD 500, precio que excede en mucho a su coste de registro y se vería incrementado en la subasta.
Que el registro y uso del nombre de dominio en disputa deliberadamente perturba la actividad estratégica de la Demandante e impide su uso por la misma. Además, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para realizar ataques cibernéticos, intentando acceder de forma no autorizada e incluso propagar software malicioso en los equipos informáticos de los usuarios que acceden a la página Web de la Demandada, lo que daña gravemente su imagen corporativa y la reputación de sus marcas.
La Demandante cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política que considera que apoyan su posición.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Cuestión Preliminar: Idioma del Procedimiento
De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las partes o mención expresa en el acuerdo de registro, el idioma de procedimiento es el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad de grupo administrativo de expertos de determinar lo contrario.
La Demandante solicitó que el idioma de procedimiento fuera el español, dado que las partes son de nacionalidad o se encuentran ubicados en México y Panamá, países en los que el español es idioma oficial, además, la página Web a la que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa se encuentra en este mismo idioma, así como también la mayor parte de los enlaces PPC incluidos en la misma.
La Experta considera fundada la solicitud de la Demandante, admitiendo que el idioma de procedimiento sea el español, en aras a la mayor celeridad del proceso e igualdad de trato entre las partes.
7. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda a la Experta la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas mexicanas que consisten o contienen las denominaciones coincidentes con su denominación social “Comisión Federal de Electricidad” y/o el acrónimo de la misma “CFE”, solas o unidas a otros elementos gráficos y/o denominativos. Todas ellas se encuentran registradas y vigentes, comprendiendo diversos servicios productos y servicios relacionados con la actividad de la Demandante como empresa proveedora de energía eléctrica.
La circunstancia de que las referidas marcas hayan sido registradas por la Demandante con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, no afecta al análisis de la concurrencia del primer requisito exigido por la Política. Como han aclarado diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política, ésta no hace especial referencia a la fecha en la que el titular haya adquirido sus derechos de marca. Véase en este sentido la sección 1.1.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Es importante también destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la Demandante. La existencia de logos u otros elementos gráficos en las marcas de la Demandante, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento de la Política.
También es importante precisar que el dominio genérico de nivel superior “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política, si bien su significado puede ser relevante en el análisis de los restantes elementos. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, a excepción del dominio genérico de nivel superior “.com”, el nombre de dominio en disputa reproduce el acrónimo y la marca de la Demandante como primer elemento, añadiendo, a continuación, las letras “mex”, que constituyen una abreviatura usual del país de mexicano. Este país se encuentra íntimamente ligado a la Demandante por ser una empresa de titularidad estatal mexicana, ubicada y que presta sus servicios en México. Por lo que, la Experta considera que la adición de las letras “mex” al acrónimo y marca CFE en el nombre de dominio en disputa no evitará la similitud confusa, aunque la naturaleza de dicho término adicional podría tener relevancia en la evaluación del segundo o tercer elemento.
En conclusión, la Experta considera que el acrónimo y marca de la Demandante CFE es fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo por ello éste último confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento, se requiere que la Demandante acredite que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira,
Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International,
Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen,
Caso OMPI No. D2009-0701.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto ésta no ha sido autorizada para el uso de las marcas de la Demandante ni guarda relación alguna con la misma, no siendo tampoco comúnmente conocida por la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa ni constando el registro de ninguna marca a su favor que contenga o consista en la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa.
Como también alega la Demandante y ha podido comprobar esta Experta, no se utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el mismo se encuentra ligado a una página Web en la que se oferta la venta mediante subasta del propio nombre de dominio en disputa y se contienen enlaces patrocinados a diversas páginas Web de terceros, principalmente en idioma español, relacionados con vuelos, hoteles y paquetes turísticos a Cancún, juegos, apuestas deportivas y otros productos o servicios.
Por otro lado, la Demandada no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
Además, la Experta considera que difícilmente pueden derivarse derechos o intereses legítimos a efectos de la Política del nombre de dominio en disputa, ya que un factor para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce el acrónimo y marca de la Demandante de forma íntegra añadiendo las letras “mex” que igualmente apuntan a la Demandante y a sus marcas, por tratarse de una empresa estatal perteneciente al estado mexicano y ubicada en México. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Igualmente, la Experta nota que el nombre de dominio de la Demandante <cfe.gob.mx>, fue registrado cinco años antes del registro del nombre de domino en disputa.
Asimismo, la Experta nota como, el contenido de los enlaces y la propia página Web en la que estos se encuentran incluidos a la que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa, no parece guardar relación conceptual alguna con la denominación “cfemex” en que consiste el nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias, a juicio de la Experta, impiden considerar que la Demandada, antes de tener constancia de este procedimiento, haya llevado a cabo un uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, no pudiendo considerar acreditada ninguna de las circunstancias indicadas en el párrafo 4(c) de la Política. Por lo que, la Experta considera que no se han refutado las alegaciones y evidencia prima facie presentadas por la Demandante, en relación a la concurrencia de este elemento, no pudiendo concluir que la Demandada posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, la Experta considera que ha quedado acreditado el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que la misma gozaba de notable presencia en Internet y dentro de su sector en mercado mexicano, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y el alcance global de Internet, sería posible presumir que la Demandada, localizada en un país cercano geográficamente como Panamá, pudiera conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica el acrónimo y marca de la Demandante CFE unido a una combinación de letras que apunta al país mexicano donde la Demandante tienen su sede y desarrolla su actividad.
Asimismo, la Experta considera que el uso del nombre de dominio en disputa ayuda a considerar la mala fe de la Demandada. El uso del nombre de dominio en disputa para albergar, de forma exclusiva, enlaces patrocinados de terceros y ofertar mediante subasta la venta del nombre de dominio en disputa, apoya la conclusión respecto de la mala fe de la Demandada.
La Experta nota que, tal y como se ha referido en el segundo elemento, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web con enlaces patrocinados junto con una leyenda indicando que los enlaces se generan de forma automática sin relación con el titular del nombre de dominio. La Experta considera que es importante precisar con respecto a los enlaces de pago por clic generados “automáticamente”, que, en general, un demandado no puede negar su responsabilidad por el contenido que aparece en el sitio web asociado con su nombre de dominio. El hecho de que dichos enlaces sean generados por un tercero, como un registrador, o que el demandado no se haya beneficiado directamente, no es suficiente para evitar por sí mismo una declaración de mala fe. Véase en este sentido la sección 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Otras circunstancias del presente caso corroboran la conclusión de mala fe, como i) la incorporación de forma idéntica del acrónimo y marca de la Demandante CFE añadiendo una combinación de letras que igualmente apunta a la Demandante y su marca, por aludir al país en que ésta opera y presenta sus servicios, reforzando así el riesgo de asociación y de confusión con las mismas, ii) la falta de contestación por parte de la Demandada a la Demanda, no alegando ningún derecho o circunstancia que legitime su registro ni actuación, iii) la falta de un uso de buena fe en relación a una oferta de buena fe de productos y/o servicios, a pesar del tiempo trascurrido desde el registro del nombre de dominio en disputa en el año 2000 y iii) la oferta de venta en subasta del nombre de dominio en disputa por un precio inicial que supera su coste de registro (USD 500).
Todas las circunstancias cumulativas expresadas apuntan, a juicio de la Experta, a la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, habiendo sido registrado y utilizado con la intención de, mediante confusión con la marca y acrónimo de la Demandante, atraer a usuarios de Internet y aumentar el tráfico de la página Web que contiene enlaces patrocinados de terceros, con la intención de obtener un beneficio económico (aun cuando dicho beneficio pudiera no ser directamente percibido por la Demandada) derivado de tal confusión por afiliación o asociación con la marca CFE y la Demandante.
Además, la Experta considera que también apunta a la mala fe del registro la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio de la Demandante <cfe.gob.mx>, siendo la fecha de registro del nombre de dominio en disputa posterior al registro del nombre de dominio de la Demandante.
Como alega la Demandante, y conforme a los informes periciales informáticos que la Demandante ha facilitado, la Experta considera que la proximidad entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio utilizado de la Demandante, hace factible la utilización del primero de forma fraudulenta mediante la usurpación de la identidad de la empresa pública Demandante, en esquemas de phishing u otros actos fraudulentos que conlleven, entre otros, la introducción de software malicioso en los equipos informáticos de los usuarios que accedan a la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa. Tales actos fraudulentos han sido acreditados mediante informes periciales informáticos que incluyen extractos de pantallas de los equipos informáticos de la Demandante que han sido objeto de ataques desde direcciones IP relacionadas con el nombre de dominio en disputa, evidencias aportadas por la Demandante que, a juicio de la Experta, acreditan la actividad fraudulenta, ausencia de derechos e intereses legítimos y corroboran la mala fe de la Demandada. Véase en este sentido la sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <cfemex.com> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 27 de noviembre de 2018
