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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
I-content ltd. Zweigniederlassung deutschland v. Angelo Faraone
Caso No. D2018-1228
1. Le Parti
Il Ricorrente è I-content ltd. Zweigniederlassung deutschland di Berlino, Germania, rappresentato da Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italia.
Il Resistente è Angelo Faraone di Roseto Degli Abruzzi, Italia, rappresentato da Avvocato Ottavio Porto, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <betwin360.com> è registrato presso la società OVH (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso in inglese è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 1 giugno 2018 via email. Il 1 giugno 2018, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 4 giugno 2018, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stato rivelata l’identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un’email al Ricorrente il 4 giugno 2018 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il 4 giugno 2018, il Centro ha notificato alle parti in inglese e in italiano che la lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato era l’italiano. Il 4 giugno 2018 il Resistente ha trasmesso via email al Centre una richesta chiedendo che la lingua del procedimento fosse l’italiano. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato e tradotto in italiano in data 7 giugno 2018.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 11 giugno 2018, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 1 luglio 2018. Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale in 29 giugno 2018. Il 2 luglio 2018, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 24 luglio 2018, Alvaro Loureiro Oliveira quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una nota società specializzata nel settore del marketing online nel settore delle scommese sportive e dei giochi online, ed è divenuta una società leader a livello europeo in tale settore. É stata fondata nel 2006 ed ha sedi a Londra e Berlino.
La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni siti web, raffiguranti il marchio BETWIN e contenenti il termine BETWIN nel nome di dominio, che risultano posizionati tra i primi risultati nei motori di ricerca online (<betwin.com>, <betwin.it>, e <betwin365.it>).
La Ricorrente è anche titolare di numerose registrazioni di marchi per il segno BETWIN, ivi incluse le seguenti:
- marchio Francese No. 4134938, concesso il 20 aprile 2008, per le classi 35, 38, e 41;
- marchio Tedesco No. 30018507, concesso il dicembre 11, 2000, per le classi 35, 37, 39, 41, e 42;
- marchio dell’Unione Europea No. 6849641, concesso il 14 febbraio 2014, per le classi 35, 38, e 41. L’elenco di marchi è stato presentato come Allegato 5 del Ricorso.
- marchio Italiano No. 1658059, concesso il 25 novembre 2015, per le classi 35 e 41.
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato <betwin360.com> il 9 maggio 2017.
Sebbene che la Ricorrente riporta che il nome a dominio sia inattivo, il nome a dominio ora porta a una pagina dei giochi online, chiaramente attiva.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente contende in sostanza:
- che il nome a dominio contestato è identico o induce a confusione poiché riproduce il marchio BETWIN con la mera aggiunta del termine “360”, che infatti è un tentativo de confusione con il nome a dominio <betwin365.it> de sua titolarità;
- che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, poiché non è comunemente riconosciuto con tale nome, non è autorizzato per il Resistente ad utilizzare suo propio marchio nel nome a dominio, e non sta utilizzando in buona fede il nome a dominio contestato;
- che il fatto che il Resistente abbia registrato un nome a dominio identico al noto marchio della Ricorrente dimostra che il Resistente fosse a conoscenza del marchio della Ricorrente al momento della registrazione;
- che il nome a dominio contestato non è utilizzato in buona fede, poiché è collegato ad una pagina web inattiva e che tale detenzione passiva è una dimostrazione di malafede.
B. Resistente
Il Resistente contende in sostanza:
- che l’attività svolta della Ricorrente (marketing) è completamente diversa di quella sua, chi raccoglie direttamente le giocate; le parti, secondo il Resistente, non svolgono attività concorrenziali;
- che il nome a dominio è compreso dell’elemento “360” che consente con di identificare diversamente il Resistente dalla Ricorrente;
- che la tipologia e natura dei servizi offerti dal Resistente è completamente diversa da quella della Ricorrente;
- che l’informazione che il nome a dominio contestato è collegato a una pagina inattiva è falsa, perché il nome a dominio rimanda immediatamente al sito “www.betwin360.it”, e porta a una pagina dei giochi online.
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti;
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato;
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
La Ricorrente ha dimostrato di essere il titolare di numerose registrazioni del marchio BETWIN, tra cui vale citare l’italiano, l’europeo, il tedesco ed il francese. L’elenco di marchi è stato presentato come Allegato 5 del Ricorso. La Ricorrente è anche titolare di numerose registrazioni di nomi a dominio raffiguranti il marchio BETWIN, incluso il nome dominio <betwin365.it>.
Il Collegio riconosce che il nome a dominio contestato induce a confusione con il marchio del Ricorrente poiché riproduce il marchio BETWIN integralmente con la mera aggiunta del termine “360”.
Il Collegio quindi decide che il Ricorrente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente sostiene, credibilmente, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato. Non risulta che il Resistente abbia ricevuto alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi della Ricorrente nè che abbia acquisito diritti sul segno BETWIN. In la sua Risposta, il Resistente non ha riuscito a comprovare, nel intendimento del Collegio.
Il Collegio quindi decide che il Ricorrente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Considerando che la Ricorrente è una società specializzata nel settore del marketing online nel settore delle scommesse sportive e dei giochi online, ed è divenuta una società leader a livello europeo in tale settore, e che il suo marchio BETWIN è ben noto, il Collegio conclude che il Resistente aveva ovviamente conoscenza di tale marchio quando registrò il nome a dominio contestato, e che quindi registrò il nome a dominio in malafede.
Il nome a dominio contestato era collegato ad una pagina web inattiva, secondo la Ricorrente (Allegato 3 del Ricorso fornisce la prova dell’inattività del sito). Ora però il nome a dominio contestato rimanda immediatamente al sito “www.betwin360.it”. In tale sito è riprodotto il marchio della Ricorrente utilizzato in relazione agli stessi servizi delle scommersse online e del gaming. Questo dimostra un uso in malo fede del nome a dominio.
Anche se il nome a dominio <betwin360.it> è al di fuori del problema discusso qui, il Collegio registra che lui è stato registrato a marzo 2017 - cioè, molti anni dopo le registrazioni dei marchi concesse alla Ricorrente. Pertanto l’esistenza di questo nome a dominio ed il collegamento posteriore del nome a dominio contestato non avrà alcuna influenza sulla decisione del Collegio.
Il Collegio quindi decide che il Richiedente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato.
Alvaro Loureiro Oliveira
Membro Unico del Collegio
Data: 6 agosto 2018
