Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Paris Saint-Germain Football c. Andres Vallverde Garcia
Caso No. D2018-0006
1. Las Partes
La Demandante es Paris Saint-Germain Football, con domicilio en Paris, Francia, representada por Cabinet Plasseraud, Francia.
El Demandado es Andres Vallverde Garcia, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <parissaintgermain.group> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del citado nombre de dominio es OVH (el “Registrador”).
3. Iter procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de enero de 2018. El 4 de enero de 2018 el Centro envió a OVH vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de enero de 2018, OVH transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de verificación, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de enero de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de enero de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de enero de 2018.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de febrero de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de hecho
La Demandante es una sociedad registrada en Francia desde el 5 de julio de 1991. La sociedad interviene en el ámbito del fútbol profesional, en la gestión y coordinación de las actividades deportivas de la asociación Paris Saint Germain Football Club, en la organización de eventos de pago y el pago de la remuneración, gestión y coordinación del sector profesional de la asociación.
La Demandante es propietaria, inter alia, de los siguientes registros de marca:
JURISDICCIÓN | MARCA | REGISTRO Nº | FECHA REGISTRO | FECHA SOLICITUD | CLASES DE PRODUCTOS O SERVICIOS |
Unión Europea | P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN | 314336 | 9 de noviembre de 1998 | 24 de julio de 1996 | 25, 28 y 41 |
Unión Europea | MY PARIS SAINT-GERMAIN | 14968382 | 2 de mayo de 2016 | 30 de diciembre de 2015 | 25, 35, 36, 39 y 4 |
Unión Europea | PARIS SAINT-GERMAIN y diseño | 13108411 | 8 de diciembre de 2014 | 22 de julio de 2014 | 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39 y 41 |
Unión Europea | PSG PARIS SAINT-GERMAIN y diseño | 5877956 | 7 de abril de 2008 | 18 de abril de 2007 | 25, 28 y 41 |
Francia | PARIS SAINT-GERMAIN y diseño | 13 4 014 137 | 20 de junio de 2013 | 20 de junio de 2013 | 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 |
Francia | PSG PARIS SAINT-GERMAIN y diseño | 92 408 592 | 4 de marzo de 1992 | 4 de marzo de 1992 | 9, 14, 16, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 |
Marca Internacional | PARIS SAINT-GERMAIN y diseño | 1249364 | 1 de septiembre de 2014 | 22 de julio de 2014 | 3, 9, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 y 41 |
La marca PARIS SAINT-GERMAIN está registrada en la Trademark Clearing House desde diciembre de 2013.
La Demandante utiliza las marcas PARIS SAINT-GERMAIN en su sitio web “www.psg.fr“.
El nombre de dominio en disputa se registró el 14 de noviembre de 2017. El nombre de dominio en disputa redirecciona a un “parking page”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas y nombres de dominio de propiedad de la Demandante, dado que se reproduce el elemento dominante PARIS SAINT-GERMAIN en su totalidad. La omisión del espacio, así como del guion entre los diferentes elementos del signo PARIS SAINT-GERMAIN no permite distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas del Demandante de una manera significativa. De conformidad con jurisprudencia reiterada, las extensiones de primer nivel como “.group” no impiden la existencia de un riesgo de confusión.
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
En primer lugar, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa no corresponde ni al nombre del Demandado ni a una marca o nombre comercial registrados a nombre del Demandado. Con respecto a las búsquedas en las bases de datos de marcas TMview (52 oficinas de marcas) y Asean TMview (10 oficinas de marcas), no existe ninguna solicitud de marca y/o marca registrada PARIS SAINT GERMAIN a nombre de Andres Vallverde Garcia. Por el contrario, esas búsquedas revelan que la casi totalidad de las marcas PARIS SAINT-GERMAIN (en este orden, con o sin guion) están en poder del Demandante.
Segun la Demandante, el nombre de dominio en litigio reproduce los tres términos de la marca PARIS SAINT-GERMAIN en el mismo orden y en una forma idéntica a la utilizada por la Demandante para el registro de sus nombres de dominio (“parissaintgermain”, sin guion), lo que demuestra que el Demandado tenía indudablemente conocimiento de las marcas y los nombres de dominio de la Demandante.
En segundo lugar, según el conocimiento de la Demandante, el Demandado no es conocido con el nombre de dominio en disputa y nunca ha solicitado ni se le ha concedido permiso de la Demandante para utilizar el signo PARIS SAINT-GERMAIN en modo alguno.
Asimismo, la Demandante alega que no existe ninguna prueba de uso legítimo ni de uso leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. En efecto, este último no redirecciona actualmente hacia ningún sitio web activo, sino a una página por defecto de la entidad registradora que indica que el nombre de dominio se ha reservado. No obstante, una verificación de la configuración técnica del nombre de dominio en disputa, a través de la herramienta en línea Domain White Pages (“www.domainwhitepages.com”), reveló la existencia de registros de tipo MX, que permiten al Demandado enviar correos electrónicos a través de direcciones en las que se utiliza la extensión “@parissaintgermain.group”, incluso en ausencia de un sitio web activo.
La ausencia de sitio activo junto a la existencia de registros MX, según la Demandante, puede hacer temer legítimamente a la Demandante un uso desleal del nombre de dominio a través del envío de correos electrónicos fraudulentos, como por ejemplo mensajes que contengan spam o intentos de phishing. Al respecto, la Demandante recuerda al Experto una noticia reciente del conflicto entre la empresa Vinci y un ciberocupa que había reservado el nombre de dominio <vinci.group> y configurado los registros MX, permitiéndole crear direcciones de correo electrónico del tipo “@vinci.group”. Este último había enviado correos fraudulentos de una dirección que parecía relativamente creíble a numerosos periodistas financieros, haciéndose pasar por el Responsable del Grupo para las relaciones con los medios. A raíz del anuncio de falsos resultados financieros del Grupo en esos correos electrónicos, se produjo una caída del precio de las acciones de Vinci de casi un 18% en la Bolsa de París.
En conclusión, la Demandante afirma que la utilización realizada por el Demandado del nombre de dominio en disputa revela que el principal objetivo del registro no es administrar un sitio Internet con respecto a los productos y servicios de la Demandante. Teniendo en cuenta lo anterior, el Demandado no tiene ningún derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni ningún interés legítimo asociado.
Por último, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El registro del nombre de dominio en disputa se realizó el 14 de noviembre de 2017. La Demandante considera que en esa fecha el Demandado no actuaba de buena fe por las razones siguientes:
- La marca PARIS SAINT-GERMAIN goza de un gran prestigio en todo el mundo, especialmente en el ámbito del fútbol profesional. El Paris Saint-Germain Football, también conocido con la sigla PSG, es un famoso club de fútbol fundado en 1970, con sede en París. La Demandante goza de una reputación considerable en el ámbito del fútbol profesional, no solo en Francia, sino también en el mundo entero. La página oficial de Facebook de la Demandante cuenta actualmente con más de 32 millones de “likes”, mientras que la cuenta de Twitter oficial contabiliza 5,96 millones de “seguidores”.
- El Demandante ha ganado el campeonato de Francia (“Ligue 1”) en 2013, 2014, 2015 y 2016, y fue vice campeón de Francia en 2017. El club ha estado también presente de manera regular en las diferentes competiciones europeas y, en concreto, en la Liga de Campeones de la UEFA, alcanzando los cuartos de final en 2013, 2014, 2015 y 2016, y los octavos de final en 2017. El Demandante es actualmente uno de los clubes de fútbol europeos más importantes, clasificándose en el 6º lugar entre los 442 clubes de la clasificación de la UEFA con respecto a las competiciones entre clubes.
- La Demandante tiene una presencia importante en Internet a nivel mundial, especialmente a través de su sitio web oficial “www.psg.fr” publicado entre otros idiomas, en español. La Demandante administra también una tienda oficial en línea, accesible en la dirección “https://store.psg.fr”.
- La marca PARIS SAINT-GERMAIN se ha registrado en la Trademark Clearing House desde diciembre de 2013.
Un WhoIs inverso realizado sobre la base del nombre del Demandado “Andres Vallverde Garcia” reveló que el Demandado ha procedido al registro de al menos 26 nombres de dominio utilizando el dominio de primer nivel .group”. Una investigación a fondo permitió a la Demandante constatar la existencia, entre estas 26 reservas, del nombre de dominio <fcbarcelona.group>, que corresponde al nombre comercial y a las marcas del FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol europeo más importantes. Estas múltiples reservas demuestran claramente que se debe considerar al Demandado como un “inversor en dominios” (domainer), basándose en el registro repetido de nombres de dominio idénticos a los de marcas de renombre. Este tipo de hechos ya se ha reconocido como una indicación de mala fe en Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. RD Labs,
Caso OMPI No. D2005-1129.
Según la Demandante, es indiscutible que el Demandado tenía pleno conocimiento de los derechos y la actividad del Demandante en el momento de la reserva del nombre de dominio en disputa, en concreto, debido al gran renombre de las marcas de la Demandante. El conjunto de estos elementos demuestra que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe.
Actualmente el nombre de dominio en disputa no dirige a un sitio activo, sino a una página por defecto de la entidad registradora que indica que el nombre de dominio se ha reservado. Un experto UDRP anterior ya consideró que la inacción y/o la posesión pasiva pueden, en determinadas circunstancias, constituir una utilización de mala fe, especialmente cuando la marca del demandante goza de una gran reputación, así como de un amplio renombre. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003; ver también Confédération Nationale du Credit Mutuel v. Hardsoft, Inc. / Hilary Kneber,
Caso OMPI No. D2010-1352).
Como indica la Demandante, la configuración del nombre de dominio en disputa presenta registros de tipo MX. Según la Demandante estos registros permiten al Demandado enviar correos electrónicos a través de direcciones electrónicas utilizando la extensión “@parissaintgermain.group”. En anteriores decisiones de expertos UDRP ya se consideró que la utilización de registros MX, que demuestran que el demandado podía utilizar de manera activa el nombre de dominio para el envío de correspondencia electrónica, a lo que se añade la notoriedad y la reputación de las marcas, era una indicación de la utilización de mala fe del nombre de dominio. Ver Tetra Laval Holdings & Finance S.A. v. Prince Amin, Access Point Technologies,
Caso OMPI No. D2016-1052; Statoil ASA v. Domain Admin, Privacy Protection Service Inc D/B/A PrivacyProtect.org / Nicolas Kerry,
Caso OMPI No. D2017-0046.
La Demandante concluye que la utilización del nombre de dominio por parte del Demandado es la prueba del registro y utilización de mala fe.
B. Demandado
El Demandado no presentó una contestación a la Demanda.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es propietaria de registros de la marca PARIS SAINT-GERMAIN en varias jurisdicciones. Ver sección 4 supra. Ello significa que la Demandante tiene derechos sobre dicha marca en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la marca PARIS SAINT- GERMAIN de la Demandante, en la que se han suprimido el espacio entre “Paris” y “Saint-Germain”, y el guion entre “Saint” y “Germain” por razones técnicas, y se ha agregado el dominio del nivel superior “.group”.
Está bien establecido en la práctica de los grupos de expertos UDRP que tales supresiones y el agregado del dominio de nivel superior no son suficientes para distinguir un nombre de dominio de la marca en cuestión. El Experto nota que en este caso el dominio de nivel superior es un requisito técnico para registrar el nombre de dominio en disputa, y no se ha de tener en cuenta en la comparación. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.11. Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con la marca PARIS SAINT-GERMAIN, en la que la Demandante tiene derechos.
B. Derechos o intereses Legítimos
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa no corresponde ni al nombre del Demandado ni a una marca o nombre comercial registrados a nombre del Demandado, ni el Demandado es conocido con el nombre de dominio en disputa. Al respecto, el Experto confirma que según los datos de WhoIs correspondientes, el registrante del nombre de dominio en disputa es Andres Vallverde Garcia, lo que hace descartar la aplicación del párrafo 4(c)(ii) de la Política.
Por otra parte, la Demandante ha constatado en las bases de datos más relevantes que no existe registro de marca “Paris Saint Germain” a nombre del Demandado. La Demandante agrega que nunca le ha solicitado el Demandado ni se le ha concedido permiso de la Demandante para utilizar el signo PARIS SAINT-GERMAIN en modo alguno.
Asimismo afirma la Demandante que no existe ninguna prueba de uso legítimo ni de uso leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Este no redirecciona hacia algún sitio web activo, sino a una página por defecto de la entidad registradora que indica que el nombre de dominio se ha reservado. Agrega la Demandante que una verificación de la configuración técnica del nombre de dominio en disputa, a través de la herramienta en línea Domain White Pages (“www.domainwhitepages.com”), reveló la existencia de registros de tipo MX, que permiten al Demandado enviar correos electrónicos a través de direcciones en las que se utiliza la extensión “@parissaintgermain.group”, incluso en ausencia de un sitio web activo. La ausencia de sitio web activo junto a la existencia de registros MX puede hacer temer legítimamente a la Demandante un uso desleal del nombre de dominio a través del envío de correos electrónicos fraudulentos, como por ejemplo mensajes que contengan spam o intentos de phishing. La Demandante concluye que la utilización realizada por el Demandado del nombre de dominio en disputa revela que el principal objetivo del registro no es administrar un sitio de Internet con respecto a los productos y servicios de la Demandante, por lo que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Al respecto, el Experto observa que la Demandante no sostiene ni prueba que se haya producido efectivamente algún uso ilícito del servidor de correo en cuestión por parte del Demandado. No obstante, el Experto considera relevante que el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ha estado inactivo, de lo que se desprende que no existe uso comprobable del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios de acuerdo al párrafo 4(c)(i) de la Política, ni un uso legítimo y leal o no comercial en los términos del párrafo 4(c)(iii) de la Política.
De tal modo, en opinión del Experto, la Demandante ha conseguido establecer la presunción de que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, el Demandado no ha presentado explicación alguna de las razones de su elección y registro del nombre de dominio en disputa. El Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1 (Cuando un demandante establece la presunción que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la producción de la prueba de este elemento se desplaza al demandado para que éste presente evidencia relevante demostrando derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Si el demandado no presenta tal evidencia relevante, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento)
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha probado que es propietaria de registros de la marca PARIS SAINT-GERMAIN que preceden al registro del nombre de dominio en disputa en por lo menos dos décadas. Ver sección 4 supra. Por otra parte, el Experto considera que dicha marca y la institución deportiva correspondiente gozan de renombre internacional debido a sus destacados logros en competencias de futbol internacional. Por último, el Experto nota que el agregado en el nombre de dominio en disputa del dominio de nivel superior “.group” a la marca de la Demandante, sugiere que el Demandado era consciente de la naturaleza societaria de la Demandante. Por todo ello, el Experto concluye que el Demandado conocía perfectamente, y que tuvo en mira a la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
En opinión de este Experto, el uso pasivo del nombre de dominio en disputa por el Demandado en un sitio inactivo tal como se ha descrito más arriba, unido a que la marca PARIS SAINT-GERMAIN goza de amplio renombre, hacen aplicable la doctrina del muy citado caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra, según la cual si existen circunstancias relevantes y la marca es cuestión es reconocida, el uso pasivo del nombre de dominio puede ser prueba de mala fe.
El Experto considera relevante que la marca – muy reconocida a nivel deportivo - se haya incorporado íntegramente en el nombre de dominio en disputa, que se le ha agregado el dominio de primer nivel “.group” que sugiere el conocimiento de la estructura societaria de la Demandante, que el Demandado no ha contestado a la Demanda, ni explicado las razones de su registro del nombre de dominio en cuestión, y que el Demandado al momento del registro evidentemente ha proporcionado datos falsos o incompletos de su supuesta dirección en España. Esto último ha impedido la entrega física de la Notificación del Comienzo de procedimiento por el correo urgente designado por el Centro.
Por todo ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se usa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <parissaintgermain.group>, sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 2 de marzo de 2018
