Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Malotru Discount

Litige No. D2017-1658

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A. de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Malotru Discount de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <client-boursorama.gdn>, <client-boursorama.xyz>, <espaceclient-boursorama.com> et <particuliers-boursorama.com> sont enregistrés auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 août 2017. En date du 25 août 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 août 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le 4 septembre 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 6 septembre 2017, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 septembre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 octobre 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 octobre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 octobre 2017, le Centre nommait Martine Dehaut comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société BOURSORAMA S.A, fondée en 1995, s’est développée autour de trois pôles d’activités: le courtage en ligne, l’information financière en ligne sur l’Internet et la banque en ligne.

Selon les informations communiquées par le Requérant, la société Boursorama comptait plus d’un million de clients à la fin Janvier 2017, ce qui en fait une banque en ligne de référence.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées du signe BOURSORAMA, déposées en France et dans l’Union européenne et notamment des marques suivantes :

Marque française BOURSORAMA No. 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée;

Marque française BOURSORAMA No. 3565867 enregistrée le 31 mars 2008;

Marque européenne BOURSORAMA No. 1758614 enregistrée le 19 octobre 2001.

Le Requérant est titulaire également du nom de domaine <boursorama.com>, réservé le 1 mars 1998.

Les noms de domaine litigieux <client-boursorama.gdn>, <client-boursorama.xyz>, <espaceclient-boursorama.com> et <particuliers-boursorama.com> ont été enregistrés le 14 août 2017 par une entité identifiée dans la fiche WhoIs sous le nom de Malotru Discount., dont l’adresse “Avenue des Champs ma gueule” est, si ce n’est fausse à tout le moins fantaisiste, de même que l’adresse email.

Les noms de domaine litigieux ne dirigent pas vers un site actif.

Langue de la procédure

L’Unité d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement est la langue anglaise. Le Requérant a déposé sa plainte en français et a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Il avance à ce titre que le Défendeur est identifié comme français, qu’il est domicilié à Paris et utilise une adresse email française “laposte.net”.

Le Défendeur ne s’est pas opposé à la demande du Requérant afin que la langue de la procédure soit le français, dans le délai qui lui était imparti.

Au vu de ce qui précède, et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’applications, la Commission administrative décide que le français est la langue de la procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait tout d’abord état des droits dont il dispose sur la marque BOURSORAMA, tels que rappelés ci-dessus ainsi que sur le nom de domaine, incluant la marque BOURSORAMA, dont il est réservataire.

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques et au nom de domaine du Requérant au point d’être sources de confusion avec ces derniers. Le Requérant considère en effet que l’adjonction à la marque BOURSORAMA des mots et expressions “clients”, “espace client” et “particuliers” au sein des noms de domaine litigieux ne sont pas des éléments de nature à écarter la confusion mais au contraire à la renforcer en laissant croire à l’existence d’un lien avec les activités du Requérant en se référant à la clientèle de ce dernier.

Par ailleurs, le Requérant souligne que l’utilisation par le Défendeur des extensions “.gdn”, “.xyz”, et “.com” en tant qu’éléments génériques, n’est pas de nature à différencier les noms de domaine litigieux des marques et du nom de domaine dont il est titulaire et ce d’autant que le signe BOURSORAMA est très distinctif et occupe une place importante sur Internet en relation avec la marque et les activités du Requérant.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à la société du Requérant et qu’il n’a accordé à ce dernier aucune licence ni autorisation de quelque nature que ce soit aux fins de réserver et/ou d’exploiter les noms de domaine litigieux.

Le Requérant déclare n’avoir connaissance d’aucune activité du Défendeur sous les noms de domaine litigieux qui ne renvoient à aucun site actif.

Le Requérant soutient enfin que le Défendeur ne pouvait méconnaître la société et les marques BOURSORAMA, connues en particulier en France. L’adjonction au sein des noms de domaine litigieux des termes “clients”, “espace client” “particuliers”, à la marque BOURSORAMA bien connue pour désigner une banque en ligne, démontre selon le Requérant que le Défendeur connaissait les activités du Requérant et n’avait pour but que d’empêcher cette dernière d’enregistrer les noms de domaine litigieux, comme en atteste de plus leur détention passive. Le Requérant estime en conséquence que les noms de domaine litigieux ont été réservés et utilisés de mauvaise foi.

Le Requérant requiert dans ces conditions le transfert à son profit des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative confirme que le Requérant a justifié de ses droits sur la marque BOURSORAMA en soumettant copies de la publication de plusieurs enregistrements de marques françaises et européenne dont il est titulaire.

La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux qui incluent la marque BOURSORAMA, reprise à l’identique en association avec des termes génériques tels que “client”, “espace client”, “particulier”, ne peuvent qu’être sources de confusion. En effet, ces termes, outre leur caractère générique, sont utilisés de manière usuelle sur les sites de banques en ligne pour faciliter la navigation de leurs clients.

De même, et selon une position bien établie de la majorité des Commissions administratives, les extensions génériques “.gdn”, “.xyz”, “.com”, éléments de nature purement technique, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion ci-dessus relevé (Synthèse des avis des Commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”) section 1.11). A ce titre, on se référera à la décision Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287 ainsi qu’à la décision Groupon, Inc. v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Vashti Scalise, Litige OMPI No. D2016-2087.

La Commission administrative considère en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est rappelé par la Commission administrative qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve d’une absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

En l’espèce, le Requérant a dûment affirmé ne pas avoir accordé d’autorisation au Défendeur en vue d’exploiter les noms de domaine litigieux.

La Commission administrative note que le Défendeur n’a aucun lien d’affiliation avec le Requérant. La Commission administrative constate par ailleurs que les noms de domaine litigieux ne dirigent vers aucun site actif. En tout état de cause, tel que souligné par le Requérant, le Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom “Boursorama”.

Ces affirmations suffisent à constituer au bénéfice du Requérant une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, imposant alors à ce dernier d’invoquer et justifier ses droits et intérêts légitimes.

Cette position est conforme au consensus adopté par les Commissions administratives (Synthèse, version 3.0, section 2.1). A titre d’exemple, on se référera également à la décision Malayan Banking Berhad v.Beauty, Success & Truth International, Litige OMPI No. D2008-1393.

En l’espèce, le Défendeur n’a déposé aucune réponse de nature à infirmer les allégations du Requérant. La Commission administrative considère en conséquence que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En l’espèce, un faisceau d’éléments conduisent à conclure à l’enregistrement et à l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur. La Commission administrative retient en particulier les éléments de fait suivants:

- La reprise au sein des noms de domaine litigieux de la marque BOURSORAMA très connue des internautes, en particulier en France pour désigner une banque en ligne. La Commission administrative est d’avis que le Défenseur ne pouvait méconnaître la société du Requérant et la marque BOURSORAMA. Par ailleurs, le fait d’associer à la marque BOURSORAMA des termes tels que “espace client”, “particuliers”, “client”, manifeste clairement une volonté de tromper l’internaute en laissant supposer que les noms de domaine litigieux sont liés à la société et aux activités du Requérant.

- La réservation des noms de domaine litigieux pour le compte d’une société dont le nom et l’adresse manifestent en eux-mêmes clairement la mauvaise foi du Défendeur. En effet, la dénomination du Défendeur “Malotru Discount”, son adresse ainsi que l’adresse email dont l’authenticité est sujette à caution, révèlent le comportement malhonnête du Défendeur en vue de perturber les activités commerciales du Requérant et ce, en le privant de noms de domaine propres à ses activités.

- L’absence d’utilisation des noms de domaine litigieux qui ne dirige vers aucun site actif. La détention passive d’un nom de domaine est considérée comme l’un des facteurs susceptibles de démontrer la mauvaise foi du Défendeur si cette circonstance vient corroborer, comme en l’espèce, d’autres facteurs militants dans ce même sens. On se référera sur ce point àTelstraCorporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003.

- L’absence de réponse du Défendeur qui n’a pas ainsi jugé nécessaire de réfuter les arguments du Requérant.

Ce faisceau d’éléments concordants conduit la Commission administrative à considérer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi afin de créer une confusion avec la marque du Requérant, et l’empêcher d’accéder à des noms de domaine propres à ses activités, perturbant ainsi les activités commerciales de ce dernier.

La condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) est en conséquence satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <client-boursorama.gdn>, <client-boursorama.xyz>, <espaceclient-boursorama.com>, <particuliers-boursorama.com> soient transférés au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 23 octobre 2017