Les noms de domaine litigieux <smart-navigo.com>, <smartnavigo.com>, <smart-navigo.net>, <smartnavigo.net> sont enregistrés auprès d’OVH et <smart-navigo.xyz>, <smartnavigo.xyz> sont enregistrés auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “les Unités d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mai 2017. En date du 10 mai 2017, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mai 2017, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre. Le 16 mai 2017, les Unités d’enregistrement ont transmis leur vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 27 mai 2017, le Défendeur a fait parvenir un second courrier électronique au Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juin 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juin 2017. Le Défendeur a soumis deux courriers électroniques en date des 10 et 27 mai 2017. En date du 27 juin 2017, le Centre notifiait le commencement du processus de nomination de la Commission Administrative.

En date du 14 juillet 2017, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), établissement public administratif local qui a pour activité d’organiser et de financer les transports en commun en Île-de-France, créer les titres de transports et fixer leur tarif.

Le “Pass Navigo” fait notamment partie de ces titres.

Le Requérant est notamment titulaire des marques françaises suivantes :

- Marque nominale française NAVIGO enregistrée le 11 mai 1999 sous le numéro 99792469 en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;

- Marque nominale française NAVIGO enregistrée le 10 janvier 2005 sous le numéro 3334053 en classes 6, 7, 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 ;

- Marque nominale française NAVIGO enregistrée le 20 avril 2013 sous le numéro 4266294 en classes 9, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 41, et 42.

Les six noms de domaine litigieux sont les suivants :

- <smartnavigo.com>

- <smartnavigo.net>

- <smartnavigo.xyz>

- <smart-navigo.com>

- <smart-navigo.net>

- <smart-navigo.xyz>

Ils ont été enregistrés par le Défendeur, Monsieur Harouna Keita, en date du 22 mai 2016.

Le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur en juin 2016, à son adresse personnelle et sur son lieu de travail, les deux étant revenues non réclamées. En décembre 2016, le Requérant a mandaté un huissier de justice afin de transmettre au Défendeur la lettre de mise en demeure par voie de sommation interpellative. Les tentatives de remise de cette sommation sont restées vaines. L’huissier est toutefois parvenu à joindre le Défendeur par téléphone, mais ce dernier n’a pas souhaité coopérer.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux seraient identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures NAVIGO qui sont des marques notoires.

En effet, ces noms de domaine litigieux reprennent la dénomination NAVIGO dans son intégralité en y ajoutant le seul adjectif anglais “smart” qui est connu du public comme signifiant “intelligent” et qui apparaît dès lors comme étant descriptif des produits dont le fonctionnement est assuré par un dispositif automatisé capable de se substituer à l’intelligence humaine.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’aurait aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de quelque nature que ce soit émanant du Requérant, et ne dispose donc d’aucun droit sur les noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n’est associé à aucune marque ni aucune dénomination sociale ou autre portant le nom Smart Navigo.

En troisième lieu, le Requérant estime que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur dans la mesure où :

- Le Défendeur a délibérément choisi de réserver des noms de domaine similaires aux marques antérieures du Requérant car ces dernières ont un caractère distinctif élevé du fait de leur notoriété auprès du public français dans le domaine des transports;

- Le Défendeur a réservé ces six noms de domaine litigieux le jour même où l’adoption prochaine du pass “Smart Navigo” par le Requérant a été révélée dans la presse française (Journal du Dimanche reprenant une interview de Madame Pécresse, Présidente de la région Île-de-France et site Internet du journal Le Monde).

Le Requérant avance que la jurisprudence UDRP de l’OMPI a établi que lorsque le Défendeur est clairement informé de l’existence du Requérant et/ou de ses droits, l’objectif de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est de tirer profit de la confusion entre ce nom de domaine et les droits du Requérant: cela a été établi notamment lorsque la marque concernée a fait l’objet d’une attention particulière dans les médias;

- Le Défendeur a totalement ignoré les démarches du Requérant : il n’a pas réclamé les lettres recommandées qu’il lui a adressées et n’a pas réagi à la sommation interpellative effectuée par huissier;

- Le Défendeur détient ces noms de domaine depuis leur origine sans les exploiter, empêchant le Requérant d’en disposer, ce qui constituerait un usage passif de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas présenté de réponse formelle aux arguments du Requérant. Dans son courrier électronique en date du 27 mai 2017, le Défendeur a indiqué qu’il avait réservé plusieurs noms de domaine dans le cadre de son activité professionnelle pour commercialiser une “application citoyenne smartnavigo orientée smartcity”.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a démontré qu’il est titulaire de droits exclusifs sur les marques NAVIGO énumérées ci-dessus et jointes en annexe de la plainte.

Le Requérant avance que ses marques NAVIGO seraient notoires sans toutefois le démontrer de manière incontestable, les pièces jointes à la plainte ne constituant pas selon la commission administrative des éléments suffisants pour reconnaître le caractère notoire de la marque NAVIGO.

La Commission administrative estime toutefois que les six noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques NAVIGO du Requérant, qui leur sont antérieures.

L’ajout du préfixe “smart” qui, bien qu’étant un terme anglais sera perçu par le consommateur français comme signifiant “intelligent” et désignant dès lors un “service NAVIGO intelligent” ou un “service NAVIGO d’une gamme de qualité supérieure” ne dilue pas le caractère distinctif de la marque NAVIGO.

Pour la Commission administrative, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est par conséquent remplie : les noms de domaine litigieux <smartnavigo.com>, <smartnavigo.net>, <smartnavigo.xyz>, <smart-navigo.com>, <smart-navigo.net> et <smart-navigo.xyz> sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques antérieures NAVIGO appartenant au Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant de démontrer que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime qui se rapporte aux noms de domaine litigieux, à tout le moins qu’il établisse la présomption de cette absence, à charge pour le Défendeur de renverser cette présomption.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le Défendeur ou sa société ne sont pas connus sous la dénomination SMART NAVIGO.

S’il apparaît (annexe 2 de la plainte) que M. Keita est le représentant légal d’une société “Smartcity Connect”, il n’en demeure pas moins que cette dénomination sociale ne saurait créer à son profit un droit sur l’expression “Smart Navigo”.

Par ailleurs, il ressort de la plainte que le Requérant n’entretient aucun lien avec le Défendeur et n’a pas autorisé ce dernier à utiliser les marques NAVIGO sur lesquelles il détient des droits.

Avant d’avoir connaissance du présent litige, le Défendeur n’a pas fait un usage loyal des noms de domaine objet de la procédure, ni d’ailleurs depuis puisque au jour de la présente décision les noms de domaine ne sont pas exploités.

La Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption d’absence de droit ou d’intérêt légitime qui n’a pas été renversée par le Défendeur puisque ce dernier n’a pas déposé de réponse formelle dans cette procédure.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

La question centrale de cette affaire est de savoir si le Défendeur a pu enregistrer les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, alors même qu’au jour de ces enregistrements, le Requérant n’avait pas encore déposé la marque SMART NAVIGO (la Commission administrative note toutefois que le Requérant avait des droits de marques pour NAVIGO avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux, voir ci-dessus les sections 4 et 6B de la décision).

Cette question a été traitée à de nombreuses reprises dans la jurisprudence UDRP, dans la mesure où le paragraphe 4 (a)(iii) des Principes Directeurs dispose que le nom de domaine litigieux doit être enregistré et doit être utilisé de mauvaise foi.

La question fait d’ailleurs l’objet d’une section au sein de la Synthèse des avis des commissions administratives (“Synthèse 3.0”), à la section 3.8 : “La mauvaise foi peut-elle être établie si le nom de domaine a été enregistré avant l’enregistrement de la marque du requérant?”

Si la réponse est généralement négative, il arrive que dans certaines circonstances spécifiques, les commissions administratives reconnaissent la mauvaise foi lorsqu’un nom de domaine est enregistré avant que le Requérant acquiert des droits sur la marque.

“3.8.2 Domain names registered in anticipation of trademark rights As an exception to the general proposition described above in 3.8.1, in certain limited circumstances where the facts of the case establish that the respondent’s intent in registering the domain name was to unfairly capitalize on the complainant’s nascent (typically as yet unregistered) trademark rights, panels have been prepared to find that the respondent has acted in bad faith.

Such scenarios include registration of a domain name: (i) shortly before or after announcement of a corporate merger, (ii) further to the respondent’s insider knowledge (e.g., a former employee), (iii) further to significant media attention (e.g., in connection with a product launch or prominent event), or (iv) following the complainant’s filing of a trademark application.”

C’est le cas notamment lorsqu’il est établi que le défendeur a enregistré le ou les noms de domaine peu de temps avant ou concomitamment à une annonce relative à la marque, notamment dans les médias.

Or, en l’espèce, le Requérant a démontré que le jour même du dépôt des noms de domaine litigieux étaient publiés deux articles de presse, dont une interview de Mme Pécresse (Présidente de la Région Île de France) évoquant le lancement imminent de la marque SMART NAVIGO.

La Commission administrative estime par conséquent qu’il est fort probable que le Défendeur ait eu connaissance de ces articles de presse le jour même où il a choisi de déposer les noms de domaine litigieux.

Il a procédé aux enregistrements avant tout pour empêcher le Requérant de pouvoir refléter sa marque SMART NAVIGO, enregistrée quelques jours plus tard, dans des noms de domaine identiques.

Le Défendeur n’a pas contesté les allégations du Requérant sur ce point.

Par conséquent, la Commission administrative estime que les enregistrements des noms de domaine litigieux ont été réalisés de mauvaise foi.

Nonobstant le fait que les noms de domaine contestés ne sont pas exploités, et ne l’ont même jamais été, la Commission administrative estime qu’une utilisation de bonne foi est inconcevable en l’espèce.

Pour arriver à cette conclusion, la Commission administrative a tenu compte, des circonstances suivantes :

(i) Le Défendeur utilise les marques du Requérant dans les noms de domaine sans autorisation ;

(ii) l’enregistrement des noms de domaine litigieux a eu lieu le jour même de la publication dans la presse française (le JDD et le Monde) d’une interview de la Présidente de la Région Île de France annonçant la prochaine mise en service du Smart Navigo par le Requérant;

(iii) l’absence de réponse du Défendeur à la mise en demeure du Requérant puis à la sommation interpellative de l’huissier mandaté par ce dernier ce qui indique qu’il n’a aucun intérêt légitime en relation avec les noms de domaine litigieux ni aucun argument ou preuve pour justifier la détention passive des noms de domaine litigieux.

Voir sur ce point, notamment :

The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company v. Mario Rojas Serra, Litige OMPI No. D2016-0595.

Voir aussi, Section 3.3 de la Synthèse 3.0: la non-utilisation d’un nom de domaine peut dans certaines circonstances être un élément de preuve d’utilisation de mauvaise foi.

Ainsi, les éléments du dossier indiquent que le choix des noms de domaine litigieux a été fait délibérément par le Défendeur dans l’intention de bénéficier illégalement du lancement par le Requérant de sa marque SMART NAVIGO, ce qui dénote l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.

À la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait au paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <smart-navigo.com>, <smartnavigo.com>, <smart-navigo.net>, <smartnavigo.net>, <smart-navigo.xyz>, <smartnavigo.xyz> soient transférés au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 31 juillet 2017