Истцом по настоящему делу является компания Mars, Incorporated, находящаяся в городе Вирджиния, Соединенные Штаты Америки, уполномоченным представителем которой, является ООО

«ПЕТОШЕВИЧ», Украина.

Ответчиком является Гайдук Алексей Анатольевич, Донецк, Российская Федерация.

2. Доменное имя и Регистратор

Спорным доменным именем является <whiskas-optovik.com> («Доменное Имя»). Регистратором Доменного Имени является АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (сокращенное наименование на английском языке — JSC «RU-CENTER») («Регистратор»).

3. Процедурные основания

Настоящая Жалоба была подана в Центр Арбитража и Посредничества ВОИС («Центр») 28 апреля 2017 г. В тот же день, Центр направил регистратору Доменных Имен запрос для подтверждения регистратора в связи с Доменными Именами. 4 мая 2017г Регистратор подтвердил Центру, что Ответчик является регистрантом Доменных Имен и предоставил контактные данные Ответчика.

Центр удостоверился в том, что Жалоба отвечает требованиям Единой политики по разрешению споров в связи с доменными именами («Политика» или «ЕПУС»), Правилам Единой политики по разрешению споров в связи с доменными именами («Правила») и Дополнительным Правилам ВОИС для Единой политики по урегулированию споров в области доменных имен («Дополнительные Правила»).

В соответствии с параграфами 2 и 4 Правил, 8 мая 2017г Центр официально известил Ответчика о Жалобе, и возбуждении административного разбирательства. В соответствии с параграфом 5 Правил, предельным сроком для предоставления Ответа было 28 мая 2017г. Кроме нескольких е-мйэлов от Ответчика о том, что он готов договориться, ответчик не подал официального отзыва на Жалобу.

14 июня 2017г Центр назначил Ольгу Заломий в качестве единоличного члена Административной Комиссии по настоящему делу. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. По требованию Центра в целях обеспечения соответствия требованиям параграфа 7 Правил, Административная Комиссия предоставила Заявление о Принятии назначения и Декларацию о своей беспристрастности и независимости.

16 июня 2017г Ответчик направил Центру е-мэйл следующего содержания: «Готовы договариваться по делу WIPO Case No. D2017-0861 <whiskas-optovik.com>». В тот же день, Административная Комиссия вынесла Процедурный Приказ №1 («Процедурный Приказ»), в соответствии с которым сторонам было предложено сообщить Административной Комиссии о желании приостановить административное производство по делу для переговоров между сторонами в соответствии с параграфом 17 Правил или о продолжении административного производства без приостановлия.

19 июня 2017г Ответчик выразил желание провести переговоры с Истцом при участии Административной Комиссии. 20 июня 2017 г Истец ходатайствовал о продолжении административного производства без приостановления, так как по мнению Истца, в создавшейся ситуации разрешение спора путем переговоров было не возможно. После чего, Ответчик прислал еще два дополнительных электронных сообщения. 21 июня 2017г Административная Комиссия известила стороны о продолжении административного производства без приостановления в отсутствие согласия Истца на приостановление и предупредила, что стороны должны воздержаться от дальнейшей переписки с Административной Комиссией.

4. Фактические обстоятельства дела

Истец является одним из ведущих мировых производителей кормов для животных. Истец владеет исключительными правами на ряд словесных и комбинированных знаков WHISKAS, среди которых знак, зарегистрированный в США, федеральный регистрационный номер 777,527, дата регистрации 22 сентября 1964г. для товаров класса 31 (46): корма для кошек; знак, зарегистрированный в Европейском Союзе EU 000090969, дата регистрации 22 сентября 1998г. для товаров в классах 3, 5, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31 (сельскохозяйственные, садово-огородные продукты и продукты лесного хозяйства, зерно и семена, живые животные, пищевые продукты для животных, препараты для использования в качестве добавок для кормов для животных, наполнители для туалетов) и услуг класса 36.; знак, зарегистрированный в Российской Федерации, свидетельство RU 46980 (на основании свидетельства СССР 63788/SU от 15.12.1972), дата регистрации: 10 августа 1973 г., для товаров класса 31: пищевые продукты для животных; знак, зарегистрированный в Украине, Свидетельство № 2898 (на основании свидетельства СССР 63788/SU от 15.12.1972), дата регистрации: 26 декабря 1994 г., для товаров класса 31: пищевые продукты для животных.

Истец также является владельцем доменного имени <whiskas.com>, связанного с действующим коммерческим веб-сайтом компании. Кроме этого, Истец выступает регистрантом целого ряда доменных имен, включающих обозначение WHISKAS, используемых для вебсайтов, посвященных продукции под данным товарным знаком.

Доменное имя <whiskas-optovik.com>, являющееся предметом спора, было зарегистрировано Ответчиком 13 ноября 2016 г. и ранее использовалось для размещения вебсайта, предположительно направленного на продажу кормов и товаров для животных. На момент подачи жалобы, вебсайт под Доменным Именем являлся неактивным, а само Доменное Имя было связано с парковочной страницей с текстом: «Всегда бери предоплату», «Принимаем правильное решение», «Возможно все! Просто на невозможное требуется больше времени».

15 марта 2017 г. представитель Истца направил Ответчику предупредительное письмо с требованием прекращения любого использования товарных знаков WHISKAS, а также передачи Доменного Имени Истцу. 20 марта 2017 г. Ответчик ответил на предупредительное письмо и сообщил о готовности передать Доменное Имя Истцу, при условии получения «реальной компенсации».

5. Доводы сторон

A. Истец

Обобщенные доводы Истца, указанные в Жалобе, состоят в следующем:

Истец заявляет, что Доменное Имя тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками Истца. Истец заявляет, что является правообладателем товарного знака WHISKAS на основании множественных регистраций знака в разных странах. Истец считает, что Доменное Имя сходно до степени смешения с товарным знаком WHISKAS, так как Доменное Имя полностью включает товарный знак Истца и товарный знак распознаваем в Доменном Имени, как таковой. Истец также заявляет, что включение в Доменное Имя общеупотребимого термина «оптовик», не влияет на наличие сходства Доменного Имени и товарного знака. По мнению Истца, добавление общего домена верхнего уровня «.com» («общий домен») в Доменное Имя, не принимается во внимание при оценке тождественности или сходства до степени смешения между Доменным Именем и товарным знаком Истца, так как общий домен считается не относящимся к делу для такой оценки.

Истец заявляет, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Доменного Имени.

Истец утверждает, что не предоставлял Ответчику ни разрешение на использование товарных знаков WHISKAS, ни на регистрацию Доменного Имени, включающего товарный знак WHISKAS. Истец заявляет, что он не связан с Ответчиком какими-либо отношениями, из которых вытекали бы какие-либо права на регистрацию или Ответчиком Доменного Имени, включающего в себя товарный знак

WHISKAS. Истец считает, что Ответчик не известен широкой общественности под именем "whiskas-optovik", так как в соответствии с регистрационными данных базы Whois, имя Ответчика Гайдук Алексей Анатольевич и, в прошлом, Ответчик использовал Доменное Имя для размещения вебсайта по продаже кормов для животных, где на странице «Контакты» фигурировало наименование бизнеса

«Оптово-розничная база «Оптовик». Истец также заявляет, что Ответчик не является владельцем каких-либо товарных знаков, содержащих слова «whiskas» и «optovik».

Истец заявляет, что Доменное Имя было зарегистрировано и используются недобросовестно. Истец считает, что на момент регистрации Ответчиком Доменного Имени, Ответчику было известно о существовании товарного знака Истца, так как товарный знак WHISKAS, является широко известным. Истец заявляет, что учитывая степень известности его товарного знака, не только регистрация Доменного Имени, но и его использование должны расцениваться как недобросовестные, поскольку, используя известный знак, Ответчик получает неправомерную выгоду, основываясь на репутации знака. По мнению Истца, факты использования Доменного Имени в прошлом, для вебсайта, предлагающего к продаже товаров конкурентов, а также текущее использование Доменного Имени для перехода на парковочную страницу со слоганами, склоняющими Истца к покупке Доменного Имени, являются бесспорными доказательствами недобросовестного использования Доменного Имени. Истец заявляет, Доменное Имя было зарегистрировано или приобретено Ответчиком с целью продажи, аренды или другой передачи его Истцу или конкуренту Истца за вознаграждение, превышающее административные расходы Ответчика, напрямую связанные с регистрацией Доменного Имени. Истец основывает это заявление на требовании Ответчика передать Истцу Доменное Имя за вознаграждение, предположительно значительно превышающее фактически понесенные Ответчиком административные расходы.

B. Ответчик

Ответчик не предоставил официального Отзыва на Жалобу, содержащего возражения против доводов Истца. Сообщения, оправленные по электронной почте в Центр, которое возможно было отправлено Ответчиком или от его имени, содержало попытки склонить Истца разрешению спора мирным путем с помощью «взаимовыгодного предложения».

6. Обстоятельства, подлежащие установлению

Для удовлетворения Жалобы и передаче ему Доменного Имени, Истец должен доказать следующее (параграф 4(a)(i-iii) Политики):

- Доменное Имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Истцу; и

- Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Доменного Имени; и

- Доменное Имя было зарегистрировано и использовано недобросовестно.

Дополнительные документы

Административная Комиссия решила принять все дополнительные электронные сообщения, направленные Истцом и Ответчиком, чтобы обеспечить им равные возможности для защиты своих прав и интересов, и чтобы выяснить все обстоятельства, имеющие значение для данного спора.

A. Тождественность или сходность до степени смешения

Так как в соответствии с параграфом 4(а)(i) Политики подлежит установлению тождественность или сходность до степени смешения между Доменным Именем и товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Истцу, сначала необходимо определить принадлежность товарного знака Истцу.

Истец представил несколько свидетельств о регистрации товарного знака WHISKAS в разных странах, среди которых находится регистрационное свидетельство, доказывающее регистрацию знака WHISKAS в Соединенных Штатах Америки, № 777,527, зарегистрированного 22 сентября 1964 года. Таким образом, Истец доказал, что является владельцем товарного знака WHISKAS.

Для определения сходности до степени смешения между Доменным Именем и товарным знаком Истца, необходимо сравнить их друг с другом. Доменное Имя <whiskas-optovik.com> состоит из слов «whiskas», «optovik», тире и общего домена верхнего уровня «.com». Товарный знак WHISKAS четко узнаваем в составе Доменного Имени¹, и добавление общеупотребимого слова «optovik», которое является транслитерацией слова «оптовик»², и тире, не препятствуют нахождению сходства до степени смешения между Доменным Именем и знаком WHISKAS³. Кроме того, общий домен ".com" является стандартным требованием при регистрации доменных имен, и, как таковой, исключается из теста на сравнение на сходство до степени смешения между товарным знаком и Доменным Именем⁴. На основании изложенного, Административная Комиссия приходит к выводу, что товарный знак WHISKAS тождественен или сходен до степени смешения с Доменным Именем.

Как следствие, Административная Комиссия находит, что Истец удовлетворил требования параграфа 4(а)(i) Политики.

B. Права или законные интересы

Истец должен представить достаточные доказательства того, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Доменного Имени⁵. После того, как Истец выполнил свою обязанность о предоставлении достаточных доказательств, бремя доказывания переходит на Ответчика и он должен предоставить доказательства обладания правами и законными интересами в отношении Доменного Имени⁶. Если Ответчик нарушит свою обязанность по предоставлению доказательств, Истец считается удовлетворившим требования параграф 4(a) Политики.⁷

WHISKAS. Предыдущие административные комиссии пришли к выводу, что в отсутствие лицензии или разрешения от истца на использование его товарных знаков, не может идти речи ни о каком добросовестном или законном использование доменного имени. См., например, LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com, Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master, WIPO Case No. D2010-0138. Соответственно, Административная Комиссия считает, что Ответчик не обладает правами или законными интересами в отношении Доменного Имени.

Истец заявляет, что Ответчик не известен широкому кругу лиц под именем "whiskas-optovik". Материалы дела показывают, что в соответствии с регистрационными данными базы WhoIs, имя Ответчика Гайдук Алексей Анатольевич. Кроме того, в прошлом, Ответчик использовал Доменное Имя для размещения вебсайта по продаже кормов для животных, где на странице «Контакты» фигурировало наименование бизнеса «Оптово-розничная база «Оптовик». Соответственно, Административная Комиссия принимает довод Истца.

Истец также заявляет, что Ответчик не является владельцем каких-либо товарных знаков, содержащих слова «whiskas» и «optovik». В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие обратное.

Истец заявляет, что действия Ответчика не подпадают под положение о возможности наличия прав и законных интересах на Доменное Имя, возникающих у торговых агентов, которые добросовестно перепродают товары владельца товарного знака. В соответствии с разделом 2.8.1 Обзора Практики ВОИС 3.0., такие права возникают в случае, когда:

(i) ответчик действительно предлагает к продаже эти товары или услуги;

(ii) ответчик использует вебсайт только для продажи товаров или оказания услуг под данным товарным знаком;

(iii) сайт должен аккуратно и на видном месте раскрывает отношения регистранта с владельцем товарного знака; и

(iv) ответчик не должен контролировать рынок доменных имен, которые отражают соответствующий товарный знак.

В настоящем деле, материалы дела показывают, что до подачи Жалобы, Ответчик использовал вебсайт, связанный с Доменным Именем, для предложения к продаже не только продукции Истца, но так же и товаров его конкурентов. Не смотря на то, что на вебсайте содержалось указание на компанию Оптово-торговая база «Оптовик», на нем не содержалось четко выделенной информации об отсутствии связи между компанией Ответчика и Истцом. Таким образом, прошлые действия Ответчика не являлись добросовестными и не подпадали под исключение о наличии прав и законных интересов у торговых агентов.

То, что с момента подачи Жалобы, Ответчик использует Доменное Имя для переадресации к деактивированной версии вебсайта, так же не создает у Ответчика прав или законных интересов в отношении Доменного Имени.

Административная Комиссия находит, что Заявитель предоставил достаточные доказательства, устанавливающие отсутствие у Ответчика прав и законных интересов в отношении Доменного Имени. С учетом того, что Ответчиком не предоставил доказательств, опровергающих заявления Истца, Административная Комиссия считает требования параграфа 4(а)(ii) Политики удовлетворенными.

C. Недобросовестная регистрация и использование

В соответствии с требованиями параграфа 4(а)(iii) Политики, Истец должен доказать, что Доменное Имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Истец заявляет, что Ответчик зарегистрировал Доменное Имя недобросовестно, так как на момент регистрации Доменного Имени, Ответчику было известно о правах Истца на товарный знак WHISKAS. Административная Комиссия находит, что регистрация Ответчиком Доменного Имени через пятьдесят два года после регистрации Истцом товарного знака WHISKAS, также как и изначальное использование Доменного Имени для вебсайта, на котором продавалась продукция Истца, являются убедительными доводами в поддержку позиции Истца о том, что Ответчик зарегистрировал Доменное Имя зная о существовании Истца и его товарном знаке.

Кроме того, по мнению Истца, регистрация Доменного Имени, схожего до степени смешения с известным товарным знаком Истца, свидетельствует о недобросовестности регистрации знака. В материалах дела представлен анализ British Brands Group, проведенный по поручению Европейской ассоциации брендов (AIM), показывающий, что товарный знак WHISKAS широко известен и занимает одну из ведущих позиций на европейских рынках в плане инновационного характера, продвижения на рынках и уровня доверия. В соответствии с разделом 3.1.4. Обзора Практики ВОИС 3.0, сама по себе регистрация доменного имени, которое полностью включает широко известный товарный знак, лицом, не имеющим отношения к этому знаку, является показателем недобросовестной регистрации и использования Доменного Имени. Так как Ответчик зарегистрировал Доменное Имя, которое полностью включает знаменитый товарный знак Истца WHISKAS, Административная Комиссия приходит к выводу, что Ответчик зарегистрировал и использует Доменное Имя недобросовестно.

По мнению Истца, настоящее пассивное использование Доменного Имени для перехода на парковочную страницу и попытки склонения Истца к покупке Доменного Имени, являются бесспорным доказательством недобросовестности Ответчика. В соответствии с разделом 3.3. Обзора Практики ВОИС 3.0., пассивное удерживание Доменного Имени не препятствует установлению недобросовестности на основании доктрины о пассивном удерживании. В таком случае, административная комиссия должна учесть все обстоятельства дела. В данном случае, обстоятельства дела поддерживают утверждение Истца о недобросовестности использования Доменного Имени Ответчиком по нескольким причинам.

Во-первых, материалами дела установлено, что в прошлом, Ответчик использовал Доменное Имя, схожее до степени смешения с товарным знаком Истца, для переадресации к вебсайту, на котором продавались товары Истца наряду с товарами третьих сторон. Таким образом, вероятно, что Ответчик зарегистрировал Доменное Имя, чтобы привлечь пользователей Интернета к своему вебсайту, и получить прибыль, воспользовавшись путаницей, созданной схожестью Доменного Имени до степени смешения с товарным знаком Истца. Такая регистрация и использование Доменного имени являются недобросовестными.

Во-вторых, обстоятельства дела указывают на то, что Доменное Имя было зарегистрировано или приобретено в первую очередь с целью продажи, аренды или другой его передачи Истцу или его конкуренту за вознаграждение, превышающее административные расходы Ответчика, связанные с Доменным Именем.

В е-мэйле от 20 марта 2017 г., предположительно направленным Ответчиком или лицом, действующим от имени ответчика, в ответ на предупредительное письмо Истца, написано: «готов рассмотреть Ваше предложение на взаимовыгодных условиях (реальная денежная компенсация)".

В е-мйэле от 22 марта 2017 г., Истец уведомил Ответчика о том, что может компенсировать Ответчику только административные расходы, связанные с Доменным Именем. В ответ, 23 марта 2017 г., Ответчик направил очередное электронное сообщение, в котором упомянул многомиллиардные обороты Истца и провел параллели с увеличением стоимости инвестиций с течением времени. Также Ответчик отметил: "я могу ПРОДАТЬ сайт Вашим конкурентам или кому захочу, я же готов рассмотреть возможность урегулировать данный вопрос мирным путём только с компанией Марс Инкорпорейтед" и повторил, что ожидает предложения «предложения на взаимовыгодных условиях « (реальная денежная компенсация)». 30 марта 2017, Ответчик прислал новое сообщение Истцу, повторив, что он готов удовлетворить все требования Истца, но Истец «еще... не сдела[л] ни одного взаимовыгодного предложения». Ответчик закончил свое сообщение словами "Ожидаю от многомиллиардной компании Марс- взаимовыгодного предложения".

В ответ на отказ Истца продолжать переговоры, 31 марта 2017г Ответчик прислал еще одно письмо с просьбой "сделать мне предложение «ОТ КОТОРОГО Я НЕ СМОГУ ОТКАЗАТЬСЯ». После того, как дальнейшего ответа от Истца не последовало, Ответчик деактивировал свой вебсайт и разместил на неактивной странице следующий текст: ««Всегда бери предоплату», «Принимаем правильное решение», «Возможно все! Просто на невозможное требуется больше времени».

После того как Центром было начато настоящее административное производство, Ответчик связался с Центром и сообщил о своей готовности договориться с Истцом. В частности, 15 мая 2017г, Ответчик направил сообщение, которое заканчивалось словами следующего содержания: «готовы рассмотреть как Ваше предложение по взаимовыгодным условиям аналогичную сумму оплаты пошлины что в пояснительной записке к ЖАЛОБЕ! Надеемся на понимание сторон».

Административная Комиссия считает, что вышеприведенные сообщения Ответчика демонстрируют намерение Ответчика получить с Истца сумму, превышающую административные расходы Ответчика, связанные с Доменным Именем и что Ответчик зарегистрировал и использует Доменное Имя недобросовестно.

Таким образом, Истец удовлетворил требования параграфа 4(а)(iii) Политики.

7. Решение

На основании вышеуказанного, в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил, Административная Комиссия приказывает, чтобы доменное имя <whiskas-optovik.com> было передано Истцу.

Ольга Заломий
Единоличный член Административной Комиссии
Дата: 27 июня 2017 года

¹ Pаздел 1.7. Обзора мнений независимых специалистов ВОИС по отдельным вопросам ЕПУС, Третье издание («Обзор Практики ВОИС 3.0»).

² См., например, the Coca-Cola Company v. ICU Agency, WIPO Case No. D2008-1851, где административная комиссия пришла к выводу, что спорное доменное имя <קוקהקולה.net <[xn--8dbabb9a0dbb.net]> является тождественным товарному знаку истца "Coca Cola", так как оно не имеет значения на иврите и является транслитерацией английского звучания знака COCA-COLA.

³ Pаздел 1.8. Обзора Практики ВОИС 3.0.

⁴ Pаздел 1.11.1 Обзора Практики ВОИС 3.0.

⁵ раздел 2.1. Обзора Практики ВОИС 3.0.

⁶ Там же.

⁷ Там же.