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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Yoox Net-A-Porter Group, S.p.A. (YNAP) v. Profumeria Moena S.r.l.

Caso No. D2017-0858

1. Le Parti

Il Ricorrente è Yoox Net-A-Porter Group, S.p.A. (YNAP) Milano, Italia, rappresentato da Jaumann sas di Paolo Jaumann & C, Italia.

Il Resistente è Profumeria Moena S.r.l., Moena, Italia.

2. Il nome a dominio e il Registrar

Il nome a dominio contestato <yooxprofumi.com> è registrato presso la società Tucows Inc. (il "Registrar").

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 27 aprile 2017 via email. Il 28 aprile 2017, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 28 aprile 2017, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il Centro ha inviato un'email al Ricorrente in data 1 maggio 2017, informandolo che la lingua del Contratto di Registrazione del nome a dominio contestato è l'inglese e invitandolo pertanto a trasmettere il Ricorso tradotto in lingua inglese o, in alternativa, a trasmettere una richiesta, supportata da idonee motivazioni e documentazione, di adozione dell'italiano come lingua della procedura. Tale richiesta è stata trasmessa dal Ricorrente al Centro in data 2 maggio 2017.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

Come dei paragrafi 2 e 4 delle Norme, in data 17 maggio 2017, il Centro ha notificato il Ricorso al Resistente che, ai sensi del paragrafo 5 delle Norme avrebbe dovuto inviare la propria Risposta al Centro entro il 6 giugno 2017. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 9 giugno 2017, il Centro ha inviato al Resistente una comunicazione di inadempienza e informato le Parti dell'inizio della procedura di nomina del Collegio. In pari data, il Resistente ha inviato via email al Centro una comunicazione volta a sollecitare "una proposta di acquisto" del nome a dominio contestato. Il 14 giugno 2017 il Centro ha invitato le Parti, nel caso in cui desiderassero esplorare le opzioni di conciliazione, a presentare una richiesta di sospensione della procedura entro il 19 giugno 2017. Nessuna richiesta formale di sospensione è pervenuta al Centro entro il suddetto termine.

In data 30 giugno 2017, il Centro ha nominato, Anna Carabelli quale Membro Unico del Collegio, che ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza ai sensi del paragrafo 7 delle Norme.

Dato atto di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme, il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione relativa alla lingua della procedura.

Ai sensi del paragrafo 11 delle Norme, salvo che le parti abbiano concordato altrimenti o il Contratto di Registrazione del nome a dominio contestato preveda diversamente, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del Contratto di Registrazione. Il Collegio, tuttavia, ha facoltà di decidere altrimenti, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto (ad es. nazionalità e luogo di residenza delle Parti, lingua della documentazione prodotta, lingua utilizzata nella corrispondenza tra le Parti o qualsiasi altro elemento a sostegno della familiarità con la lingua richiesta dalle Parti/da una delle Parti).

Nel caso di specie, sebbene il Contratto di Registrazione sia in lingua inglese (cfr. Allegato 2 al Ricorso), considerato che:

a) il Ricorrente è una società avente sede in Italia (cfr. Allegato 10 al Ricorso);

b) il Resistente è una società avente sede in Italia (cfr. Allegato 4 al Ricorso);

c) il sito Internet del Resistente "www.profumeriafesta.com" è interamente in italiano;

d) il Resistente ha avuto uno scambio di corrispondenza con il Ricorrente e con il Centro in italiano, nel corso del quale il socio unico e amministratore unico del Resistente, Sig. Umberto Festa, ha dimostrato di avere perfetta familiarità con la lingua italiana (cfr. Allegato 3);

il Collegio ritiene di poter adottare l'italiano quale lingua della procedura , come richiesto dal Ricorrente.

4. I presupposti di fatto

Il Ricorrente è una società di diritto italiano operante nel settore del commercio online di abbigliamento, accessori e complementi d'arredo (cfr. Allegato 10 al Ricorso).

Il Ricorrente ha documentato di essere titolare dei seguenti marchi:

- marchio internazionale n. 854072 YOOX, registrato in data 27 aprile 2005 per le classi 18, 25 e 35 (cfr. Allegato 6 al Ricorso);

- marchio dell'Unione Europea n. 011711082 YOOX.COM, depositato in data 4 aprile 2013 e registrato in data 25 settembre 2013 per le classi 18, 25 e 35 (cfr. Allegato 7 al Ricorso);

- marchio italiano n. 302000900846941, depositato in data 18 maggio 2000 e registrato in data 6 ottobre 2000 per le classi 3, 9, 18, 24, 25 e 26 (cfr. Allegato 8 al Ricorso) e rinnovato con il n. 302010901821137 con deposito in data 19 marzo 2010 e registrazione in data 27 maggio 2010 (cfr. Allegato 9 al Ricorso).

Il Resistente è titolare del nome a dominio contestato <yooxprofumi.com>, registrato in data 2 marzo 2015, come risulta dall'estratto del database Whois prodotto dal Ricorrente sub Allegato 1.

In base a quanto riferito dal Ricorrente, tale nome a dominio era originariamente utilizzato in funzione di re indirizzamento al sito ufficiale del Resistente "www.profumeriafesta.com". Attualmente il nome a dominio contestato individua un sito Internet in costruzione.

Con email in data 3 novembre 2016, il Ricorrente ha diffidato il Resistente dall'utilizzare il nome a dominio contestato. In ottemperanza a tale diffida, il Resistente ha cessato l'uso dello stesso in funzione di re indirizzamento al proprio sito, proponendo al Ricorrente di acquistare il nome a dominio contestato per un corrispettivo che veniva successivamente indicato in i EUR 10.000 (cfr. email del Resistente in data 30 marzo 2017, Allegato 3 al Ricorso).

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma che:

- il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi di titolarità del Ricorrente, in quanto costituito dal marchio del Ricorrente YOOX, seguito da un elemento descrittivo, "profumi", e dal gTLD ".com";

- il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato in quanto:

a) il Resistente utilizzava il nome a dominio contestato con la funzione di reindirizzamento al proprio sito internet "www.profumeriafesta.com", tramite il quale offriva in vendita prodotti di profumeria; trattasi di un uso non considerabile come "in buona fede" ai sensi del paragrafo 4(c) della Policy);

b) a seguito di diffida da parte del Ricorrente (cfr. Allegato 3 al Ricorso), il Resistente ha cessato tale utilizzo, così evidenziando la consapevolezza dell' illecito contestatogli;

c) il Resistente non è noto al pubblico con il nome "YOOX" o "YOOX PROFUMI", come testimoniato dal fatto che il nome a dominio contestato era utilizzato con la mera funzione di reindirizzamento al sito Internet "www.profumeriafesta.com";

d) alla luce del fatto che l'uso di un segno distintivo altrui assai noto come YOOX in funzione di re indirizzamento può avere l'effetto di aumentare il traffico Internet verso il proprio sito e della richiesta di EUR 10.000 avanzata per la cessione del nome a dominio contestato, non può ritenersi che il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio contestato "senza alcuna volontà di ottenere guadagni economici" ;

- il nome a dominio contestato è stato registrato e utilizzato in mala fede dal momento che:

a) il Resistente non poteva non conoscere il marchio del Ricorrente, in quanto registrato molto tempo prima del nome a dominio contestato e dotato di grande notorietà nel campo del commercio elettronico;

b) il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato con la funzione di reindirizzamento alla homepage del proprio sito Internet allo scopo di attrarre verso quest'ultimo gli utenti di Internet a scopo di lucro;

c) il Resistente ha chiesto al Ricorrente, per la cessione del nome a dominio contestato, la somma di EUR 10.000 (cfr. Allegato 3 al Ricorso).

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato una Risposta formale.

6. Motivi della decisione

Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".

Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione di cancellazione o trasferimento del nome a dominio:

(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; e

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e

(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza tale da indurre confusione tra il nome a dominio contestato ed il marchio del Ricorrente

Il nome a dominio contestato incorpora integralmente il marchio del Ricorrente YOOX, con l'aggiunta del termine generico "profumi".

Ad avviso del Collegio esso è senz'altro confondibile con il suddetto marchio: l'aggiunta di un termine generico (privo in sé di capacità distintiva e quindi inidoneo a differenziare il nome a dominio contestato facendone un nuovo segno) non vale infatti ad escludere tale confondibilità (cfr. Mueller Water Products, Inc., Mueller International, LLC e Mueller Co. LLC v. Asia Pacific Supply Co., Ltd., Caso OMPI No. D2016-0778; Coutts & Co. v. Sande Skalnik, Patrick Harding, Caso OMPI No. D2015-1590; ZINO Davidoff SA v. Yang Yong, Caso OMPI No. D2013-0410; National Westminster Bank plc v. PrivacyProtect.org / Michael Switalski, Caso OMPI No. D2012-1717).

D'altro canto, l'aggiunta del gTLD ".com" è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell'identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio (cfr. Arla Foods Amba v. Joan P Evans, Caso OMPI No. D2016-0473; Barry Callebaut AG, Barry Callebaut Belgium NV v. VistaPrint Technologies Ltd, Caso OMPI No. D2015-0819; Philip Morris USA Inc. v. Sakaria Mohamoud Mussafah, Caso OMPI No. D2014-1667;AGUAS DE CABREIROA, S.A.U. v. Hello Domain, Caso OMPI No. D2014-2087; "Dr. Martens" International Trading GmbH and "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. Deborah Jordan / Domains By Proxy, LLC, Caso OMPI No. D2012-2078).

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l'esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a domini, ovvero: (i) l'uso o la preparazione all'uso del nome a dominio per l'offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi; (ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e (iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il Resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio contestato e/o che sia stato autorizzato dal Ricorrente ad utilizzare il marchio YOOX. Peraltro, la registrazione di un nome a dominio corrispondente a un marchio altrui allo scopo di rivenderlo al legittimo titolare del marchio e l'uso di tale nome a dominio con funzione di re indirizzamento al proprio sito Internet non costituiscono certamente legittimo uso non commerciale del nome a dominio medesimo o uso per l'offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi.

Secondo il costante orientamento dei collegi, il ricorrente deve fornire la prova prima facie dell'insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o di un titolo in relazione al nome a dominio contestato; verificatosi ciò, è onere del resistente provare il contrario (cfr. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH v. Perfect Privacy, LLC / Denis Ryskin, Caso OMPI No. D2016-0619; Arla Foods Amba v. Joan P Evans, Caso OMPI No. D2016-0473; Barry Callebaut AG, Barry Callebaut Belgium NV v. VistaPrint Technologies Ltd, Caso OMPI No. D2015-0819; Carolina Herrera, Ltd. v. Alberto Rincon Garcia, Caso OMPI No. D2002-0806).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto al proprio onere mentre il Resistente, non avendo ritenuto di sottoporre al Collegio la propria Risposta, ha rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Tale circostanza è sufficiente dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo.

Il Collegio ritiene quindi provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

E' principio costantemente affermato dai collegi OMPI che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (cfr. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, ("WIPO Overview 3.0"), paragrafo 3.2.2). Nel caso di specie, è altamente improbabile che il Resistente non conoscesse il marchio del Ricorrente, attesa la notorietà di tale marchio in ambito e-commerce e il fatto che esso sia stato registrato molti anni prima del nome a dominio contestato (cfr., tra le decisioni più recenti, Awesome Events Limited v. Ben Loyd Holmes, Caso OMPI No. D2017-0517).

Per quanto riguarda l'uso in malafede, il Collegio osserva che la circostanza che il nome a dominio contestato attualmente non rimandi ad alcuna pagina attiva ma a un sito Internet in costruzione non ha rilievo decisivo. Sin dalla decisione resa nel procedimento Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, è infatti principio assolutamente pacifico, secondo l'orientamento dei collegi OMPI, che l'uso in malafede non presuppone necessariamente il compimento di un'azione positiva, ma ricorre anche in caso di c.d. passive holding (cfr. anche "Dr. Martens" International Trading GmbH e "Dr. Maertens" Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., Caso OMPI No. D2017-0246; e Virgin Enterprises Limited v. Cesar Alvarez, Caso OMPI No. D2016-2140;).

La documentazione allegata dal Ricorrente indica inoltre che il nome a dominio contestato era in precedenza utilizzato dal Resistente in funzione di re indirizzamento al proprio sito Internet "www.profumeriafesta.com" e che, a seguito della contestazione ricevuta, questi ha offerto al Ricorrente di acquistare il nome a dominio contestato per un importo di gran lunga eccedente i costi di registrazione. Tali comportamenti costituiscono chiari indici di mala fede (cfr. Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Mohammad Alkurdi, Caso OMPI No. D2017-0391; OLX, B.V. v. Abdul Ahad / Domains By Proxy, LLC, Caso OMPI No. D2015-0271).

Il Collegio ritiene quindi provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <yooxprofumi.com>.

Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio
Data: 15 luglio 2017