Şikayet Eden, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) tarafından temsil edilen, Richmond, Virginia, ABD’de yerleşik Philip Morris USA Inc.’dir.

Şikayet Edilen, uyuşmazlıkta kendini temsil eden, İzmir, Türkiye’de yerleşik Metin Altundag’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <marlboroelektroniksigara.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 25 Nisan 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 26 Nisan 2017 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 1 Mayıs 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 21 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen, 2 Mayıs 2017 ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde, Merkez’e beş adet e-posta göndermiştir. Ancak, Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmamamıştır. Dolayısıyla Merkez, 22 Mayıs 2017 tarihinde, Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar’ın (“Kurallar”) 6. maddesi doğrultusunda, Hakem ataması sürecine geçileceğini, taraflara bildirmiştir.

Merkez, 1 Haziran 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak, Selma Ünlü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, dünya çapında sigara üretimi, pazarlaması ve satışı yapan bir şirkettir. Şikayet Eden, MARLBORO ibareli markasının tescilini, ilk kez 14 Nisan 1908 tarihinde, 68502 tescil numarası ile Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde sigara emtiaları için gerçekleştirmiştir. Şikayet Eden ayrıca, 25 Temmuz 1972 tarihinde 938510 tescil numarası ile MARLBORO ibareli ve kırmızı çatı tasarımlı markasını sigara emtiaları için aynı kurum nezdinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, <marlboro.com> alan adını 6 Mart 2000 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaf konusu alan adı olan <marlboroelektroniksigara.com> alan adını 12 Aralık 2016 tarihinde tescil ettirmiştir.

Gerek Şikayet’in sunulduğu gerekse kararın ihdas edildiği tarihlerde, ihtilaflı alan adının, herhangi bir aktif internet sitesi ile bağlantılı olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

WIPO Tahkim ve Uzlaştırma Merkezi tarafından Şikayet Edilen’e e-posta yolu ile bildirimde bulunulmasına karşın, Şikayet Edilen herhangi bir resmi Cevap sunmamış, ancak Merkez’e birden fazla e-posta göndermiştir. Şikayet Edilen, özellikle 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 12:45’de gönderilen e-posta ile “tabiki bunu size ne karşılığında verecem yani bunu ücretsizmi istiyorsunuz bunu makul bir ücret karşiliğida size devredebilirim” şeklinde bir beyanda bulunmuştur.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(i) maddesine göre ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu ihtilaf için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünyaca ünlü MARLBORO markaları da dahil olmak üzere çeşitli markalar altında sigara üreten, pazarlayan, satan ve 1883 yılından bu yana faaliyet gösteren bir şirket olduğunu ifade etmektedir.

Şikayet Eden, MARLBORO markasını ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde 68502 tescil numarası ile 14 Nisan 1908 tarihinde sigara emtiaları için tescil ettirdiğini göstermektedir. Şikayet Eden ayrıca MARLBORO ve kırmızı çatı tasarımından oluşan markasını yine aynı kurum nezdinde 938510 tescil numarası ile 25 Temmuz 1972 tarihinde sigara emtiaları için tescil ettirmiştir. Şikayet Eden, MARLBORO markalarının geniş ölçekli ve kapsamlı çalışmaları sonucunda dünya çapında tanınmış hale geldiğini iddia etmekte ve bu yönde daha önce verilen Hakem kararlarına atıfta bulunmaktadır.

Şikayet Eden, <marlboro.com> alan adının kendi adına tescilli olduğunu göstermektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden adına tescilli marka ve alan adının karışıklığa yol açacak derecede benzer olduğunu, kendisine ait MARLBORO markasının tümüyle ihtilaflı alan adının içerisinde yer aldığını, MARLBORO markası ile bağlantılı olarak ihtilaflı alan adında kullanılan “elektronik” ve “sigara” sözcüklerinin bu karışıklığı daha da arttırdığını ve bu sözcükleri MARLBORO markası ile birlikte alan adında gören tüketicilerin Şikayet Eden’in kendi markası altında online sigara sattığına inanacağını iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in MARLBORO markası veya bunun herhangi bir varyasyonu için hiçbir ticari marka tescili almadığını, hiçbir zaman MARLBORO ticari markalarını bir alan adında veya diğer herhangi bir şekilde kullanmak için açık veya zımni lisans, yetki veya izin almadığını, ihtilaflı alan adını malların ve hizmetlerin iyi niyetli arzı ile bağdaştırılabilecek şekilde kullandığına veya bu yönde bir hazırlık yaptığına dair herhangi bir delil olmadığını iddia etmektedir.

Şikayet Eden ayrıca, Şikayet Edilen’in uyuşmazlık konusu alan adını ihtiva eden internet sitesinin aktif olmayan (pasif) bir internet sitesi olduğunu ifade ederek, alan adının pasif tutulmasında da Şikayet Edilen’in herhangi bir hakkı veya meşru menfaatinin bulunmadığını iddia etmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, dünya çapında ünlü markasının ilk tescil tarihinden yüz yılı aşkın bir süre sonra Şikayet Edilen’in kötü niyetli bir şekilde MARLBORO markasını içeren alan adını kendi adına tescil ettirdiğini ve bu durumun tescilin kötü niyetli olarak yapıldığını ortaya koyduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, basit bir internet araştırması ile bile MARLBORO markasının üzerinde Şikayet Eden’in sahip olduğu hakların kolaylıkla görülebileceğini ifade etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in uyuşmazlık konusu alan adını, internet kullanıcılarını, Şikayet Eden’e ait internet sitesinden çekmek için kullandığını ve halihazırda aktif olmayan bir internet sitesi için ihtilaflı alan adının kullanılmasının da kötü niyetli kullanımı gösterdiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen’in vakılarla ilgili herhangi bir resmi Cevap ibraz etmediği tespit edilmiştir. Ancak, Şikayet Edilen Merkez’e birden fazla e-posta göndermiştir. Şikayet Edilen, özellikle 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 12:45’de gönderilen e-posta ile “tabiki bunu size ne karşılığında verecem yani bunu ücretsizmi istiyorsunuz bunu makul bir ücret karşiliğida size devredebilirim” şeklinde bir beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikayet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, MARLBORO ibareli ilk marka tescilini 14 Nisan 1908 tarihinde, 68502 tescil numarası ile Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde gerçekleştirilmiştir. Şikayet Eden, daha sonraki dönemlerde, MARLBORO ibaresini esas unsur olarak içeren markasını, 25 Temmuz 1972 tarihinde, 938510 tescil numarası ile aynı kurum nezdinde tescil ettirmiştir. Öte yandan, Şikayet Eden, <marlboro.com> alan adını, 6 Mart 2000 tarihinden bu yana tescilli olarak kullanmaktadır.

Şikayet Eden’in sunduğu delillerden, Şikayet Eden’e ait MARLBORO markasının dünya çapında tanınmış bir marka olduğunun evvelce tarihli pek çok İdari Hakem Heyeti kararı ile sübuta erdiği anlaşılmıştır (Philip Morris USA Inc. v. Prophet Partners Inc., WIPO Dava No. D2007-1614; Philip Morris USA Inc. v. Pieropan, WIPO Dava No. D2011-1735).

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’e ait tanınmış MARLBORO markasını ihtilaflı alan adının esaslı unsuru olarak, üstelik Şikayet Eden’in faaliyet gösterdiği sektörü ilgilendiren “elektronik sigara” ibaresi ile birlikte kullanmaktadır. Bu noktada, Hakem, Şikayet Eden’in ispat edilmiş olan marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in MARLBORO markasına, karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bununla beraber Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” uzantısının ayırt edici niteliği olmadığına karar vermiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’ nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

“(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir.

Hakem, Şikayet Eden’in MARLBORO markası üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır ve ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in bir hak veya meşru menfaati olduğunu belirten herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu doğrultuda, Şikayet Edilen’in MARLBORO ibaresini alan adı içerisinde kullanması için herhangi hak veya meşru menfaatinin bulunmadığı ve Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmıştır.

Yukarıdaki değerlendirmeler kapsamında, İdari Hakem Heyeti’nin şikayet dilekçesinde ileri sürülen hususların Politika’nın 4(b)(ii) maddesinde öngörülen şartları karşıladığı sonucuna varılmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

“(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.”

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak Şikayet Eden’in markasının dünya çapındaki tanınmışlığı nedeniyle, Şikayet Edilen’in bu markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087. Sırf bu durum bile, Şikayet Edilen’in kötü niyetini ortaya koymak için yeterli iken, Şikayet Edilen’in ayrıca 2 Mayıs 2017 tarihinde Merkez’e gönderdiği e-postada, ihtilaflı alan adını ücret karşılığı devretmeyi teklif eden bir cevap verdiği tespit edilmiştir. Hakem, söz konusu ücret karşılığı devir teklifinin, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil ve kullanımını açıkça ortaya koyduğunu düşünmektedir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaf konusu alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(iii) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <marlboroelektroniksigara.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
İdari Hakem
Tarih: 15 Haziran 2017