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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Intesa Sanpaolo S.p.A. v. Santina Vindigni
Caso No. D2016-2034
1. Le Parti
La Ricorrente è Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, Italia, rappresentato da Perani Pozzi Associati - Studio Legale, Italia.
La Resistente è Santina Vindigni, di La Maddalena, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com> è registrato presso la società Register.IT SPA (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato in italiano al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 5 ottobre 2016 via email. Il 5 ottobre 2016, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 5 ottobre 2016, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. La Ricorrente ha trasmesso al Centro una istanza affinché l’italiano sia la lingua del procedimento e un Ricorso modificato in data 19 ottobre 2016. La Resistente non ha depositato alcun commento riguardo a tale istanza.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 25 ottobre 2016, il Centro ha notificato in italiano e in francese il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 14 novembre 2016. La Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 21 novembre 2016, il Centro ha notificato l’inadempienza della Resistente e ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 29 novembre 2016, Eva Fiammenghi quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una nota società italiana nata dalla fusione, avvenuta il 1 gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., due delle maggiori banche italiane e attualmente è uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo. Solo in Italia è presente con circa 4.000 filiali.
La Ricorrente è il titolare di numerose registrazioni di marchio contenente la denominazione “Intesa Sanpaolo”, tra cui:
- Registrazione internazionale di marchio n. 920896 INTESA SANPAOLO, concessa in data 7 marzo 2007 e debitamente rinnovata, in relazione alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 5301999 INTESA SANPAOLO, richiesta in data 8 settembre 2006 e concessa in data 18 giugno 2007, in relazione alle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 5421177 INTESA SANPAOLO, richiesta in data 27 ottobre 2006 e concessa in data 5 novembre 2007, in relazione alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.
La Ricorrente è, inoltre, titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione “Intesa
Sanpaolo” tra cui:
- <intesasanpaolo.com>
- <intesasanpaolo.org>
- <intesasanpaolo.eu>
- <intesasanpaolo.info>
- <intesasanpaolo.net>
- <intesasanpaolo.biz>
- <intesa-sanpaolo.com>
- <intesa-sanpaolo.org>
- <intesa-sanpaolo.eu>
- <intesa-sanpaolo.info>
- <intesa-sanpaolo.net>
- <intesa-sanpaolo.biz>
La Resistente ha registrato in data 4 novembre 2015 il nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com>.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con il proprio marchio INTESA SANPAOLO.
Il nome a dominio contestato riproduce esattamente il marchio e di nomi a dominio della Ricorrente.
La Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato né è stata mai autorizzata al suo utilizzo né tantomeno alla registrazione di nomi a dominio contenenti il marchio INTESA SANPAOLO.
Il nome a dominio contestato è stato registrato ed è utilizzato in malafede.
La Ricorrente richiede che il nome a dominio contestato le venga trasferito.
B. Resistente
La Resistente non ha presentato alcuna Risposta.
6. Motivi della decisione
A. La lingua della procedura
Prima di esaminare i tre elementi della Policy, il Collegio deve decidere della lingua della procedura. Secondo il paragrafo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. L’accordo di registrazione per il nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com> è il francese. Il Collegio decide in accordo con il paragrafo 11(a) delle Norme che la lingua della procedura è l’italiano perché le Parti sono italiane e la Resistente non ha depositato alcun commento riguardo la lingua delle procedura.
Detto ciò, il Collegio entra nell’esame di merito del Ricorso in questione.
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca i tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio registrati dalla Resistente debbano essere cancellati o trasferiti alla Ricorrente:
(i) i nomi a dominio sono identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; e
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati; ed
(iii) i nomi a dominio contestati sono stati registrati e vengono usati in malafede.
B. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sull marchio INTESA SANPAOLO.
Il Collegio pertanto considera che il nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com> incorpora integralmente il marchio della Ricorrente e che l’aggiunta del trattino “-” non è sufficiente ad evitare la confondibilità con i marchi della Ricorrente (Consorzio del Prosciutto di Parma v. Future City di Salvaderi Enea,
Caso OMPI No. D2010-1561; Victoria Beckham v. Viktor Pavlenko,
Caso OMPI No. D2015-0840).
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
C. Assenza di diritti o d’interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Resistente non ha presentato alcuna Risposta al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o legittimo interesse sul nome a dominio contestato, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dei paragrafi 5 e 4(c) delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni della Ricorrente, la Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, né risulterebbe connessa o affiliata con la Ricorrente, né in altro modo autorizzata all’utilizzo della dicitura in esame.
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto del paragrafo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di alcun diritto o legittimo interesse della Resistente sul nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com>.
D. Registrazione e Uso in Malafede
Nel caso in esame, a prescindere dalla notorietà in Italia - dove è domiciliata la Resistente - dei marchi della Ricorrente, è evidente che la Resistente fosse a conoscenza dei diritti esclusivi della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato.
Per quanto concerne l’ultimo elemento da valutare, il Collegio non reputa la semplice detenzione passiva del nome a dominio una chiara circostanza di mala fede salvo che non ricorrano, come nel caso di specie, due specifiche circostanze:
- il marchio INTESA SANPAOLO è un marchio che può essere definito notorio e che la Resistente non poteva non conoscere (National Hockey League v. Jean Lucas, Domcharme Group,
Caso OMPI No. D2016-0315);
- La Resistente non ha presentato alcuna Risposta al presente Ricorso e pertanto si ritiene presumibile l’assenza di ogni interesse a difendere il proprio diritto.
Il Collegio ritiene quindi provata la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore della Ricorrente del nome a dominio contestato <intesa-san-paolo.com>.
Eva Fiammenghi
Membro Unico del Collegio
Data: 13 dicembre 2016
