Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

TOTAL 2012 IP CORP c. Andres Galavis

Caso No. D2015-2069

1. Las Partes

La Demandante es TOTAL 2012 IP CORP, con domicilio en Barbados, Barbados, representada por GR Lex, República Bolivariana de Venezuela.

El Demandado es Andres Galavis, con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <viaappiapanama.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de noviembre de 2015. El 16 de noviembre de 2015 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2015 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación y confirmando que el idioma del acuerdo de registro era el inglés.

El 18 de noviembre de 2015, el Centro envió un correo electrónico a las partes invitando a la Demandante a proporcionar al menos una de las siguientes opciones: (1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las Partes para que el idioma del procedimiento sea el español; (2) remitir la Demanda traducida al inglés; o (3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. En el mismo correo electrónico, el Centro invitó al Demandado de presentar sus comentarios en respecto al idioma del procedimiento. El 20 de noviembre de 2015, la Demandante presentó una solicitud para que el español fuera el idioma del procedimiento. El 23 de noviembre de 2015, el Demandado confirmó su solicitud que el idioma del procedimiento fuera el español.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de noviembre de 2015. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de diciembre de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de diciembre de 2015.

El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de diciembre de 2015. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

Por las razones indicadas en la sección 6.A., el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. Como se indica en la sección 6.B. el Experto decidió no admitir una presentación adicional efectuada por la Demandante el 18 de diciembre de 2015.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante opera un restaurante familiar de Gastronomía Italiana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, nombrado "Via Appia", que se diferencia por ofrecer almuerzos y/o cenas diarias listas para llevar en casa u oficina, así como distintos productos. La Demandante es titular por cesión del titular anterior de varios registros de marca VIA APPIA, entre otros los siguientes:

De acuerdo a la base de datos WhoIs del Registrador, el registro para el nombre de dominio en disputa fue creado el 14 de mayo de 2014.

Bajo el nombre de dominio en disputa funciona un sitio web en el que se publicita un restaurante en Panamá con el nombre de "Vía Appia Express".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:

El nombre de dominio en disputa <viaappiapanama.com> es similar a las marcas VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT de la Demandante hasta el punto de crear confusión, ya que contiene las palabras de la marca "via appia" a la cual se le ha añadido el término geográfico "Panamá", adición que no distingue sino que acentúa y confirma la asociación con la Demandante.

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni en Venezuela, Panamá, o República Dominicana. Con ocasión de la oposición presentada ante el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en contra del registro de la solicitud de VIA APPIA EXPRESS y Diseño en Clase 43 Internacional, el Demandado desistió de la solicitud, ocasionando la declaración de la "Sustracción de la Materia" por parte del Juzgado de Panamá. (Anexos 9 y 10 a la Demanda). Hecho que sin lugar a dudas implica que el Demandado desde la fecha, advierte el alcance de su infracción, así como reconoce que no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre la marca VIA APPIA EXPRESS y Diseño en Panamá, confirmando con ello el criterio sostenido por otros Expertos UDRP (ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas, Caso OMPI No. D2007-0768).

A la Demandante no le consta que el Demandado sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Según consta a la Demandante, el Demandado hace un uso ilegítimo, desleal y comercial del nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, al definirse como "Via Appia Express", y replicar sin autorización alguna la actividad comercial, los servicios y productos de la Demandante, toda vez que se ha establecido en la ciudad de Panamá, en la misma línea comercial de servicios que la Demandante, utilizando exactamente el mismo nombre, y más grave aún, aprovechándose sin autorización alguna de más de 30 años de esfuerzo, dedicación y experiencia en el mercado gastronómico de la República Bolivariana de Venezuela, generando confusión en el público consumidor.

El nombre de dominio en disputa se ha registrado y está siendo utilizado de mala fe. La utilización y el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se refiere de manera idéntica a la actividad comercial, servicios y productos de la Demandante, atrayendo con ello de una manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios a dicho sitio web, generando confusión con las marcas de la Demandante VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT en cuanto a su fuente, patrocinio, afiliación, promoción, actividad comercial, productos, y servicios reflejados en dicho sitio web del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento.

Dado que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés y que la Demanda se presentó en español, el Centro solicitó a las Partes que se pronunciaran sobre la cuestión del idioma. Como consta en la sección 3 supra, ambas partes por separado han solicitado que el idioma del procedimiento sea el español. El Experto, en coincidencia con el Centro, considera que ello equivale a un acuerdo y decide conforme al Reglamento, párrafo 11(a), que el idioma del procedimiento y de la decisión sea el español.

B. Cuestión preliminar: Presentación adicional de la Demandante.

El 18 de diciembre de 2015 la Demandante hizo una presentación adicional no solicitada, adjuntando una serie de fotografías que según alega documentan los preparativos de la Demandante para la inauguración de un establecimiento en Panamá. Como bien lo recuerda el Centro en su comunicación del 21 de diciembre de 2015 a la Demandante, el Reglamento sólo prevé la presentación de la demanda por el demandante y de la contestación por el demandado, y que las presentaciones adicionales no están expresamente previstas, salvo que sean consecuencia de una notificación de deficiencias en la demanda/contestación o si lo solicita el grupo administrativo de expertos. Habiendo examinado la naturaleza y contenido de la presentación adicional el Experto, de acuerdo a los párrafos 10(a) y 12 del Reglamento, decide no admitir la mencionada presentación adicional por no estar claro a qué hechos considerados en la sección VI. A. de la Demanda se refiere. En cualquier caso, el Experto considera que la no admisión de la presentación adicional no afecta la Decisión del Experto.

C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha probado que es titular de derechos sobre las marcas VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT por cesión del titular anterior. Ver sección 4 supra.

El Experto considera que el elemento dominante o principal en dichas marcas es "Via Appia", ya que "express" y "restaurant" son términos genéricos. El Experto nota que en el nombre de dominio en disputa se incorpora ese elemento dominante, acompañado por el término geográfico "Panamá" y el dominio del nivel superior ".com". De acuerdo al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), párrafo 1.9, "la adición en un nombre de dominio de términos meramente genéricos, descriptivos o geográficos a una marca normalmente sería insuficiente por sí misma para evitar que se determine similitud confundible de acuerdo al primer elemento de la UDRP.[…]." En opinión del Experto, el agregado del término "Panamá" en el nombre de dominio en disputa sugiere que se trata de la sucursal o filial en Panamá de un establecimiento con casa matriz y/o filiales en otros países, lo que aumenta el riesgo de confusión con la marca de la Demandante. Ver Elite Licensing Company SA, Elite Model Management v. José Manuel Salguero Regise, Caso OMPI No. D2011-0979, en relación con <elitesevilla.com> ("Asimismo el agregado del término geográfico "Sevilla" al nombre de dominio en disputa, lo único que hace es reforzar esa confusión dando la idea de que el nombre de dominio en disputa es una suerte de sucursal en la ciudad de Sevilla de las Demandantes. Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política.")

El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con las marcas VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT de la Demandante.

D. Derechos o intereses legítimos

Dice la Demandante que no le consta que el Demandado sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El Experto coincide con la Demandante, ya que según la base de datos WhoIs del registrador el nombre del registrante es Andres Galavis, por lo que no resulta aplicable el párrafo 4(c)(ii) de la Política.

Según la Demandante, el Demandado hace un uso ilegítimo, desleal, y comercial del nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, al definirse como Via Appia Express, y replicar sin autorización alguna la actividad comercial, los servicios y productos de Via Appia Express dela República Bolivariana de Venezuela, toda vez que se ha establecido en la ciudad de Panamá, en la misma línea comercial de servicios que la Demandante, utilizando exactamente el mismo nombre, y más grave aún, aprovechándose sin autorización alguna de más de 30 años de esfuerzo, dedicación y experiencia en el mercado gastronómico de la República Bolivariana de Venezuela, generando confusión en el público consumidor.

El Experto nota que según la prueba disponible bajo el nombre de dominio en disputa funciona un sitio web en el que se ofrecen los servicios de un restaurante de especialidades italianas en Panamá, con un nombre idéntico al de la marca VIA APPIA EXPRESS de la Demandante. El Experto también nota que el Demandado no ha contestado a la Demanda, ni ha explicado por qué ese restaurante en Panamá tiene nombre idéntico a las marcas de la Demandante y al del restaurante protegido por las marcas venezolanas. Por otra parte el Demandado aparentemente no cuenta con una autorización, licencia o permiso de la Demandante para utilizar la parte relevante de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, ni tampoco figura algún "disclaimer" en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. Puesto que el Demandado mediante ese sitio web ofrece servicios gastronómicos similares a los protegidos por las marcas VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT de la Demandante, resulta claro que el uso del nombre de dominio en disputa no es en conexión con una oferta de buena fe de servicios conforme al párrafo 4(c)(i) de la Política, ni se trata de un uso legítimo y leal o no comercial, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, conforme al párrafo 4(c )(iii) de la Política.

Por otra parte está probado que el 24 de junio de 2014 la sociedad Via Appia Express, S.A. que opera el restaurante publicitado en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, solicitó en Panamá el registro de la marca VIA APPIA EXPRESS y Diseño y que el 9 de diciembre de 2014 se presentó la Demandante ante una jueza panameña para que denegara dicha solicitud de marca, con base en la existencia anterior de la misma marca en la República Bolivariana de Venezuela de la que es titular la Demandante. Ante la presentación de la Demandante, la sociedad Via Appia Express, S.A. desistió de su solicitud de marca, desistimiento que con fecha 2 de febrero de 2015 le fue aceptado por la oficina de marcas panameña. Dado el desistimiento de la solicitud de marca el 16 de junio de 2015 la jueza panameña dictó la sustracción de materia (modo de terminación del proceso por falta de objeto procesal). En opinión del Experto el desistimiento de la solicitud de marca sugiere fuertemente que Via Appia Express, S.A. no podía prevalecer frente a la Demandante. Por otra parte, si bien no se ha puesto en cuestión en este procedimiento el nombre de dicha sociedad panameña, también es cierto que el Demandado no ha alegado dicho nombre como fundando algún derecho suyo a registrar el nombre de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no ha contestado a la Demanda ni ha mencionado tener alguna relación con dicha sociedad.

De todo lo cual el Experto concluye que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto nota que las marcas de la Demandante VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT fueron registradas por primera vez en Venezuela en febrero de 1996 y marzo de 1998, es decir respectivamente 18 y 16 años antes del registro del nombre de dominio en disputa. Ver sección 4 supra. Por otra parte, el uso del nombre de dominio en disputa, confundiblemente similar a dichas marcas, y para publicitar a un restaurante de características similares al protegido por aquéllas y que funciona desde 1984 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, sugiere que el Demandado, que según la base de datos WhoIs tiene domicilio también en Caracas, ya conocía las mencionadas marcas venezolanas de la Demandante y los bienes y servicios por ellas amparados, y que las tuvo en mente al registrar el nombre de dominio en disputa. En las circunstancias de este caso ello importa que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

Por otra parte está probado que bajo el nombre de dominio en disputa opera un sitio web que promueve a un restaurante ubicado en Panamá con nombre y características similares a los de los establecimientos amparados por las marcas venezolanas VIA APPIA EXPRESS y VIA APPIA RESTAURANT. Por eso considera el Experto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio en línea o de un producto o servicio que figura en el sitio en línea, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe de acuerdo al párrafo 4(b)(iv) de la Política.

En consecuencia se ha satisfecho el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <viaappiapanama.com> sea transferido a la Demandante.

Roberto A. Bianchi
Experto Único
Fecha: 5 de enero de 2016