WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eli Lilly and Company v. Murat Demir

Dava No. D2015-0438

1. Taraflar

Şikayet Eden, İndiana, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, Gün + Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Eli Lilly and Company’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Murat Demir’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <cialisnedir.net> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 11 Mart 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 12 Mart 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 13 Mart 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 20 Mart 2015’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi cevap sunulmamıştır. 10 Nisan 2015 tarihinde Merkez Cevap Vermeme/Gecikme Bildirimi’nde bulunmuştur.

Merkez, 30 Nisan 2015 tarihinde tek İdari Hakem olarak Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

1. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu CIALIS ibareli tanınmış markası ve adına tescilli <cialis.com> alan adı ile aynı olduğunu beyan etmiştir.

2. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da haklı menfaati bulunmadığını ileri sürmüştür.

3. Şikayet Eden, ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüş, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendilerine transferini talep etmiştir.

4. Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

5. İhtilaflı alan adı ilk kez 28 Eylül 2011 tarihinde kayıt edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılacak derecede benzer olduğu:

Şikayet Eden şirket Eli Lilly and Company’nin CIALIS markası üzerindeki hakları 17 Haziran 1999 tarihine kadar dayanmaktadır. CIALIS markasının ilaç muhteviyat ürünleri üzerinde kullanılmasına ilişkin kararı Temmuz 2001’de kamuya açıklamıştır. CIALIS markalı ürünlerin satışı 22 Ocak 2003 tarihinde Avrupa’da başlamıştır. Şikayet Eden, 126 ülkeyi kapsayan 179 adet CIALIS marka tescilinin sahibidir. Tescil belgelerinin bir kısmı Şikayet dilekçesinin ekinde sunulmuştur.

2004 yılında CIALIS markalı ürünlerin satışına ve pazarlanmasına 39 milyon ABD doları harcanmıştır. CIALIS markalı ürünlerin ABD’deki satışı 206 milyon ABD dolarını, Dünya çapındaki satışı da 550 milyon ABD dolarını aşmıştır. CIALIS markalı ürünlerin Dünya genelindeki satışları her geçen yıl artmaktadır, en son 2013 senesinde CIALIS markalı ürünlerin Dünya çapındaki satışları %12 artarak 2.159 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak tescil ettirilmiş “99 020073” tescil numaralı 26 Kasım 1999 tarihli CIALIS ibareli marka, Şikayet Eden’e aittir.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını 28 Eylül 2011 tarihinde tescil ettirdiği için, Şikayet Eden’in CIALIS markası üzerindeki hakları daha önceki tarihlere dayanmaktadır.

Şikayet Eden, selefleri tarafından 10 Ağustos 1999 tarihinde kendi adına tescil ettirmiş olduğu <cialis.com> alan adının bugün de sahibidir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu yukarıda belirtilen markalar ve alan adı ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğunu CIALIS ibaresinin ayırt edici niteliğinin yüksek olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal ve meşru bir hakkı bulunmadığını, Şikayet Edilen’e ihtilafa konu alan adının tescili için herhangi bir yetki veya rıza verilmediğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen’in CIALIS ibarelerini içeren herhangi bir marka tescilli bulunmamaktadır.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, CIALIS markasını Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Haziran 1999 tarihinden bu yana kullanma hakkına sahip olduğunu, CIALIS markasının basın kayıtlarının 2001 yılına dayandığını, markanın tanınmış olduğunu ve bu nedenle de Şikayet Edilen’in CIALIS markasının karıştırılacak derecede benzerini Eylül 2011 tarihinde bilmemesinin mümkün olmadığını ve alan adı olarak tescil ettirerek kötü niyetli olduğunu ileri sürmüştür.

Şikayet Eden, ihtilaflı <cialisnedir.net> alan adı ziyaret edildiğinde bu alan adının öncelikle ve bütün olarak Şikayet Eden’in CIALIS markalı ilaçlarını sergilemek, tanıtmak ve satmak için kullanıldığını tespit edildiğini, ancak site içerisinde satışa sunulan ilaçların Şikayet Eden firmanın lisanslı ürünleri olmadığını ve bu şekilde kamu sağlığının tehdit edildiğini ileri sürmüştür.

Bu sebeplerle de, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini ve kullandığını belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir.

Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli CIALIS markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikayet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir. Ayrıca Şikayet Eden’in <cialis.com>alan adının da sahibi olduğu Merkez’e sunulan WhoIs kayıt bilgilerinden anlaşılmaktadır.

<cialisnedir.net> alan adında yer alan “NEDİR” ibaresinin direkt olarak markayı işaret etmesi ve genel olarak ayırt ediciliği olmaması nedeniyle ihtilaflı alan adında CIALIS ibaresi esas unsur olarak kabul edilmektedir. CIALIS ibaresi ise Şikayet Eden’in tescilli markaları ile ve alan adlarının esas unsuru ile birebir aynıdır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. TimGreen, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında İdari Hakem Heyetleri tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir.

İdari Hakem, yukarıda açıklanan sebeplerle ihtilafa konu alan adının, Şikayet Eden’in tescilli markası ile neredeyse birebir aynı olduğu, bu benzerliğin iltibası kaçınılmaz kıldığı kanaatine varmıştır.

İdari Hakem, bu bilgiler ışığında Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı ilk bakışta (prima facie) ortaya konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’e CIALIS markasının marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini kabul etmektedir. Bununla birlikte Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, İdari Hakem Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden’in ticari rakibine, Şikayet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa, veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse, veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Politika’nın 4(a)(iii) no’lu maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının hem kötü niyetle tescil edildiğini ve hem de kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in CIALIS ibareli markasının Dünya genelinde ve Türkiye’de özellikle ilaç ürünleri için tanınmış olduğunu kabul etmektedir. Şikayet Edilen’in ihtilaflı <cialisnedir.net> alan adı içeriğinde Şikayet Eden’in CIALIS markalı ilaçların satışını gerçekleştirmesi sebebi ile tescil tarihi itibariyle Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in tanınmış markalarından haberdar olduğu, bir başka ifade ile haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşü oluşmuştur. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net,WIPO Dava No. D2000-0226 sayılı kararda da görüleceği üzere İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’e ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının içeriğinde Şikayet Eden’e ait CIALIS ibareli tanınmış markalarını taşıyan ürünlerin sergilenmesinin Şikayet Eden ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilme sonucunu doğuracağı ve haksız kazanca yol açacağı kanaatine varmıştır. Bu durum Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını bilerek ve haksız kazanç yaratmak amaçlı tescil ettirdiğini ve kullandığını, dolayısıyla da kötü niyetli hareket ettiğini göstermektedir. Philip Morris USA Inc. (PM USA) v. Temp Organization / Mehmet Ali Ciger, WIPO Dava No. D2011-1675 davasında İdari Hakem Şikayet Eden’nin MARLBORO markasının tanınmışlık düzeyi ve bu markanın Türkiye’de yaygın kullanımı nedeniyle Şikayet Edilen’in MARLBORO markasını ihtilaflı alan adını tescil ettirirken mutlaka bildiğini ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Şikayet Eden ihtilaflı alan adında kendi ürünlerinin taklit veya yasal olmayan versiyonlarının satışa sunulduğunu iddia etmiştir. Şikayet Edilen bu iddiaları çürütmemiştir.

Son olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in marka sahibi ile hukuki ilişkisini kesin ve belirgin bir şekilde ortaya koymadığı sonucuna varmıştır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <cialisnedir.net> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 14 Mayıs 2015