Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
YPF S.A. v. Tomás Eduardo Fernández Iramain
Caso No. D2014-1570
1. Las Partes
La Demandante es YPF S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Richards, Cardinal, Tutzer, Zabala & Zaeferrer, Argentina.
El Demandado es Tomás Eduardo Fernández Iramain, con domicilio en Buenos Aires, Argentina.
2. El nombre de dominio y entidad registradora
El nombre de dominio en disputa <servi.club> está registrado en united-domains AG (la “Entidad Registradora”).
3. Iter procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de septiembre de 2014. El 12 de septiembre de 2014, el Centro transmitió a la Entidad Registradora por correo electrónico una solicitud para la verificación de los datos de registro en relación al nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2014, la Entidad Registradora transmitió al Centro su respuesta de verificación confirmando que el Demandado figura como el registrante y suministrando los detalles de contacto. El 20 de septiembre de 2014, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda han satisfecho los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De acuerdo con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, y el procedimiento comenzó el 23 de septiembre de 2014. Conforme al párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para responder a la Demanda vencía el 13 de octubre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda se presentó al Centro el 10 de octubre de 2014.
El 23 de octubre de 2014, el Centro designó a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos. El Experto considera que que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación, y de Imparcialidad e Independencia, tal como lo exige el Centro para asegurar el cumplimiento del párrafo 7 del Reglamento.
El 27 de octubre de 2014, el Centro envió a las Partes la Orden de Procedimiento del Panel Administrativo nº 1 por la que se fijó el castellano como idioma para dicha Orden y la presente Decisión, aunque sin requerir una traducción de anteriores presentaciones de las Partes. La Orden de Procedimiento también requirió a las Partes copias de sus presentaciones ante el Juzgado Civil y Comercial Federal 7, Secretaría 14, de la Capital Federal (Buenos Aires, Argentina) (causa 3719/2014), y de las resoluciones judiciales dictadas en esa causa.
El 28 de octubre de 2014, la Demandante, en cumplimiento de la Orden de Procedimiento, envió al Centro copia de sus presentaciones ante el mencionado Juzgado y de las resoluciones judiciales dictadas. El 31 de octubre de 2014, el Demandado envió al Centro su respuesta a la Orden de Procedimiento, de la que surge que hasta entonces no efectuó presentaciones en la causa judicial mencionada.
4. Antecedentes de hecho
La Demandante, una empresa argentina que comenzó su actividad en 1922, es una sociedad anónima dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, y al transporte, refinación y comercialización de productos de gas y petróleo. La Demandante es líder en el sector de petróleo y gas, con una cuota de mercado del 35%, y emplea casi 45.000 personas.
La Demandante tiene una extensa red de estaciones de servicio que incluyen tiendas donde se venden productos masivos para consumidores. En 1998, la Demandante desarrolló un programa comercial denominado “YPF Serviclub”, por medio del cual los clientes que efectúen compras en las estaciones de servicio usando la tarjeta correspondiente al programa obtienen puntos (denominados “kilómetros”) que pueden canjear por descuentos en negocios así como por productos. El programa se promociona, entre otras vías, a través del sitio web “www.ypfserviclub.com.ar”. Actualmente el programa tiene más de 700.000 participantes.
La Demandante es propietaria de numerosos registros en Argentina de la marca denominativa SERVICLUB YPF, entre otros:
MARCA REG. No. FECHA REG. FECHA SOLICIT CLASE RENOV. DE MARCA Nª
SERVICLUB YPF 2055381 06/12/2005 31/05/2005 45 1561786
SERVICLUB YPF 2055380 06/12/2005 31/05/2005 44 1561786
SERVICLUB YPF 2055379 06/12/2005 31/05/2005 43 1561786
SERVICLUB YPF 2055378 06/12/2005 31/05/2005 42 1561786
SERVICLUB YPF 2128862 07/09/2006 08/05/2006 16 1599373
SERVICLUB YPF 2128863 07/09/2006 08/05/2006 35 1599372
SERVICLUB YPF 2128864 07/09/2006 08/05/2006 36 1599371
SERVICLUB YPF 2128865 07/09/2006 08/05/2006 41 1599371
Asimismo, la Demandante ha solicitado ante el Instituto de la Propiedad Industrial de Argentina (“INPI”) la renovación de varias marcas SERVICLUB que oportunamente le fueron concedidas.
El nombre de dominio en disputa <servi.club> fue registrado el 7 de mayo de 2014.
El 6 de julio de 2014, el Demandado envió un correo electrónico a la Sra. Capurro, funcionaria de la Demandante con el siguiente texto:
“De: Eduardo Fernandez “[…]@outlook.com.ar”
Enviado: domingo, 06 de julio de 2014 07:31 p.m.
Para: CAPURRO, DORIS
Asunto: SERVI.CLUB
Estimada Sra.Doris Capurro
Cumplimos en informarle que el dominio web WWW.SERVI.CLUB, cuya titularidad nos pertenece se encuentra próximo a salir a licitación a nivel nacional e internacional.
El mismo se encuentra debidamente registrado y en condiciones de ser transferido inmediatamente.
En caso que considere que el mismo puede ser útil para los propósitos comerciales de v/Empresa, no dude en contactarnos.
Muy atentamente,
Eduardo Fernández
“[…]@outlook.com.ar””
En agosto de 2014, la Demandante presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Federal 7, Secretaria 14 de la Capital Federal (Buenos Aires, Argentina), (Causa 3719/2014) una solicitud para que se bloquearan el acceso de usuarios de Internet a los sitios web correspondientes a los nombres de dominio <ypfserviclub.net>, <ypfserviclub.org> y del nombre de dominio en disputa <servi.club>. El 8 de agosto de 2014, el Sr. Juez Federal subrogante concedió con carácter preventivo la medida solicitada con relación a los tres nombres de dominio mencionados, fundando la medida en el Artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los “ADPIC” o, en inglés “TRIPS”).
El día 29 de octubre de 2014, el Experto trató de conectar su programa navegador con el sitio Web “www.servi.club”, y obtuvo como respuesta, “No se encontró el servidor. Firefox no puede encontrar el servidor en “www.servi.club”. El mismo día, el Experto buscó en la “Wayback Machine” del Internet Archive (“www.archive.org”) contenidos archivados del sitio web “www.servi.club” y obtuvo como respuesta “Hrm. La Wayback Machine no tiene archivada esa página”. Por lo demás, no hay evidencia alguna que el sitio Web “www.servi.club” haya estado alguna vez activo.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca SERVICLUB, y altamente confundible con su marca YPF SERVCLUB. El nombre de dominio en disputa confunde a usuarios de Internet que tienden a usar marcas como palabras descriptivas para buscar el programa Serviclub de YPF en la Red.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. (Las alegaciones de la Demandante sobre de la sobre derechos e intereses legítimos figuran en detalle en la sección 6.D. infra)
El nombre de dominio en disputa se registró y se está usando de mala fe. Como ya se dijo, las marcas SERVICLUB, YPF SERVICLUB y SERVICLUB YPF son bien conocidas en toda Argentina, ya que la mayor parte del público, gente en la Argentina - consumidores o no de los productos de YPF - sabría que esos son los nombres del programa de marketing administrado por la Demandante. Es claro que la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa fue sacar ventaja de la confusión entre el nombre de dominio en disputa y cualesquiera derechos potenciales de la Demandante, en lo que se puede encontrar mala fe.
La marca SERVICLUB se registró hace quince años y sigue registrada por YPF en varias clases. Algo similar vale para YPF SERVICLUB. Esto, más la circunstancia que ambas Partes residen en Argentina muestra claramente que el Demandado sabía de la existencia de esas marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa, y que dicho registro sólo puede considerarse como una maniobra para aprovecharse ilegalmente de las marcas de la Demandante y de sus iniciativas de marketing. Asimismo, la Demandante poseía varios nombres de dominio incluyendo “serviclub” bajo el dominio “.ar” antes que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, se ha comprobado la mala fe del Demandado en cuanto incurrió en el párrafo 4(b)(i) de la Política. Al respecto, la Demandante se refiere al email que el 6 de julio de 2014 el Demandado envió a la Sra. Capurro, funcionaria de la Demandante (ver sección 4 supra).
Hay varios hechos en este email que indican la mala fe del Demandado. Primero, el destinatario es la directora de comunicaciones y relaciones institucionales de la Demandante, es decir que el Demandado sabía a quién contactar para obtener lo que buscaba, y cómo conseguirlo. Segundo, el Demandado con este mensaje muestra que SERVICLUB es una marca bien conocida en Argentina, por lo que su elección para registrarla como nombre de dominio no puede haber sido casual. Eso se ve claramente cuando el Demandado escribe que “En caso que considere que el mismo puede ser útil para los propósitos comerciales de v/Empresa, no dude en contactarnos”. Es decir, que el Demandado estaba atento a las posibilidades comerciales del nombre de dominio en disputa. Aun cuando el email no fijó el importe pedido por el Demandado por la transferencia del nombre de dominio en disputa, se puede inferir que el mismo habría sido por un monto muy superior a los gastos “directamente incurridos”. La Demandante nunca respondió a ese email. Tercero, la mala fe se aprecia por la fecha en que se ofreció el nombre de dominio en disputa, sólo dos meses después del registro, con lo que se aprecia que no se estaba preparando el nombre de dominio en disputa para usarlo en conexión con una oferta de buena fe.
Finalmente, como se ha indicado por anteriores paneles, cuando un nombre de dominio está tan obviamente conectado con un demandante y sus marcas y servicios, su uso mismo por un demandado sin relación con el demandante sugiere que existe “mala fe oportunista”.
B. Demandado
En su Contestación a la Demanda el Demandado sostiene lo siguiente:
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en la certeza que se trata de un término descriptivo, estando formado por dos palabras de uso diario y común: “service” y “club”. Si la Demandante ha adoptado un término descriptivo como marca, debe aceptar que terceros puedan usar y registrar marcas y nombre de dominios que contengan el mismo o similar término, tal como “servi.club”.
El Demandado hizo un pre-registro el 1 de abril de 2014 y finalmente registró el nombre de dominio en disputa el 7 de mayo de 2014. El nombre de dominio en disputa estaba disponible y la entidad registradora aceptó el registro. El Demandado efectuó ese registro ya que tiene la intención de desarrollar un SERVIcio para residentes en country CLUBs. El nombre de dominio en disputa conviene perfectamente al proyecto comercial del Demandado.
El Demandado no actúa con mala fe. No pretende competir con el programa de recompensas de la Demandante, ni explorará, producirá o venderá gas o petróleo, ni ofrece el nombre de dominio a los competidores de la Demandante.
El Demandado ha encontrado muchos nombres de dominio conteniendo el término “serviclub”, tales como <serviclub.com>, <serviclub.net> (registrado el 29 de agosto de 2014, pocos días después de la demanda de la Demandante), <serviclubcard.com> (actualmente en venta), <ypfserviclub.com> (actualmente en venta), <serviclub.fr>, <serviclub.es>, <serviclub.ve>, y <serviclub.cn>. El Demandado está seguro de que más de uno de ellos no pertenece a la Demandante.
El Demandado ha encontrado en la red algunas compañías denominadas “serviclub”. En Paraná, Argentina, hay un negocio denominado “Servi-Club”. El Automóvil Club de Chile registró la marca SERVICIOS AUTOMOTRICES SERVICLUB. Hay muchas compañías denominadas “Serviclub” en Guatemala, México, España y otros países. Esto es una demostración de que “serviclub” es un término descriptivo, y por lo tanto la Demandante debe aceptar que terceros usen y registren el mismo u otro similar, como <servi.club>. No es lo mismo <ypfserviclub.com.ar> o <serviclub.com.ar> que <servi.club>.
Es verdad que el Demandado ha ofrecido el nombre de dominio en disputa a la Demandante el 6 de julio de 2014, 59 días después de haberlo registrado. Si el Demandado hubiera actuado con mala fe, como dice YPF, ¿por qué habría esperado tanto tiempo? El Demandado lo ofreció a YPF porque era una buena posibilidad de aumentar sus escasos ingresos. Si el Demandado hubiera actuado de mala fe, podría haber registrado muchos nombres de dominio conteniendo el término “serviclub”, bajo “.net” (que estaba disponible el 7 de mayo de 2014), “.co”, “.info”, “.tel”, “.biz”, “.bar”, “.me”, “.xxx”, “.me” o muchos otros, pero no lo hizo porque no los necesitaba. Sólo registró <servi.club> porque se ajustaba perfectamente a su futura actividad empresarial.
Alrededor de 5 días después que la Demandante presentara su Demanda, en una conversación telefónica con la Sra. Liefeldt, asesora legal de la Demandante, la Sra. Liefeldt preguntó al Demandado qué suma consideraba el Demandado para detener el procedimiento y transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante. El Demandado le dijo que eran suficientes 50.000 pesos argentinos (equivalentes a aproximadamente 57 tanques de combustible). La Sra. Liefeldt no respondió, pero su pregunta demuestra que la Demandante tenía la intención de negociar y comprar al Demandado el nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar la Demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe.
A. Cuestiones previas
A. Idioma del procedimiento
En la Orden de Procedimiento No. 1, el Experto decidió conforme al párrafo 11(a) del Reglamento que la Orden y esta decisión sobre el fondo del asunto se dicten en castellano por las siguientes razones:
i) Ambas partes están domiciliadas en Argentina, cuyo idioma oficial es el castellano.
ii) La copiosa prueba documental acompañada por la Demandante está mayormente en castellano.
iii) El correo electrónico que el 6 de julio de 2014 el Demandado envió a la Sra. Capurro, funcionaria de la Demandante, está redactado en castellano.
iv) En el párrafo 16 de la Demanda se indica que el 4 de agosto de 2014 la Demandante promovió ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 7, Secretaría 14, Expediente nº 3719/2014, una causa judicial que tramita en idioma castellano. Asimismo, refiere la Demandante, el Juzgado ha pedido que se le haga saber lo decidido en el presente procedimiento.
v) En el párrafo 15 de la Demanda, la Demandante ha elegido como jurisdicción mutua la del domicilio del Demandado en Argentina, ante la que debería tramitarse cualquier impugnación del Demandado contra una decisión del Experto con relación al nombre de dominio en disputa.
B. Procedimiento judicial previo
El Experto nota que la medida cautelar ordenada por el Juzgado Civil y Comercial Federal 7 de Buenos Aires, Argentina, en la causa 3719/2014 está dirigida a bloquear el acceso al sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa desde computadoras ubicadas en el territorio argentino, pero no afecta la titularidad del registro del nombre de dominio en disputa, con lo que resulta que tiene objeto y alcance distintos de los que tiene este procedimiento, en el que un panel administrativo debe resolver sobre el remedio solicitado por la Demandante: transferencia (o no) al aquí Demandante del nombre de dominio en disputa. Por ello, el Experto procede a dictar la presente Decisión sobre el fondo del asunto.
C. Idéntico o similar hasta el punto de la confusión
Mediante copias de los respectivos registros, la Demandante ha probado, a satisfacción del Experto, que es titular de varios registros en Argentina de la marcas YPF SERVICLUB. Ver sección 4 supra. Por otra parte, de la compulsa del sitio Web del INPI efectuada por el Experto, surge que la Demandante está tramitando ante el INPI la renovación de varias marcas SERVICLUB.1
La Demandada también ha probado que viene usando en el mercado sus marcas SERVICLUB para identificar un programa de fidelización de clientes de sus estaciones.
El Panel considera que carece de peso el argumento del Demandado según el cual porque el término “serviclub” está compuesto por dos palabras de uso común o de diccionario, “servi” y “club”, la expresión resultante de su conjunción tendría el mismo carácter. El Experto observa que los expertos que aplican la UDRP han considerado que una marca compuesta de términos genéricos no pierde por ello carácter distintivo, y por lo tanto puede usarse como marca. Ver p. ej., Colombiahosting S.A.S. c. Diego Alejandro Marin Galvis,
Caso OMPI No. D2012-1857 (“El Experto no considera que para efectos del primer requisito de la Política sean relevantes los argumentos presentados por el Demandado según los cuales el hecho de que la marca base de este procedimiento sea una marca mixta o que los términos que la componen puedan ser considerados genéricos impide la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. El hecho no controvertido de manera suficiente en relación con el primer requisito es que existe similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca COLOMBIA HOSTING.”)
Del cotejo del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante YPF SERVICLUB y SERVICLUB surge que, salvo por el punto ubicado entre las porciones “servi” y “club”, el nombre de dominio en disputa es letra por letra idéntico a esta marca ya que la ausencia del punto en la marca no afecta la impresión de identidad o por lo menos de similitud confundible. Ver Chernow Communications, Inc. v. Jonathan D. Kimball,
WIPO Case No. D2000-0119 (“el uso o ausencia de signos de puntuación, tales como guiones, no altera el hecho que un nombre sea idéntico a una marca”).
El Experto también considera indiferente a los efectos de determinar identidad o similitud confundible con una marca, que la misma se produzca adicionando al término “servi” el dominio de nivel superior (“TLD”) “.club”.
Por otra parte, puesto que el INPI ya ha concedido a la Demandante el registro de las marcas YPF SERVICLUB y SERVICLUB, se las debe considerar legítimas mientras no sean declaradas nulas. Aún si la resolución de renovación de las marcas SERVICLUB de la Demandante está pendiente, subsiste el hecho que el nombre de dominio en disputa, en tanto entre el dominio del segundo nivel “servi” en combinación con dominio del nivel superior “.club” forma íntegramente el término “serviclub” - término compuesto no genérico ni “de diccionario” - el mismo resulta similar hasta el punto de crear confusión con la marca YPF SERVICLUB de la Demandante, vigente y en uso.
Por lo tanto, el Experto considera probado el primer elemento de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política que es carga del demandante crear al menos una presunción o caso prima facie que el demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez que el demandante cumple con esa carga, toca entonces al demandado presentar alegaciones y evidencia de que tiene, al menos, algún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.
En el presente caso, la Demandante sostiene que el Demandado no ha registrado una marca conteniendo el término “serviclub” en ninguna clase, y que ninguna de las circunstancias del párrafo 4(c) de la Política se presenta en el caso. El Demandado no ha usado el nombre de dominio en disputa o un nombre de dominio correspondiente al mismo en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios.
De hecho, alega la Demandante, el sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa no está activo o disponible, lo que podría indicar que el Demandado no tiene intención de desarrollar el sitio Web y que ha registrado el nombre de dominio en disputa sólo para reservarlo. En ningún caso este sitio Web vacío podría caber en la definición de “oferta de buena fe de bienes o servicios” ya que el Demandado no está usando la página Web ni es el administrador del programa YPF SERVICLUB y no tiene derecho alguno sobre las marcas de YPF.
Alega la Demandante que el Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa. El término “serviclub” no es común en Argentina y sólo puede referirse al programa “Serviclub” administrado por YPF. En Argentina, donde el Demandado reside, SERVICLUB, YPF SERVICLUB y SERVICLUB YPF son términos generalmente reconocidos como marcas de YPF y como la denominación del programa de la Demandante, lo que era conocido por el Demandado cuando registró el nombre de dominio en disputa.
Concluye la Demandante que el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa sin intención de obtener una ganancia comercial, dado que lo está ofreciendo al mejor postor.
El Experto considera que estas alegaciones de la Demandante, en conjunto con la prueba existente en el expediente son aptas para constituir una presunción de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. En particular, la falta de todo uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado - salvo el hecho de haberlo ofrecido a la Demandante por una suma muy superior a los costos efectivos asociados con el registro - resulta reveladora de esa ausencia de derechos e intereses legítimos.
En opinión del Experto, el Demandado no ha conseguido desvirtuar esa presunción. El Demandado alega que registró el nombre de dominio en disputa porque tiene la intención de desarrollar un SERVIcio para residentes en country CLUBs, “proyecto comercial para el que se ajusta perfectamente el nombre de dominio en disputa”. Sin embargo, el Demandado no ha conseguido probar que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, conforme al párrafo 4(c)(i).
Si bien en abstracto la explicación del Demandado que el nombre “serviclub” parece apropiado para referirse “servicios a residentes en country clubs”, lo cierto es que el Demandado no ha acercado el menor elemento de prueba de que antes de que le llegara un aviso de la controversia haya utilizado el nombre de dominio en disputa para prestar dichos servicios, ni de que hubiera hecho algún preparativo para comenzar a prestarlos más adelante, con lo cual debe descartarse esta hipótesis.
Es más, tampoco hay prueba de que el nombre de dominio en disputa se haya utilizado en absoluto, salvo para ofrecerlo en venta a la Demandante para obtener un lucro muy apreciable, aprovechándose de que el nombre de dominio en disputa coincide con la reconocidas marcas SERVICLUB de la Demandante. Ver sección 4 supra, in fine.
El Experto observa que tampoco están presentes las demás circunstancias del párrafo 4(c) de la Política: no se ha probado que el Demandado sea conocido (comúnmente o no) por el nombre “serviclub”, ni el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa de modo leal o no comercial sin ánimo de lucro, dado que el único uso constatado es la mencionada oferta de venta a la Demandante.
Por último, carece de peso el argumento del Demandado según el cual registró el nombre de dominio en disputa porque “estaba disponible y la entidad registradora aceptó el registro”. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.,
Caso OMPI No. D2005-1139 (“El Panel no cree que se puedan fundar derechos o intereses legítimos a cualquier nombre de dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, todo registrante tendría derecho o interés legítimo por el solo registro, con lo que la Política –que requiere que un demandante pruebe que el titular del dominio carece de derechos o intereses legítimos- sería inaplicable en todos los casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe descartarse. Ver Christie’s Inc. v. Nicholas StirpeCaso OMPI No. D2001-0044, (“El simple registro únicamente no puede constituir tales derechos.”).
El Experto concluye que la Demandante ha probado que el Demandado carece de todo derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.
E. Registro y usado de mala fe
El Experto cree que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado conocía o debía conocer las marcas YPF SERVICLUB y SERVICLUB de la Demandante. En efecto, para descartar la hipótesis de una “casualidad milagrosa” basta considerar que el Demandado reside en el mismo país en que la Demandante tiene su sede social y lugar de negocios principal, y donde la Demandante, la compañía petrolera más importante de Argentina, opera una gran cantidad de estaciones de servicio así como el programa de fidelización de clientes protegido por aquellas marcas, por lo que sería extremadamente improbable que el registrante del nombre de dominio en disputa no conociera el programa “Serviclub” y las marcas de la Demandante. Por otra parte, la base de datos del INPI permite en forma libre, gratuita y sencilla a cualquier usuario de Internet, tal como el Demandado, buscar si existe una marca SERVICLUB y donde por cierto figuran las mencionadas marcas de la Demandante. Ver “https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp”, visitado por el Experto el 5 de noviembre de 2014.
De paso, el Experto observa que el Demandado no ha dicho que ignoraba la existencia de las marcas SERVICLUB de la Demandante y de su programa de comercialización “Serviclub”.
Por otra parte, el correo electrónico que el Demandado envió a la Demandante, Sra. Capurro, ofreciéndole el nombre de dominio en disputa, supone que el Demandado tenía conocimiento previo de las marcas YPF SERVICLUB y SERVICLUB de la Demandante, y que las tuvo en mira al registrar el nombre de dominio en disputa ya que daba por supuesto que el ofrecimiento interesaría a la Demandante. Todas estas circunstancias indican al Experto que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.
El Experto cree además que aunque en el mencionado correo electrónico no se haya indicado suma alguna, el ofrecimiento del nombre de dominio en disputa a la Demandante verosímilmente no era gratuito o sólo por una suma equivalente a los costos directamente asociados al registro. De hecho, en su Contestación a la Demanda el Demandado admite abiertamente que en una conversación telefónica posterior que mantuvo con la abogada de la Demandante, Sra. Liefeldt, al preguntar esta al Demandado cuánto pedía para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, el Demandado mencionó la cifra de 50.000 pesos argentinos, suma que sin duda excede largamente los costos de bolsillo directamente asociados al registro del nombre de dominio en disputa. Ver sección 5.B, supra.
El nombre de dominio en disputa parece no haber sido usado en absoluto, salvo el intento del Demandado de venderlo con ganancia a la Demandante. En consecuencia, queda claro que el Demandado “ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio”, que conforme al párrafo 4(b)(i) Política es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
El Experto recuerda que desde que comenzó a aplicarse la Política se consideró que, en circunstancias como las de este caso, el ofrecimiento del nombre de dominio en disputa en venta al propietario de la marca era un uso de mala fe del nombre de dominio. Ese tipo de ha sido considerado de mala fe desde la primera decisión dictada en aplicación de la Política. Ver World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,
Caso OMPI No. D1999-0001 (puesto que el demandado ofreció vender el nombre de dominio al demandante “por una remuneración mayor a cualesquiera costos efectivamente desembolsados directamente relacionados con el nombre de dominio”, el demandado ha “usado” el nombre de dominio de mala fe como se lo define en la Política).
De tal modo, la Demandante ha probado que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se está usando de mala fe.
7. Decisión
Por las razones precedentes, de acuerdo con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <servi.club>, sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 5 de noviembre de 2014
1 Está generalmente aceptado que, en los procedimientos UDRP, un experto pueda acceder por propia iniciativa a fuentes de información de acceso público para esclarecer cuestiones de hecho. Ver Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, 2ª edición (“Sinopsis de la OMPI, 2.0”) párrafo 4.5 (“¿Puede un panel hacer investigación independiente para llegar a una decisión? Opinión de consenso: Un panel puede llevar a cabo una investigación de hecho limitada sobre materias que están en registros a disposición del público si juzga que esto es necesario para tomar la decisión correcta. Esto puede incluir visitar el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa para obtener más información sobre el demandado y el uso del nombre de dominio, consultar un repositorio tal como el Internet Archive (en www.archive.com) para obtener una indicación acerca de cómo puede haberse usado un nombre de dominio en un momento relevante del pasado, revisar diccionarios o enciclopedias para determinar cualquier significado común, o acceder a su discreción a bases de datos de marcas en línea”).
