Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La société Publicis Groupe SA contre Marc Tourigny

Litige No. D2014-1184

1. Les parties

Le Requérant est La société Publicis Groupe SA de Paris, France, représenté à l’intèrne.

Le Défendeur est Marc Tourigny de Glasgow, Écosse, et Londres, Angleterre, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Roubaix, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <publicizz.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La société Publicis Groupe SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 juillet 2014. En date du 8 juillet 2014, le Centre a adressé une requête à OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 juillet 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Requérant a déposé un amendement le 15 juillet 2014, demandant que le nom de domaine litigieux lui soit transféré au lieu d’être radié.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 juillet 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une Réponse était le 5 août 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune Réponse. En date du 6 août 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 août 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société mère du groupe Publicis, actif dans le secteur de la publicité. Le Requérant est notamment titulaire de la marque semi-figurative suivante :

Celle-ci a été enregistrée le 16 octobre1997 sous le n° 97699758, en classe 35 pour désigner notamment les services de publicité.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 mars 2014. Le nom de domaine litigieux est utilisé pour un site web offrant des services de publicité.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, puisqu’il a été réservé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne l’origine des produits mis en vente sur ce site web.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la Plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la Plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est notamment le titulaire d’une marques nationale semi-figurative comportant l’expression “publicis”, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Cette marque du Requérant est antérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d’avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <publicizz.com> est semblable à la marque antérieure du Requérant. En effet, le nom de domaine reproduit l’élément verbal et dominant de la marque invoquée, à savoir l’expression “publicis”, à l’exception de la dernière lettre qui est remplacée par les lettres “zz”. En outre, comme le démontre le Requérant, il ressort de plusieurs décisions, respectivement rendues par le Directeur de l’INPI, par l’Association française pour le nommage Internet en coopération au travers de son Système de résolution de litiges, et par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, que le terme “publiciz” est considéré comme similaire au terme “publicis” au point de prêter à confusion. La Commission administrative considère que l’ajout d’un second “z” à la fin du mot est insuffisant pour écarter le risque de confusion.

Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est démontré.

B. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (primafacie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour déplacer la charge de la production au Défendeur (Voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement d’une marque comprenant le mot “publicis”, laquelle n’est pas contestée par le Défendeur et est antérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Enfin, selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination “publicizz”.

Le Défendeur n’a pas répondu à ces arguments. Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant démontre à suffisance que le Défendeur ne possède pas de droit ou d’intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ce qui n’est pas réfuté par le Défendeur.

La Commission administrative estime que le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc démontré.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd,Litige OMPI No. D2006-1052).

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine litigieux au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qui peuvent avoir été déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux,

(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) le nom de domaine litigieux est utilisé sciemment afin de tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine litigieux d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (Voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).

En l’espèce, il ressort des pièces apportées par le Requérant que le Défendeur est actif dans le même secteur que le Requérant, à savoir le secteur de la publicité, et ce notamment au travers de la société EANOV LTD dont il est le dirigeant. De plus, le Défendeur a déjà été impliqué dans des affaires l’opposant au Requérant, que ce soit en son nom personnel ou par l’entremise de sa société EANOV LTD.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence de droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement (Voir Spontin SA c. sig services, Com web services, A Consumer Service MutuWeb, Litige OMPI No. D2009-1281).

Ensuite, la Commission administrative constate que le 17 mars 2014, l’organisme responsable de la résolution des litiges des noms de domaine “.fr”, a ordonné la suppression du nom de domaine <publiciz.fr>, également enregistré par le Défendeur, principalement en vue de le vendre selon cet organisme.

Le nom de domaine litigieux <publicizz.com> a été enregistré le 25 mars 2014, soit huit jours après la décision susmentionnée.

Bien que le Requérant n’apporte pas de preuve claire quant à l’intention du Défendeur de vendre le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été réservé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne l’origine des produits, ou à tout le moins dans le but de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que le nom de domaine litigieux <publicizz.com> soit transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 26 août 2014