WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Fiba Holding A.S. v. Temp Organization / A. Tatlıcı

Dava No. D2013-1348

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu & Yaşar Law Office tarafından temsil edilen, Fiba Holding A.S.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Temp Organization / A. Tatlıcı’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <fibaemeklilik.com> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 26 Temmuz 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 29 Temmuz 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Temmuz 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri ayni olduğunu berlirtmiştir.

Merkez taraflara 9 Ağustos 2013 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 15 Ağustos 2013 tarihinde şikâyetin Türkçe çevirisini Merkez’e sunmuştur. Şu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e herhangi bir yorum sunulmamıştır. Bu yüzden, Merkez idari işlemi Türkçe olarak devam etmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

17 Ağustos 2013tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen sayın A. Tatlıcı’dan resmi Cevap olmayan iki e-posta almıştır.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Ağustos 2013’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 10 Eylül 2013 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. 11 Eylül 2013 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürün başlanmasını belirtmiştir.

Merkez, 18 Eylül 2013 tarihinde tek Hakem olarak Dilek Ustun Ekdial’ı atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden 1987’de Hüsnü M. Özyeğin tarafından kurulmuş olan ve Türkiye’nin sayılı büyük holding gruplarından birisi olan Fiba Holding Anonim Şirketi’dir.

Fiba Grup’un finansal hizmetler endüstrisindeki yatırımları bankacılık, leasing, faktoring, sigortacılık, NPL yönetimi ve özel sermaye fonu alanlarındadır. Grupun diğer yatırımları ise havacılık, mağazacılık, gayrimenkul, enerji, gemi inşası ve liman yönetimi alanlarındadır.

Şikayet Eden, 7 Ocak 1992’den bu yana FİBA’yı bir ticaret unvanı ve markası olarak kullanmaktadır. Şikayet Eden, 31 Aralık 2008 tarihinden korulan ve 19 Ekim 2010 tarihinde Türk Patent Enstitüsünde tescil edilmiş FIBA GROUP markasına,“fiba hayat”, “fibahayat”, “fiba emeklilik”, “fibaemeklilik” ve “fiba hayat ve emeklilik” ibarelerini içeren 13 Kasım 2012 tarihli marka başvurularına sahiptir.

İhtilaflı alan adı 5 Aralık 2011 tarihinde kaydettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Edenin iddiaları aşağıda belirtilmektedir (Şikayet Eden’nin dilekçe ve sunumlarından özetlenmiştir):

- İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden’nin ticaret unvanı ve markası olan “fiba” ibaresini içermektedir.

- “fiba” kelimesinin yanında yer alan “emeklilik” kelimesi ise herhangi bir ayırt edici anlama sahip değildir. İhtilaflı alan adının ana unsuru “fiba” ibaresi olduğundan dolayı, bu benzerliğin internet kullanıcıları arasında karışıklığa yol açmaktadır.

- “fiba” kelimesini içeren markaların bazıları şu şekildedir; 31 Aralık 2008’den bu yana 2008/74956 numarası ile FİBA GROUP (şekil) ve 31 Aralık 2008’den bu yana 2008/74955 numarası ile FİBA HOLDİNG (şekil) markalarıdır. Bu tescillere ilave olarak, Şikayet Sahibi “fiba” ibaresini içeren birkaç ticari marka başvurusuna sahiptir. Bunlardan birisi de “fiba emeklilik”tir.

- FİBA markası 1992 yıllından beri kullanılmakta olan ve Şikayet Eden’in firması ile özdeşleşmiş bir ibaredir.

Şikayet Eden ayrıca iddia eder ki, yaygın olarak Fiba ve Fiba Emeklilik adıyla tanınmamaktadır. Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Ayrıca Şikayet Edilen, “fiba” veya “fibaemeklilik” olarak isimlendirilmemekte ve bu yaygın olarak “fiba” veya “fibaemeklilik” olarak bilinmemektedir ve “fiba” ibaresini içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca Şikayet Edenin markalarının tanınmışlığı karşısında ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilene ait herhangi bir meşru hakkı olması mümkün değildir.

Son olarak; Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen kısa bir e-posta ile vermiş olduğu yanıt da, ihtilaflı alan adını kendisinin tescil ettirdiğini kabul etmiş, bununla birlikte kullanmadığını belirtmiştir ve ihtilaflı alan adının gelecekteki bir takım projeleri için tescil ettirdiğini beyan etmiştir. Ayrıca, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in “fiba emeklilik” ibaresini içeren marka başvurusu Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirmiş olduğu tarihten 18 ay sonra tescil başvurusunda bulunduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden Şikayet dilekçesini Merkez’e İngilizce sunmuştur. İhtilaflı alan adının tescil sözleşmesi Türkçedir. Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlem dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Tescil kayıt sözleşmesinde aksi belirtilmediği, Şikayet Eden’in Türkiye’de yerleşik olduğu ve faaliyet gösterdiği, ve istisnai bir durum bulunmadığı için, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dilinin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Kurallar, 15(a) maddesine göre Hakem Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Edenin aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adı Şikayet Edenin hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde bunlara benzerdir, ve;

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir, ve;

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır.

İşbu ihtilafın taraflarının mukim olduğu Türkiye’de 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/3 bendi uyarınca “tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise;

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa”

Hakem bu noktada, Politika`nın Şikâyet Eden’in özellikle tescilli bir ticaret ya da hizmet markasından kaynaklanan hak sahibi olmasını aramadığını, tescille elde edilmiş olmasını aramadan ticaret ve hizmet markasından kaynaklanan bir hakkın olmasını aradığını belirtmekte fayda görmektedir.

Hakem, tarafların ikamet ettiği ülke olan Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve kararnameler doğrultusunda “fiba” ibaresinin uzun zamandan bu yana gerek tescil ve gerekse kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı - her ne kadar “fiba emeklilik” için gerçekleştirilen marka tescil başvurularının tarihleri ihtilaflı alan adı tescil tarihinden sonra olsa dahi - dolayısıyla Şikayet Eden’in bu ibare üzerinde bir marka hakkı ihdas ettiği kanaatindedir.

Zira “emeklilik” kelimesinin tek başına ayırt edici bir özelliği bulunmamaktadır. Ayrica, benzer olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. TimGreen, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadenin “emeklilik” ifadesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adlı İnternet sitesinden FİBA markalı ürün ve hizmetlere ulaşabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Açıklanan nedenlerle, tarafların yerleşik olduğu ülke olan Türkiye’de geçerli bulunan ve yukarıda bahsi geçen kanun maddeleri de göz önüne alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in tescilli bir marka hakkına dayanmadığı ancak “fiba” ibaresinin Türkiye’de tescilsiz bir marka haline geldiği kanaatindedir.

Bunun yanı sıra, önceki hakemler genel üst seviye alan adı uzantılarının, mesela “.com”, önem arzeden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Hakem, “.com” son ekinin herhangi bir önem arzetmediği görüşündedir.

Bu vakiada, Hakem ihtilaflı alan adın Şikayet Eden’in tescilsiz FİBA markasıyla karıştırılma ihtimalı yaratacak kadar benzer olduğu kanaatindedir.

Bu sebeple ve Politika doğrultusunda, Şikayet Eden Politika’da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in “fiba” ibaresi üzerinde tescilli hakkı bulunmamasından ötürü, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve Şikâyet Edilenin, Şikâyet Eden’in bir lisansiyesi olmadığını ve Şikâyet Eden’e ait olan FİBA markasını kullanmak üzere Şikâyet Eden’in yetkisi ya da iznine de sahip olmadığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden bunun ötesinde ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir markaya ilişkin olmadığını iddia etmektedir.

Ayrıca Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği esnada Şikâyet Eden’in FİBA markası üzerinde hak sahibi olduğunun farkında olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden tanınmış bir şirket ve markadır. Şikâyet Edilen Türk vatandaşıdır ve Türkiye’de ikamet etmektedir. Şikâyet Edilen’in FİBA markalarından haberdar olmadığı söylenemez.

Hakem, Şikâyet Eden’in FİBA markası üzerindeki haklarını yeterli derecede ispat ettiğini ve ayrıca Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Edenin tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve Şikâyet Eden’in ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek amacıyla ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için kendi web sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

Hakem, dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, FİBA markasının tanınmışlık düzeyi ve bu tür markaların ve yukarıda bahsedilen alan adının yaygın ve yoğun kullanımları nedeniyle, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in bu tür markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Tüm bunların ötesinde tanınmış FİBA markasını içeren ihtilaflı alan adının pasif olarak elde bulundurulması ise gerçek marka sahibinin faaliyet alanına ilişkin hizmet vermesini bu alan adı aracılığı ile gerçekleştirmesini önlemektedir.

Hakem bu noktada Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 ve Cellular One Group v. Paul Brien, WIPO Dava No. D2000-0028 kararlarına atıfta bulunarak ihtilaflı alan adının pasif olarak elde bulundurulmasının kötü niyet belirtisi olduğunu kabul etmektedir. Zira, söz konusu kararlarda da belirtildiği gibi ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından meşru olarak kullanımı için akla yatkın bir durumu tasavvur etmek mümkün değildir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <fibaemeklilik.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Ustun Ekdial
Tek İdari Hakem
Tarih: 23 Ekim 2013