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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Happy Net S.r.l. v. Smart Eventi S.r.l.

Caso No. D2012-1788

1. Le parti

Il Ricorrente è Happy Net S.r.l. di Milano, Italia, rappresentato da MCM Avvocati Studio Legale, Italia.

Il Resistente è Smart Eventi S.r.l. di Milano, Italia, rappresentato da Sandri Studio Legale, Italia.

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato, <capodannomilano.org>, è registrato presso la società Server Plan Srl.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 6 settembre 2012 via email. Il 7 settembre 2012, il Centro ha trasmesso via email a Server Plan Srluna richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 7 settembre 2012, Server Plan Srl ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).

In data 18 settembre 2012, il Centro ha notificato il Ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro l’8 ottobre 2012.

Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale il 6 ottobre 2012.

Il Centro ha nominato, in data 15 ottobre 2012, Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio amministrativo ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con l’articolo 7 delle Norme.

In data 29 ottobre 2012, il Centro ha notificato alle parti la proroga della data della decisione, comunicando la nuova data del 5 novembre 2012 per l’invio della decisione del Collegio al Centro.

In data 19 ottobre 2012, il Ricorrente ha inviato al Centro a mezzo email copia di una lettera di diffida inviata al Resistente in data 18 novembre 2011, nella quale veniva contestato, per quanto attiene alla presente procedura, la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente, imputandoli ad atti di concorrenza sleale confusoria. Il Resistente ha indirizzato una comunicazione via email al Centro, il 22 ottobre 2012, richiedendo di non ammettere la nuova produzione documentale del Ricorrente, trasmessa fuori termine.

Nel valutare l’ammissibilità della documentazione supplementare del Ricorrente, il Collegio rileva che, in generale, la Policy e le Norme non prevedono il diritto di depositare nuove argomentazioni o prove successivamente alla presentazione del Ricorso. Tuttavia, il Collegio può valutare l’opportunità di richiedere ulteriori spiegazioni e documenti alle parti secondo gli articoli 10 e 12 delle Norme ovvero tenere in considerazione ai fini della procedura nuovi documenti di sia stata richiesta l’ammissibilità (si veda, in questo senso, The E.W. Scripps Company v. Sinologic Industries, Caso OMPI No. D2003-0447).

Secondo i principi adottati nelle precedenti decisioni dei collegi sulla base della Policy e delle Norme, ispirati, da un lato, alla necessità di garantire una rapida risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio – ove sia provata la sussistenza di determinati requisiti -, dall’altro, di garantire che la procedura venga amministrata in modo equo per entrambe le parti, ulteriori prove e produzioni documentali possono essere ammesse in circostanze eccezionali, come nel caso in cui una parte non poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’esistenza o della rilevanza dell’ulteriore documentazione al momento del deposito del ricorso e, in ogni caso, l’ammissibilità – in via eccezionale - della nuova produzione documentale non deve arrecare pregiudizio alla controparte nella procedura, alla quale pertanto, il Collegio ritiene dovrebbe essere concessa l’opportunità di replica.

Nel caso in esame, il Collegio rileva che non sono presenti circostanze eccezionali tali da giustificare l’ammissibilità della documentazione supplementare presentata dal Ricorrente a mezzo del proprio rappresentante, il quale poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’esistenza della diffida inviata dal Ricorrente al Resistente e ne ha tardivamente trasmesso copia al Centro. Tuttavia, il Collegio ritiene che, per le ragioni che saranno esposte nei paragrafi seguenti, il fatto che il Ricorrente abbia inviato una lettera di contestazione al Resistente anche in relazione al nome a dominio contestato ed i contenuti della stessa non siano in questo caso determinanti ai fini della valutazione del merito della presente disputa.

4. I presupposti di fatto

Il Ricorrente svolge servizi di informazione e prenotazione di eventi dedicati al Capodanno nella città di Milano ed è titolare del nome a dominio <capodannoamilano.it>, registrato il 7 novembre 2005. Il Ricorrente pubblica sul sito “www.capodannoamilano.it” il proprio portale di informazioni relativo alle proposte dei principali operatori attivi nell’organizzazione di eventi per il capodanno a Milano (come ristoranti, discoteche e location alternative, quali, ad esempio, castelli e ville), offrendo agli utenti la possibilità di acquistare biglietti per l’evento.

Il nome a dominio contestato <capodannomilano.org> è stato registrato il 22 novembre 2010 ed è reindirizzato sul sito “www.capodannomilano.org”, ove è pubblicato il portale di informazioni del Resistente, relativo ad eventi e proposte per il capodanno a Milano.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente informa il Collegio che nel dicembre 2007 il sito “www.capodannoamilano.it” ha registrato quasi 700.000 visualizzazioni e oltre 90 mila visite di utenti provenienti da 80 Paesi. Inoltre, i servizi “Capodanno a Milano” del Ricorrente sono stati anche oggetto di attività promozionale attraverso iniziative di web marketing e web promotion, come, ad esempio, il servizio AdWords di Google.

Il Ricorrente sostiene che, in virtù del successo del servizio di informazione e prenotazione erogato dalla Ricorrente attraverso il portale “www.capodannoamilano.it”, il segno CAPODANNO A MILANO è oggi divenuto un segno distintivo di titolarità del Ricorrente, un c.d. marchio non registrato/di fatto. Il segno CAPODANNO A MILANO avrebbe infatti acquisito un secondary meaning, in quanto i servizi del Ricorrente sono forniti “sotto” il marchio CAPODANNO A MILANO senza soluzione di continuità da oltre sette anni, il sito è stato oggi visualizzato 2 milioni e 500 mila volte e l’attività è costantemente oggetto di promozione via web.

Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è sostanzialmente identico al proprio nome a dominio <capodannoamilano.it>, dal quale si differenzia soltanto per l’assenza della lettera “a” posta tra le parole “Capodanno” e “Milano”, e per l’estensione (“.org” anziché “.it”).

Il Ricorrente sostiene che il Resistente non abbia alcun diritto sul nome a dominio contestato in quanto non avrebbe mai ricevuto dal Ricorrente licenza o autorizzazione all’utilizzo del marchio CAPODANNO A MILANO. Il Ricorrente indica inoltre che l’utilizzo del nome a dominio contestato da parte del Resistente – che, stando all’estratto del sito “www.capodannomilano.org” disponibile attraverso “www.archive.org”, sarebbe iniziato il 26 giugno 2011, oltre 6 anni dopo l’inizio dell’utilizzo del segno CAPODANNO A MILANO da parte del Ricorrente -, non ha (e non può avere) fatto sorgere alcun diritto in capo al Resistente.

Il Ricorrente sostiene che l’obiettivo principale della registrazione del nome a dominio contestato da parte del Resistente fosse (e sia tuttora) quello di creare confusione sul mercato al fine di sottrarre clienti al Ricorrente. La Resistente sarebbe infatti stata a conoscenza del segno CAPODANNO A MILANO della Ricorrente poiché anch’essa è un’operatrice del settore ed i suoi soci sono ex-soci di un’altra società, la Active Night S.r.l., di cui i soci del Resistente costituiscono oggi la compagine sociale.

Il Ricorrente sostiene che, all’inizio del 2010, il Resistente aveva intrapreso la propria attività di prenotazione di eventi di Capodanno a Milano attraverso un portale disponibile sul sito “www.milanolocali.it”; tuttavia, dopo qualche mese, in ragione dello scarso successo dell’iniziativa, la Resistente avrebbe registrato il nome a dominio contestato, sostanzialmente identico a quello del Ricorrente, al fine di inserirsi nella scia di notorietà del Ricorrente e del suo segno distintivo CAPODANNO A MILANO sviando la clientela della Ricorrente. Tale circostanza sarebbe confermata dal sensibile calo di visualizzazioni/visitatori del sito del Ricorrente dalla data di registrazione del nome a dominio contestato: se nel mese di dicembre 2009 il sito “www.capodannoamilano.it” ha registrato 512.244 visualizzazioni/98.265 visitatori, negli anni 2010 e 2011, con l’ingresso sul mercato del Resistente, il sito della Ricorrente avrebbe registrato, rispettivamente, 377.654 visualizzazione/83.492 visitatori (2010) e 380.738 visualizzazioni/84.357 visitatori (2011).

Quali ulteriori circostanze atte a provare la malafede del Resistente, il Ricorrente sostiene che questi abbia anche realizzato un portale il cui aspetto riprende in modo sostanziale quello del Ricorrente, in questo modo aumentando il rischio di confusione e di sviamento della clientela. Il Resistente avrebbe inoltre utilizzato illegittimamente la funzione “Business Place di Google”, eludendo le regole che disciplinano tale servizio e che escludono dalla fruizione le attività di intermediazione che non hanno una vera e propria sede “fisica” e garantendosi, attraverso tale servizio, una migliore visibilità e un posizionamento tra i primi risultati visualizzati attraverso il motore di ricerca Google. Il Resistente, dunque, avrebbe violato consapevolmente i principi di corretta e leale concorrenza ingenerando confusione nel consumatore/fruitore del servizio e un conseguente sviamento della clientela del Ricorrente.

B. Resistente

Il Resistente sostiene che il segno “Capodanno A Milano” utilizzato dal Ricorrente per contraddistinguere servizi legati al Capodanno a Milano, debba ritenersi un segno generico, privo di capacità distintiva, trattandosi di un’espressione acquisita al linguaggio corrente. Il Resistente cita tra le altre, a sostegno delle proprie argomentazioni, le seguenti decisioni: Tribunale di Torino, 12 agosto 2006 ord. In G.A.D.I 3102/03 (“Il marchio denominativo “Centro Commerciale dei laghi” e “parco commerciale dei laghi” sono privi di capacità distintiva in quanto descrittivi della tipologia dei locali gestiti dal titolare e del luogo in cui si trovano…”; Tribunale di Bari, 22 febbraio 2007 ord in G.A.D.I.5139/4 “il domain name <ilpiuminodanese> è privo di capacità individualizzante e come tale non è suscettibile di tutela giuridica…”); e Tribunale CE, 12 gennaio 2000 in proc T 19/99 (“il segno “Companyline” è privo di carattere distintivo per assicurazioni e affari finanziari poiché il termine “company” consente di capire che si è in presenza di un prodotto o di un servizio destinato alle società… e la parola “line” nel settore dei servizi assicurativi e finanziari indica una branca delle assicurazioni”).

In particolar modo, il termine “Capodanno” (da capo d’anno) indica il primo giorno dell’anno ed è un termine del linguaggio corrente, mentre la locuzione “a Milano” ha natura descrittiva del luogo ove si tengono, a capodanno, gli eventi organizzati dal Ricorrente. La loro combinazione nel segno “Capodanno A Milano” non sarebbe per nulla originale bensì la riproduzione integrale dell’espressione completa del linguaggio corrente, comprendente anche la “a” tra il termine “Capodanno” e “Milano”.

Il Resistente sottolinea inoltre che, facendo una rapida ricerca in Rete, viene confermato che l’espressione “Capodanno A Milano” è ampiamente utilizzata in senso descrittivo nel linguaggio corrente per denotare eventi o fatti relativi all’ultimo giorno dell’anno nella città di Milano. Il Resistente cita, a titolo esemplificativo, numerose pagine Facebook e siti indicizzati dal motore di ricerca Google afferenti ad eventi organizzati per il Capodanno a Milano nonché altri sei nomi a dominio costituiti dai termini “Capodanno” e “Milano” registrati in capo a terzi.

Il Resistente rileva che i segni generici, se impiegati da soli, non possono essere appropriati come marchio e quindi non è possibile rivendicarne un uso esclusivo; sostiene, quindi, che l’espressione “Capodanno a Milano”, in quanto generica e priva di capacità distintiva, debba ritenersi un segno non registrabile ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale (“non sono registrabili i marchi che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”).

Il Resistente aggiunge che, in ogni caso, il Ricorrente non ha provato di essere titolare di un segno distintivo di fatto composto dai termini “Capodanno a Milano”, non avendo dimostrato che il segno “Capodanno A Milano” ha acquisito un c.d. secondary meaning ex articolo 13 comma 2 e 3 del Codice di Proprietà Industriale, il quale richiede che “l’espressione di uso comune o generale o descrittiva abbia assunto un significato ulteriore di segno distintivo della provenienza dei prodotti o dei servizi da una certa impresa per effetto di un uso molto intenso, accompagnato da una penetrante pubblicità e dalla conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori” (Tribunale di Torino, sezione IX, 7 dicembre 2005).

Secondo il Resistente, la documentazione presentata dal Ricorrente non sarebbe idonea a dimostrare l’estensione e l’entità dell’uso effettivo del segno “Capodanno A Milano” in commercio; sarebbero, invece, idonei a tal fine documenti commerciali (ordini, fatture, listini di prezzi), materiale pubblicitario o promozionale ed altri documenti comprovanti una relazione diretta od indiretta tra il segno ed i servizi offerti, tale per cui si possa concludere che una cerchia più o meno larga di consumatori conosce il segno distintivo azionato ed è in grado di stabilire un’associazione tra “Capodanno A Milano” e il servizio della Ricorrente.

Il Resistente afferma che la medesima conclusione sarebbe raggiunta anche secondo l’orientamento prevalente presso l’OMPI, in quanto il Ricorrente non avrebbe dimostrato di avere un common law trademark o unregistered rights sull’espressione “Capodanno A Milano”.

Il Resistente conclude quindi che, essendo il segno vantato dal Ricorrente costituito da termini generici o descrittivi, non potrà essere ritenuto né identico, né simile al nome a dominio contestato; inoltre, essendo la prova dell’articolo 4(a)(i) della Policy un requisito essenziale per ottenere il trasferimento del nome di dominio contestato, la sua mancata prova da parte del Ricorrente comporterebbe l’irrilevanza per il Collegio di un esame dei presupposti di cui agli articoli 4(a)(ii) e (iii) della Policy, e che il Collegio debba procedere al rigetto del Ricorso.

Il Resistente argomenta comunque gli ulteriori due requisiti della Policy, indicando di avere un legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato in quanto lo utilizza in modo descrittivo dei servizi offerti relativamente ad eventi che si tengono a Milano nel Capodanno; sottolinea inoltre che anche altri nomi a dominio registrati da terzi, quali <capodannomilano.com> e <milanocapodanno.it>, usano la stessa espressione. Il Resistente afferma anche di avere utilizzato attivamente ed in buona fede il nome a dominio contestato sin dal 2010 per il proprio portale di vendita di eventi legati al capodanno a Milano.

In relazione al requisito della malafede, il Resistente sottolinea che la carenza di un valido segno distintivo dell’attività del Ricorrente rende di per sé inammissibile un giudizio sulla mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato.

Il Resistente rileva inoltre l’irrilevanza dei rapporti di tre dei quattro soci del Resistente con la società menzionata dal Ricorrente, la Active Night S.r.l., società estranea alla presente procedura ed inattiva, sottolineando che, nonostante quest’ultima presenti un’identità nella compagine sociale con il Ricorrente, la Policy chiaramente prevede che la mala fede deve essere posta a danno del Ricorrente.

Inoltre, il Resistente afferma che anche le ulteriori circostanze addotte a suo carico dal Ricorrente sono infondate o non provate, quali ad esempio la notorietà del Ricorrente o la circostanza che il calo delle visite al sito di quest’ultimo sia imputabile al Resistente. Del pari, qualsiasi argomentazione circa la somiglianza dei portali sarebbe del tutto irrilevante in quanto tutti i portali del settore sono identici e comunque non sussiste alcun diritto d’autore sul lay out in questione, definito dal Resistente “del tutto banale”.

Il Resistente aggiunge inoltre che sarebbe lecito chiedersi se il Ricorrente fosse effettivamente in buona fede nell’avviare la presente procedura in quanto, in data 4 novembre 2005, il Sig. Capogna (uno dei soci del Resistente) ha ceduto il nome a dominio <capodannoamilano.it> al Sig. A. Iannuzzi (attualmente socio al 50% del capitale sociale del Ricorrente). Successivamente, con scrittura privata del 13 dicembre 2005, quest’ultimo, riconoscendosi titolare al 100% del nome a domino, ha ceduto al Sig. Capogna il 10% del nome a dominio, che pertanto è in comproprietà tra il Sig. A. Iannuzzi ed il Sig. Capogna. Il Resistente sostiene che, considerato che il Sig. Capogna non ha mai ceduto il 10% del dominio <capodannoamilano.it> al Ricorrente, è pacifico ritenere che il Sig. A. Iannuzzi, nel costituire la società Ricorrente di cui è socio al 50% con il Sig. A. Cardamone (socio anche della Active Night S.r.l.), abbia ceduto a quest’ultima il nome a dominio, incurante del fatto che non vi fosse il consenso dell’altro co-titolare, come tale pretermesso. Secondo il Resistente sarebbe pertanto lecito domandarsi se il Ricorrente – in considerazione della titolarità del 50% del capitale sociale da parte del Sig. Iannuzzi -, sia effettivamente in buona fede, avendo avviato la procedura nei confronti di una società il cui socio è (ancora) co-titolare del nome a dominio, ed essendo l’acquisto dello stesso da parte del Resistente avvenuto in mala fede.

6. Motivi della decisione

L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.

L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio contestato debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

(i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed

(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente

Il Collegio ritiene che il Ricorrente non abbia provato il requisito di cui all’articolo 4(a)(i) della Policy. Il segno in relazione al quale il Ricorrente reclama un diritto esclusivo, “Capodanno A Milano”, è, infatti, costituito dalla combinazione di un termine generico “capodanno” e dalla locuzione “a Milano”, che nel loro insieme compongono l’espressione “Capodanno a Milano”, descrittiva del giorno dell’anno e del luogo in cui si tengono gli eventi promossi dal Ricorrente attraverso il proprio sito “www.capodannoamilano.it”.

Né è possibile dedurre, dalla documentazione presentata dal Ricorrente nel quadro della presente procedura, che tale espressione sia diventata un segno distintivo della Ricorrente o dei servizi da essa offerti.

Ai sensi delle precedenti decisioni rese in base alla Policy e dei principi applicabili alla presente controversia, per poter dimostrare che un segno abbia acquisito un secondary meaning e possa pertanto assurgere alla tutela come marchio di fatto, occorre infatti produrre idonea e ampia documentazione (documenti contabili, materiali pubblicitari, indagini demoscopiche ed indagini relative alla conoscenza del marchio presso i media) dalla quale il Collegio possa evincere chiaramente che, al di là del significato descrittivo nel linguaggio corrente dei prodotti ovvero dei servizi contraddistinti mediante tale segno, lo stesso abbia acquisito la capacità di assolvere anche una funzione distintiva.

In tal senso si vedano, tra le altre, le seguenti decisioni rese in base alla Policy: Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Caso OMPI No. D2001-0083 (“The mark AMERICAN BACKGROUND is obviously descriptive of Complainant’s services. Therefore, to establish common law rights, Complainant must prove secondary meaning. Relevant evidence of secondary meaning includes length and amount of sales under the mark, the nature and extent of advertising, consumer surveys and media recognition”); Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2006-1392; One Creative Place, LLC v. Kevin Scott, Caso OMPI No. D2006-0518, Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, supra; Thomas Pick aka Pick Inc. v. EUROPREMIUM LTD, Elaine Maria Gross, Caso OMPI No. D2008-1010 (“Two common methods of proving that one has established secondary meaning in respect of a particular trade mark are, (i) to demonstrate substantial use in the course of trade of the trade mark in question over a reasonable period (e.g. by producing details of sales and advertising expenditure and samples of one’s business literature, advertisements etc.); and (ii) to produce evidence of third party use of the trade mark to identify the trade mark claimant’s goods or services (e.g. correspondence from suppliers/customers, press cuttings etc); Code Academy LLC v. Ryzac, Inc. d/b/a Codecademy, Caso OMPI No. D2012-0857 (“Mindful of the limitations of the Policy, this Panel finds that on the basis of the limited record available in this matter, Complainant has not satisfied its burden to prove that it has rights in a relevant mark. In particular, Complainant has not provided any survey, focus group, or market data about consumers’ actual association of its marks with Complainant’s services, and Complainant has provided only limited evidence of advertising, sales volume, or other indicia of secondary meaning. Complainant’s evidence of its promotional efforts on websites such as “www.facebook.com” and “www.twitter.com” fall short of proving that consumers understand the marks to be indicators of source. To the contrary, much of the evidence in the record only shows that consumers continue to lack the requisite association and, thus, that the marks have not acquired sufficient secondary meaning”). Il Collegio osserva il paragrafo 1.7 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”).

Alla luce di quanto precede, non essendo stata provata l’esistenza di un diritto di privativa in capo al Ricorrente sul segno “Capodanno A Milano” come marchio, il Collegio non ritiene che sia necessario procedere ulteriormente con la valutazione se il nome a dominio contestato sia identico o simile al segno in esame, se il Resistente abbia diritto o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato e se sussista la malafede all’atto della registrazione e nell’uso dello stesso.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il rigetto del Ricorso.

Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 5 novembre 2012